孫某訴安徽某公司侵害實用新型專利權糾紛案-發(fā)明專利申請被駁回后就同一技術方案同日申請的實用新型專利權的侵權救濟
（2020）最高法知民終699號
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-2-160-042
關鍵詞
民事/侵害實用新型專利權/同一技術方案/同日申請/發(fā)明專利/駁回
基本案情
孫某訴稱：其為專利號為ZL20092024249X.X、名稱為“綠化箱”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人，安徽某公司實施了侵害涉案專利權的行為，故以涉案專利權利要求1-5為權利基礎，向安徽省合肥市中級人民法院提起訴訟，請求判令安徽某公司停止侵權、銷毀侵權產品及專用模具等并賠償其經濟損失和調查取證費用共計15萬余元。
安徽省合肥市中級人民法院認為，安徽某公司實施了侵權行為，但涉案專利保護期已經屆滿。
安徽省合肥市中級人民法院于2020年2月24日作出（2019）皖01民初2108號民事判決：一、安徽某公司于本判決生效之日起十五日內賠償孫某經濟損失及合理開支共計60000元；二、駁回孫某的其他訴訟請求。安徽某公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張孫某曾就相同技術方案同時申請發(fā)明專利和實用新型專利（即涉案專利），發(fā)明專利申請已因不符合授權條件被駁回，涉案專利評價報告亦顯示該專利不符合授予專利權的條件，請求撤銷原判，駁回孫某的訴訟請求。
最高人民法院于2020年12月29日作出（2020）最高法知民終699號民事判決：一、撤銷安徽省合肥市中級人民法院（2019）皖01民初2108號民事判決；二、駁回孫某的訴訟請求。
裁判理由
法院生效裁判認為：專利權依法受到法律保護，專利權合法有效且權利相對穩(wěn)定是其依法獲得保護的前提。專利權人有權實施其專利并依法禁止他人未經許可實施其專利技術，從而給發(fā)明創(chuàng)造提供必要的激勵。但是，對于不應獲得法律保護的技術方案，且被訴侵權人也明確據(jù)此抗辯被訴行為不構成侵權或其不應承擔侵權責任的，如果仍然支持其禁止他人實施，則顯失公平且亦有悖專利法的立法目的。對于同一申請人同日分別申請發(fā)明和實用新型專利權的同一技術方案而言，由于實用新型專利申請可以不經實質審查就授予專利權，而發(fā)明專利申請必須經過實質審查才可能授予專利權，故實踐中可能出現(xiàn)同一技術方案在發(fā)明專利申請審查過程中因被認定為不符合授權條件而被駁回或修改，但在實用新型專利申請過程中卻獲得了授權的情形。此種情形下，發(fā)明專利申請的審查結論是否影響實用新型專利權的保護，應根據(jù)具體情況做具體分析。一般來說，如果申請人認可相同技術方案的發(fā)明專利申請審查結論，或者相同技術方案的發(fā)明專利申請未采用對比文件以及因缺乏新穎性被駁回的，通?？梢宰鳛榕袛嘞嗤夹g方案的實用新型專利是否符合授權條件的依據(jù)，并可能對該實用新型專利是否應獲得民事保護產生實質影響。但是，如果相同技術方案的發(fā)明專利申請系因被認定不具備創(chuàng)造性而駁回，則應適當考慮發(fā)明專利和實用新型專利創(chuàng)造性要求的不同并做出不同處理。通常來說，如果相同技術方案的發(fā)明專利申請被認定不具備創(chuàng)造性時并未明顯超越實用新型專利授權條件的審查標準，例如在技術領域、對比文件數(shù)量上并未與實用新型專利授權條件的審查標準明顯不同，則發(fā)明專利申請的審查結論可以作為判斷相同技術方案的實用新型專利是否符合授權條件的依據(jù)，亦可能對該實用新型專利是否應獲得民事保護產生實質影響。本案中，孫某同日向國家知識產權局提交權利要求內容完全相同的實用新型專利和發(fā)明專利申請，國家知識產權局經實質審查認為該發(fā)明專利申請原申請文件記載的權利要求1、4-7不具備新穎性，權利要求2-3不具備創(chuàng)造性，并向孫某發(fā)出第一次審查意見通知書。孫某在收到第一次審查意見通知書后將原權利要求1-4合并為新的權利要求1，但是修改后的權利要求1-4依然被國家知識產權局作出的駁回決定認定為不具備創(chuàng)造性。換言之，國家知識產權局已認定該發(fā)明專利申請原申請文件記載的權利要求2、3不具備創(chuàng)造性，權利要求1、4、5不具備新穎性，且孫某在收到第一次審查意見通知書后將原權利要求1-4合并為新的權利要求，可見孫某也認可第一次審查意見中關于原權利要求1-4不具備新穎性或創(chuàng)造性的認定。雖然發(fā)明和實用新型專利的創(chuàng)造性要求存在差異，但這種差異主要體現(xiàn)在現(xiàn)有技術的技術領域及對比文件的數(shù)量上，而本案孫某就涉案實用新型專利技術方案同日提交的發(fā)明專利申請的權利要求2、3被第一次審查意見通知書認定為不具備創(chuàng)造性時，僅使用了一份對比文件即對比文件2，且該對比文件2與本案實用新型專利的技術領域相同，同時該對比文件2也是認定上述發(fā)明專利權利要求1不具備新穎性的同一份對比文件，因此本案不存在因發(fā)明和實用新型專利創(chuàng)造性要求的不同導致不能授予發(fā)明專利權保護的技術方案可能被授權實用新型專利權保護的情形。此外，國家知識產權局出具的專利權評價報告也顯示涉案專利權效力不穩(wěn)定。在侵害實用新型專利權訴訟中，專利權人據(jù)以主張權利保護的實用新型專利如果有極大可能屬于不應獲得授權的技術方案，則其也不屬于專利法保護的“合法權益”，不應對其予以保護。綜合考慮上述情形，且目前已過有效保護期，涉案專利不屬于專利法保護的“合法權益”。因此，孫某依據(jù)涉案專利權利要求1-5提出的訴訟請求，應當全部予以駁回。
裁判要旨
當事人就同一技術方案同日申請發(fā)明專利和實用新型專利，發(fā)明專利申請因不具備新穎性或者基于相同技術領域的一篇對比文件被認定不具備創(chuàng)造性而未獲授權且其法律狀態(tài)已經確定，當事人另行依據(jù)授權的實用新型專利請求侵權損害救濟的，人民法院不予支持。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第11條第1款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第11條第1款）
一審：安徽省合肥市中級人民法院（2019）皖01民初2108號民事判決（2020年2月24日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知民終699號民事判決（2020年12月29日）
