青海某生態(tài)治沙有限公司訴青海某農(nóng)林有限公司、某縣林業(yè)和草原局、青島某工程咨詢有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案-專利共同實施者的認定
（2020）最高法知民終212號
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-2-160-004
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民事/侵害發(fā)明專利權(quán)/招投標/共同使用/共同實施者
基本案情
青海某生態(tài)治沙有限公司（以下簡稱某生態(tài)治沙公司）訴稱：其為專利號為201310524933.*、名稱為“懸袋形高立式攔沙網(wǎng)及其施工方法”的發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）的獨占實施被許可人。青海某農(nóng)林有限公司（以下簡稱某農(nóng)林公司）在其中標涉案工程施工過程中使用了落入涉案專利權(quán)保護范圍的方法，青海省某縣林業(yè)和草原局（以下簡稱某縣草原局）系涉案工程發(fā)包方，青島某工程咨詢有限公司（以下簡稱某工程咨詢公司）系招標文件的制作方。故請求判令：某農(nóng)林公司賠償損失4454764.5元，某縣草原局和某工程咨詢公司承擔連帶責任。
某農(nóng)林公司辯稱：某農(nóng)林公司屬于中標單位，中標人要按照招標文件進行施工。涉案工程招標文件對于施工有嚴格的技術(shù)要求，包括參數(shù)、步驟等。某縣草原局在施工現(xiàn)場有技術(shù)人員督促，某農(nóng)林公司必須嚴格按照涉案工程招標文件施工，否則會構(gòu)成違約。作為施工方，某農(nóng)林公司對施工技術(shù)方法具有合法來源，且對于是否侵權(quán)并不知情，不應(yīng)承擔責任。某農(nóng)林公司就涉案工程未盈利，某生態(tài)治沙公司主張的賠償金額缺乏事實和法律依據(jù)。
被告某縣草原局辯稱：涉案工程的方案是案外人某林業(yè)工程咨詢中心編制完成，某縣草原局并不知道是否侵權(quán)。某林業(yè)工程咨詢中心才是本案利害關(guān)系人，某縣草原局不應(yīng)當承擔連帶責任。
被告某工程咨詢公司辯稱：某工程咨詢公司是第三方機構(gòu)，按照某縣草原局委托進行招投標工作，不應(yīng)當承擔侵權(quán)責任。
法院經(jīng)審理查明：某生態(tài)治沙公司獲得涉案專利獨占實施許可。2017年10月16日，就某治理工程，某縣草原局與某工程咨詢公司簽訂招標代理合同，某縣草原局委托某工程咨詢公司為招標代理機構(gòu)，承擔招標代理工作。某工程咨詢公司依據(jù)某縣草原局提供的資料編制了招標文件。該該招標文件投標人須知中明確沒有實質(zhì)性響應(yīng)招標文件技術(shù)要求的投標將被否決。某農(nóng)林公司中標了涉案工程的投標，與某縣草原局簽訂施工合同并開始施工。施工合同明確約定施工必須嚴格按照項目作業(yè)設(shè)計要求進行施工，按照施工順序，上一步分項工程完工后，必須報駐現(xiàn)場監(jiān)理工程技術(shù)人員檢查完畢合格后，方可進行下一步工序的施工，合同價款為12011293.15元。2018年7月，某生態(tài)治沙公司認為某農(nóng)林公司在涉案工程中使用懸袋形高立式攔沙網(wǎng)和施工方法完全仿造涉案發(fā)明專利，向青海省知識產(chǎn)權(quán)局提出專利侵權(quán)糾紛處理請求。青海省知識產(chǎn)權(quán)局作出處理決定書，認定某農(nóng)林公司使用的施工方法落入專利權(quán)保護范圍，某農(nóng)林公司的使用行為構(gòu)成侵權(quán)，立即停止使用侵權(quán)施工方法。某農(nóng)林公司不服該處理決定書向青海省西寧市中級人民法院提起行政訴訟，要求撤銷青海省知識產(chǎn)權(quán)局作出的處理決定書，后又以不能提交新證據(jù)為由申請撤回起訴，青海省西寧市中級人民法院作出（2018）青01行初102號行政裁定，準許某農(nóng)林公司撤回起訴。
青海省西寧市中級人民法院于2019年11月28日作出（2019）青01知民初18號民事判決：一、某農(nóng)林公司于判決生效后十日內(nèi)賠償某生態(tài)治沙公司12萬元；二、駁回某生態(tài)治沙公司對某縣草原局、某工程咨詢公司的訴訟請求。宣判后，某生態(tài)治沙公司以某縣草原局明知招標文件中的施工方法侵害了涉案專利權(quán)，仍要求施工企業(yè)必須使用其指定方法，該指定使用方法的行為屬于與某農(nóng)林公司共同實施涉案專利的直接侵權(quán)行為，應(yīng)當承擔侵權(quán)責任等為由，提起上訴。最高人民法院于2020年12月29日作出（2020）最高法知民終212號民事判決：一、撤銷青海省西寧市中級人民法院（2019）青01知民初18號民事判決；二、某農(nóng)林公司、某縣草原局于判決生效之日起十日內(nèi)賠償某生態(tài)治沙公司經(jīng)濟損失45萬元；三、駁回某生態(tài)治沙公司的其余訴訟請求。
裁判理由
法院生效裁判認為：“使用”涉案專利方法的行為不僅僅限于直接實現(xiàn)涉案專利技術(shù)方案的行為，而應(yīng)當結(jié)合被訴侵權(quán)人的具體行為進行分析判斷。本案中，某縣草原局作為涉案工程的發(fā)包方，在招標文件中明確記載了落入涉案專利權(quán)保護范圍的施工方法且明確將實施涉案施工方法作為中標的條件之一，在其與某農(nóng)林公司簽訂的施工合同中亦明確約定“施工單位必須嚴格按照項目作業(yè)設(shè)計要求進行施工，按照施工順序”。雖然最終實際實施落入涉案專利權(quán)保護范圍的施工方法的行為人系某農(nóng)林公司，但某縣草原局在涉案工程招標文件以及涉案工程施工合同中均對投標方/中標方使用施工方法有明確要求，且該施工方法落入涉案專利權(quán)的保護范圍，實質(zhì)上系某縣草原局的上述行為決定了最終施工技術(shù)方案的實施。因此，某縣草原局的上述行為系使用了涉案專利方法。此外，從某縣草原局與某農(nóng)林公司之間就涉案工程進行招標、投標、中標并簽訂涉案工程施工合同的過程來看，應(yīng)當認定雙方之間存在使用涉案專利方法的共同意思，故應(yīng)當認定雙方共同實施了使用涉案專利方法的行為。
裁判要旨
招投標關(guān)系中指定技術(shù)方案的招標方實質(zhì)上決定了專利技術(shù)方案的實施，其與中標方等直接實施專利的主體構(gòu)成專利共同實施者。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第11條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第11條）
《中華人民共和國民事訴訟法》第177條第1款第2項（本案適用的是2017年7月1日施行的《中華人民共和國民事訴訟法》第170條第1款第2項）
一審：青海省西寧市中級人民法院（2019）青01知民初18號民事判決（2019年11月28日）
二審：最高人民法院（2020）最高法知民終212號民事判決（2020年12月29日）
