深圳某電子公司訴東莞某電子科技公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案-限縮性陳述對于引用被限縮權(quán)利要求的其他權(quán)利要求保護范圍的影響
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-2-160-009
關(guān)鍵詞
民事/侵害實用新型專利權(quán)/專利權(quán)無效/限縮性陳述/保護范圍/從屬權(quán)利要求
基本案情
深圳某電子公司系專利號為201520064963.8、名稱為“空心對管軸鍵盤”的實用新型專利的專利權(quán)人，訴稱：東莞某電子科技公司未經(jīng)專利權(quán)人許可，制造、銷售、許諾銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)的保護范圍，侵害了涉案專利權(quán)。故請求判令東莞某電子科技公司停止侵害并賠償經(jīng)濟損失50萬元、維權(quán)合理開支5萬元。
東莞某電子科技公司辯稱：被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護范圍。
法院經(jīng)審理查明：2019年3月4日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第39285號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第39285號決定），宣告涉案專利權(quán)利要求1、2無效，在權(quán)利要求3-10的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。2021年12月3日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第52894號決定，宣告涉案專利權(quán)利要求3-7無效，在權(quán)利要求8-10的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利有效。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院認為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護范圍，被訴侵權(quán)產(chǎn)品并未侵害涉案專利權(quán)，于2021年8月17日作出（2020）粵73知民初658號民事判決：駁回深圳某電子公司的全部訴訟請求。深圳某電子公司不服，以被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求3、4、5、8的保護范圍，構(gòu)成侵權(quán)為由，提起上訴。最高人民法院于2023年10月23日作出（2022）最高法知民終681號民事判決：一、撤銷廣州知識產(chǎn)權(quán)法院(2020)粵73知民初658號民事判決；二、駁回深圳某電子公司基于專利號為201520064963.8，名稱為“空心對管軸鍵盤”的實用新型專利權(quán)權(quán)利要求3、4部分的起訴；三、駁回深圳某電子公司基于專利號為201520064963.8，名稱為“空心對管軸鍵盤”的實用新型專利權(quán)權(quán)利要求5、8部分的上訴請求；四、駁回深圳某電子公司的其余訴訟請求。
裁判理由
法院生效裁判認為，關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求3、4、5、8的保護范圍，本案中，深圳某公司主張保護涉案專利權(quán)利要求3、4、5、8。2021年12月3日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第52894號決定，宣告涉案專利權(quán)利要求3-7無效，在權(quán)利要求8-10的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。據(jù)此，依據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，應(yīng)在專利侵權(quán)訴訟中駁回深圳某公司權(quán)利要求3、4、5這一部分的起訴。雖然涉案專利權(quán)利要求1、2、3、4、5已被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效，但涉案專利權(quán)利要求1為獨立權(quán)利要求，權(quán)利要求2、3、4、5、8為從屬權(quán)利要求，其中權(quán)利要求2引用權(quán)利要求1，權(quán)利要求3引用權(quán)利要求2，權(quán)利要求4引用權(quán)利要求3，權(quán)利要求5引用權(quán)利要求1至4任一項，權(quán)利要求8引用權(quán)利要求5，因此，為評述被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入權(quán)利要求8的保護范圍，同樣需對被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求1、2、3、4、5進行認定。
經(jīng)審查，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備涉案專利權(quán)利要求3的技術(shù)特征，但并不具備權(quán)利要求5的技術(shù)特征。由于權(quán)利要求8系權(quán)利要求5的從屬權(quán)利要求，在權(quán)利要求5在后續(xù)無效程序中被無效后，是否應(yīng)當繼續(xù)適用禁止反悔原則，適用于繼續(xù)維持有效的權(quán)利要求8。對此，首先，權(quán)利要求8系權(quán)利要求5的從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求8的技術(shù)特征包括權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征中的“所述開關(guān)軸的底部形成有一向下延伸且在所述開關(guān)軸被壓下時穿出下蓋的底面并阻斷所述光路的導(dǎo)柱”的技術(shù)特征，因此，在權(quán)利要求5因適用禁止反悔原則而判斷不具備該附加技術(shù)特征的情況下，權(quán)利要求8同樣應(yīng)當適用禁止反悔原則而判定不具備前述技術(shù)特征。其次，在權(quán)利要求5被無效后，雖然表面上看起來權(quán)利人已經(jīng)不再從權(quán)利要求5獲益，因而不應(yīng)適用禁止反悔原則。但應(yīng)當看到，當事人曾經(jīng)客觀上在無效程序上作出過表述，并且在后續(xù)的侵權(quán)程序中主張過權(quán)利要求5,曾因權(quán)利要求5的維持有效獲利，即使后續(xù)權(quán)利要求5被無效了，亦應(yīng)當適用禁止反悔原則，否則有違公平原則。最后，禁止反悔原則是對等同原則的進一步限定，最終確定權(quán)利要求的保護范圍，一項權(quán)利要求保護范圍確定后，不應(yīng)因其被無效而對其保護范圍產(chǎn)生影響，亦不應(yīng)隨著該權(quán)利要求的無效而影響其從屬權(quán)利要求的保護范圍。
綜上，一項權(quán)利要求經(jīng)過專利權(quán)人在無效程序中為維持權(quán)利要求有效性，進行限縮解釋后，所確定的保護范圍，即使該項權(quán)利要求在后續(xù)的無效程序中被宣告無效，仍適用于其從屬權(quán)利要求的保護范圍的限定。因此，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)方案未落入權(quán)利要求5的保護范圍的情況下，亦未落入權(quán)利要求5從屬權(quán)利要求8的保護范圍。因被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利繼續(xù)維持有效的權(quán)利要求8的保護范圍，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未侵害涉案專利權(quán)，因此不應(yīng)承擔侵權(quán)損害賠償責(zé)任。
裁判要旨
專利權(quán)人在無效宣告請求審查程序中對一項權(quán)利要求作出限縮解釋時，即使該權(quán)利要求最終被宣告無效，有關(guān)限縮解釋仍適用于引用該權(quán)利要求的其他權(quán)利要求。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第64條第1款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第59條第1款）
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條、第7條
《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第2條
一審：廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）粵73知民初658號民事判決（2021年8月17日）
二審：最高人民法院（2022）最高法知民終681號民事判決（2023年10月23日）
