海某集團(tuán)訴無錫某科技有限公司專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛案-PCT申請效力終止時有關(guān)權(quán)屬糾紛的處理
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-2-160-006
關(guān)鍵詞
民事/專利申請權(quán)權(quán)屬/PCT申請/效力終止/訴的利益
基本案情
海某集團(tuán)訴稱：無錫某科技有限公司（以下簡稱無錫某公司）于2016年5月30日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出某發(fā)明專利申請，申請公布日為2016年8月24日。海某集團(tuán)于2018年5月對無錫某公司提起專利申請權(quán)權(quán)屬訴訟，主張前述發(fā)明專利申請權(quán)為海某集團(tuán)所有，生效判決已確認(rèn)該發(fā)明專利申請權(quán)為海某集團(tuán)所有?，F(xiàn)海某集團(tuán)發(fā)現(xiàn)國際申請?zhí)枮镻CT/CN2016/085430、國際公布號為WO/2017/206199、名稱為“一種測量濕氣中氣油水三相質(zhì)量流量的測量裝置及測量方法”的發(fā)明專利，與另案前述發(fā)明專利二者背景技術(shù)、摘要、權(quán)利要求、說明書及附圖完全相同，系同一技術(shù)方案，因此訴請涉案專利PCT申請歸海某集團(tuán)所有。
無錫某公司辯稱：專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛系確認(rèn)之訴，確認(rèn)之訴必須具有訴訟救濟(jì)利益，而本案訴訟之時，涉案專利PCT申請在包括中國在內(nèi)的所有PCT成員國或地區(qū)的效力均已終止，本案確權(quán)申請對現(xiàn)實或未來的法律地位不再產(chǎn)生影響，海某集團(tuán)的請求已無實際利益，請求駁回海某集團(tuán)的起訴。
法院經(jīng)審理查明：無錫某公司于2016年5月30日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出某發(fā)明專利申請，申請公布日2016年8月24日。海某集團(tuán)于2018年5月對無錫某公司提起專利申請權(quán)權(quán)屬訴訟，主張上述發(fā)明專利申請權(quán)為海某集團(tuán)所有。江蘇省蘇州市中級人民法院作出（2018）蘇05民初539號民事判決，確認(rèn)該發(fā)明專利申請權(quán)歸海某集團(tuán)所有。無錫某公司不服，提出上訴后，江蘇省高級人民法院作出（2019）蘇民終237號民事判決，駁回上訴，維持原判。
無錫某公司于2016年5月30日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出涉案發(fā)明專利申請，并于2016年6月12日以涉案專利申請為優(yōu)先權(quán)，依照基本相同的權(quán)利要求書、說明書、附圖，依據(jù)《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty，以下簡稱PCT）向世界知識產(chǎn)權(quán)組織（World Intellectual Property Organization，以下簡稱WIPO）國際局提出國際申請，后WIPO國際局公布上述申請，公布的專利文件包括測量裝置的正視圖、橫截面剖視圖、側(cè)視圖、縱截面剖視圖，與前案訟爭專利說明書的4個附圖完全相同。2017年7月17日涉案PCT申請進(jìn)入歐洲國家階段，2018年1月17日歐洲專利局公布了該歐洲專利申請，2019年1月11日被視為撤回。2017年7月19日涉案PCT申請進(jìn)入美國國家階段，2019年7月18日美國專利商標(biāo)局公布了該美國專利申請，申請人及發(fā)明人與涉案PCT申請相同，于2021年2月9日被授予專利權(quán)。涉案PCT申請未進(jìn)入中國國家階段。
江蘇省蘇州市中級人民法院于2022年9月13日作出（2022）蘇05民初230號民事判決：國際申請?zhí)枮镻CT/CN2016/085430、國際公布號為WO/2017/206199、名稱為“一種測量濕氣中氣油水三相質(zhì)量流量的測量裝置及測量方法”的發(fā)明專利的PCT申請歸海某集團(tuán)所有。無錫某公司不服，提出上訴，主張涉案PCT申請在包括中國在內(nèi)的所有PCT成員國或地區(qū)的效力均已終止，海某集團(tuán)的請求已無實際利益，應(yīng)當(dāng)駁回海某集團(tuán)的訴訟請求。最高人民法院于2023年6月28日作出（2023）最高法知民終428號民事判決，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，海某集團(tuán)對涉案PCT申請權(quán)歸屬確認(rèn)之訴具有訴的利益。雙方訴爭系確認(rèn)之訴，確權(quán)之訴的訴訟目的在于確認(rèn)當(dāng)事人之間有爭議的民事法律關(guān)系、特定法律事實是否存在或者存在的具體狀態(tài)，以使當(dāng)事人之間的法律關(guān)系得以確定，法律地位得以安定。提起確認(rèn)之訴必須具有訴的利益，即需要訴訟救濟(jì)或保護(hù)的法律利益。對原告而言，當(dāng)其權(quán)利或法律地位處于現(xiàn)實的不安狀態(tài)，且司法裁判是消除該不安狀態(tài)的適當(dāng)且必要的救濟(jì)途徑時，即具有確認(rèn)之訴的利益。
具體到本案，首先，本案具有導(dǎo)致海某集團(tuán)合法權(quán)益受損的現(xiàn)實不安狀態(tài)。其一，PCT申請是根據(jù)《專利合作條約》提出的專利申請，PCT申請權(quán)能夠給申請人帶來程序便利的利益。PCT申請對應(yīng)可能存在的外國或其他地區(qū)專利局的專利授權(quán)，在其效力終止前，具有合理的可期待的授權(quán)可能性，其權(quán)利人因此享有一定的現(xiàn)實利益，他人未經(jīng)許可提出PCT申請，構(gòu)成對權(quán)利人權(quán)益的侵害。其二，PCT申請分為國際階段和國家階段兩個獨立的階段，《專利合作條約》第22條規(guī)定，申請人應(yīng)在不遲于自優(yōu)先權(quán)日起30個月屆滿之日，向每個指定局提供國際申請的副本及其譯本，并繳納國家費用。該條約對PCT申請進(jìn)入國家階段的適用期限作出規(guī)定，同時也規(guī)定了各成員國可以按照其本國法所許可的理由，對期限的任何延誤予以寬恕。本案中，雖然根據(jù)我國專利法及實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，涉案PCT申請因未在規(guī)定期限內(nèi)辦理進(jìn)入我國國家階段的手續(xù)致使其在我國的效力終止，但不排除其在其他國家或地區(qū)獲得實質(zhì)審查并進(jìn)而獲得專利授權(quán)的可能性。即使涉案PCT申請在所有PCT成員國或地區(qū)的效力均終止，其可期待的授權(quán)可能性確定地歸于消滅，但是，對由此導(dǎo)致的程序便利利益喪失以及相關(guān)現(xiàn)實利益損害，權(quán)利人可以尋求救濟(jì)。其三，涉案PCT申請文件已在WIPO及其網(wǎng)站記錄并公示，公開的申請人信息為無錫某公司，此申請信息與已為生效判決所認(rèn)定的某發(fā)明專利申請權(quán)歸屬于海某集團(tuán)的信息不一致，在二者屬同一發(fā)明創(chuàng)造的情況下，該公開信息的不一致使該發(fā)明創(chuàng)造所有人的法律地位處于不確定狀態(tài)，進(jìn)而導(dǎo)致相關(guān)公眾對該發(fā)明創(chuàng)造的所有人產(chǎn)生錯誤認(rèn)知，使權(quán)利人的商譽(yù)及合法權(quán)益受到影響。綜上，海某集團(tuán)在本案法律地位的確認(rèn)，是其主張相關(guān)現(xiàn)實的或者將來的合法權(quán)益的基礎(chǔ)，涉案PCT申請權(quán)歸屬的不確定導(dǎo)致其處于合法權(quán)益受損的現(xiàn)實不安狀態(tài)。
其次，本案具有裁判的必要性和適當(dāng)性。在PCT申請已受理的情況下，在一定期限內(nèi)實際權(quán)利人可以根據(jù)WIPO規(guī)則要求變更申請人，但就本案而言，因涉案PCT申請超過了《專利合作條約實施細(xì)則》第92條之二規(guī)定的在國際局辦理變更手續(xù)的期限，已無法通過自行申請方式變更申請人，也不存在其他救濟(jì)渠道。如果海某集團(tuán)確系涉案PCT申請權(quán)的實際權(quán)利人，其真實法律地位在WIPO公開的申請人信息中無法體現(xiàn)，而在涉案PCT申請權(quán)未經(jīng)生效裁判確定之前，其無法以自己名義尋求其他救濟(jì)途徑以使其合法利益得到保護(hù)。在此情況下，通過司法確認(rèn)PCT申請權(quán)的歸屬可以使當(dāng)事人的真實法律地位得以確定，并有助于對現(xiàn)實或?qū)砑m紛的徹底解決，給予實際權(quán)利人以保護(hù)和救濟(jì)。本案中，涉案PCT申請已在美國獲得專利授權(quán)，海某集團(tuán)無法通過在美國國家階段自行申請的方式變更權(quán)利人，本案訴訟對于其尋求該美國專利權(quán)權(quán)屬的救濟(jì)具有必要性和適當(dāng)性。
裁判要旨
即使PCT申請在包括中國在內(nèi)的所有PCT成員的效力已終止，主張實際應(yīng)享有該專利申請權(quán)的人，對于其已公示的PCT申請人為被告的PCT申請權(quán)權(quán)屬糾紛，仍具有訴的利益，人民法院可予審理。
關(guān)聯(lián)索引
《專利合作條約》第22條
一審：江蘇省蘇州市中級人民法院（2022）蘇05民初230號民事判決（2022年9月13日）
二審：最高人民法院（2023）最高法知民終428號民事判決（2023年6月28日）
