上海某公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局及第三人某國際控股有限公司外觀設(shè)計專利權(quán)無效行政糾紛案-外觀設(shè)計專利申請文件修改是否超范圍的判斷
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-003
關(guān)鍵詞
行政/知識產(chǎn)權(quán)/外觀設(shè)計專利/無效宣告程序/專利申請文件/修改超范圍
基本案情
專利號為200930190393.7、名稱為“嬰兒手推車”外觀設(shè)計專利（以下簡稱本專利）的申請日為2009年9月14日，授權(quán)公告日為2010年7月14日。本專利的專利權(quán)人原為郭某、王某，后于2014年5月20日變更為某國際控股有限公司。上海某公司以本專利申請人在授權(quán)階段對專利申請文件的修改構(gòu)成修改超范圍為由，提出無效宣告請求。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2018年11月1日作出第37801號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），維持本專利權(quán)有效。上海某公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年7月30日作出（2018）京73行初12891號行政判決：駁回上海某公司的訴訟請求。上海某公司不服提起上訴，最高人民法院于2021年11月30日作出（2021）最高法知行終9號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，《專利法》第33條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！痹摋l規(guī)定表達(dá)了兩層含義：其一，申請人有權(quán)對其專利申請文件進(jìn)行修改；其二，申請人對專利申請文件進(jìn)行修改應(yīng)當(dāng)符合一定的條件。就外觀設(shè)計專利申請文件而言，申請人的修改不得超出原圖片或照片表示的范圍。對外觀設(shè)計專利申請文件的修改是否超出原圖片或者照片的表示范圍，一方面，參考《專利審查指南（2006）》的相關(guān)規(guī)定，修改超出原圖片或者照片表示的范圍，是指修改后的外觀設(shè)計與原始申請文件中表示的相應(yīng)的外觀設(shè)計相比，屬于不相同的設(shè)計。另一方面，鑒于2008年修正的專利法并未對2000年《專利法》第33條的規(guī)定進(jìn)行修改，故對應(yīng)2008年《專利法》的《專利審查指南（2010）》中關(guān)于“修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍”這一問題新增的內(nèi)容也可作為輔助參考?！秾＠麑彶橹改希?010）》在《專利審查指南（2006）》所作規(guī)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步補(bǔ)充如下內(nèi)容：“在判斷申請人對其外觀設(shè)計專利申請文件的修改是否超出原圖片或者照片表示的范圍時，如果修改后的內(nèi)容在原圖片或者照片中已有表示，或者可以直接地、毫無疑義地確定，則認(rèn)為所述修改符合專利法第三十三條的規(guī)定?！本C上，對于2000年《專利法》第33條規(guī)定的申請人對外觀設(shè)計專利申請文件的修改“不得超出原圖片或者照片表示的范圍”，可以作如下理解：首先，修改是否超范圍，審查對象是“修改后的圖片或照片所表示的外觀設(shè)計”，參照對象是“修改前的外觀設(shè)計專利申請文件中圖片或照片所表示的外觀設(shè)計”。其次，修改是否超范圍，判斷標(biāo)準(zhǔn)的核心在于“修改后的外觀設(shè)計”與“修改前的外觀設(shè)計”是否屬于相同設(shè)計。最后，判斷“修改后的外觀設(shè)計”與“修改前的外觀設(shè)計”是否屬于相同設(shè)計，應(yīng)當(dāng)遵循兩條判斷規(guī)則：一是修改后的外觀設(shè)計內(nèi)容是否在修改前的外觀設(shè)計專利申請文件的圖片或照片中已經(jīng)體現(xiàn)；二是修改后的外觀設(shè)計內(nèi)容是否可以直接地、毫無疑義地從修改前的外觀設(shè)計專利申請文件的圖片或照片中得到確定。根據(jù)上述兩條判斷規(guī)則，修改后的圖片或照片所示出的外觀設(shè)計特征與修改前的外觀設(shè)計申請文件中的圖片或照片所直接表示或者可以直接地、毫無疑義地示出的相應(yīng)外觀設(shè)計特征相比，既不能多也不能少，同時也不允許對相應(yīng)外觀設(shè)計特征進(jìn)行實質(zhì)性的改變。通常來講，下列情形的修改可以認(rèn)為屬于不超范圍的修改：（1）增加或改變視圖形式，但未增加或改變視圖內(nèi)容；（2）增加相同或?qū)ΨQ面的視圖；（3）修改繪制視圖中的錯誤（如針對原圖片或照片中存在視圖不對應(yīng)等形式缺陷的修改）；（4）修改視圖名稱；（5）刪除不易見到的視圖（如刪除顯示產(chǎn)品的非易見面或者常見面的圖片或者照片，或者刪除產(chǎn)品相同或?qū)ΨQ面的圖片或者照片）；（6）刪除視圖中的多余內(nèi)容（如刪除表達(dá)產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)的虛線以及弧面過渡效果線、陰影線等多余線條）；（7）刪除非圖形用戶界面的畫面。最后，針對外觀設(shè)計專利申請文件的具體修改方式，可以進(jìn)一步細(xì)化“修改是否超范圍”的判斷方法，即：（1）如果采用的是“增加視圖”的修改方式，應(yīng)當(dāng)重點審查修改后新增加的視圖連同原有視圖所共同示出的外觀設(shè)計，有無增加原始申請文件所未直觀表示或者從原始申請文件中難以直接地、毫無疑義地確定的設(shè)計特征，如果沒有增加新的設(shè)計特征，則說明修改不超范圍，反之則說明修改超范圍。（2）如果采用的是“刪除視圖”的修改方式，應(yīng)當(dāng)重點審查修改后剩余的視圖所示出的外觀設(shè)計有無繼續(xù)保留原始申請文件所表示的外觀設(shè)計特征，如果繼續(xù)保留，則說明修改不超范圍，反之則說明修改超范圍。（3）如果對原始申請文件采用的是“修改特定視圖”的修改方式，應(yīng)當(dāng)重點審查針對該特定視圖修改前后所示出的全部外觀設(shè)計特征是否相同，如果相同則說明修改不超范圍，反之則說明修改超范圍。
本案中，本專利的原始申請文件共八幅圖片，分別是主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、俯視圖、仰視圖、立體圖及另一角度立體圖。本專利申請人根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的補(bǔ)正通知書中關(guān)于“從提交的立體圖和另一角度立體圖來看，另一角度立體圖產(chǎn)品的籃子處明顯與其他正投影視圖表達(dá)不一致，建議刪除另一角度立體圖”的修改建議，刪除了“另一角度立體圖”，其余七幅圖片則原封不動地予以保留。如前所述，如果對原始申請文件采用的是“刪除視圖”的修改方式，應(yīng)當(dāng)重點審查修改后剩余的視圖所示出的外觀設(shè)計有無繼續(xù)保留原始申請文件所表示的外觀設(shè)計特征，如果繼續(xù)保留，則說明修改不超范圍。上海某公司上訴的核心理由是，本專利要求保護(hù)的是一種座椅朝向可變化的嬰兒手推車的外觀設(shè)計，本專利申請文件刪除“另一角度立體圖”導(dǎo)致其保護(hù)范圍擴(kuò)大。然而，本專利申請人刪除的是“另一角度立體圖”，而非“另一使用狀態(tài)立體圖”，結(jié)合其他七幅圖片中嬰兒車的座椅均是朝向前方，以及本專利申請文件并無“簡要說明”記載“座椅朝向可變化”等情況，可以認(rèn)定本專利申請人在提起本專利申請之初，并非針對“座椅朝向可變化的嬰兒手推車”申請外觀設(shè)計專利，而僅是針對“座椅朝向前方的嬰兒手推車”申請外觀設(shè)計專利。在此情況下，名為“另一角度立體圖”的圖片中卻出現(xiàn)了“座椅朝向后方”的情形，與其他七幅圖片所示出的“座椅朝向前方”的外觀設(shè)計明顯存在沖突，故屬于“繪制視圖中的錯誤”。本專利申請人根據(jù)前述補(bǔ)正通知書的建議，刪除該“另一角度立體圖”，一方面是對繪制視圖中的錯誤所作的修正；另一方面，該修正亦未導(dǎo)致原申請文件中其他七幅圖片所示出的外觀設(shè)計發(fā)生變化。因此，本專利申請人刪除“另一角度立體圖”并未導(dǎo)致本專利的保護(hù)范圍擴(kuò)大，該修改符合2000年《專利法》第33條的規(guī)定。
裁判要旨
對外觀設(shè)計專利申請文件的修改是否超出原圖片或者照片表示的范圍的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)審查“修改后示出的外觀設(shè)計”與“修改前示出的外觀設(shè)計”是否屬于相同設(shè)計。刪除外觀設(shè)計專利申請文件中存在明顯錯誤的圖片或者照片，未導(dǎo)致原申請文件中其他圖片或者照片表示的外觀設(shè)計發(fā)生變化的，該刪除一般不構(gòu)成修改超范圍。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第23條、第33條（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法》第23條、第33條）
《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》第30條第1款（本案適用的是2003年2月1日施行的《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》第27條第3款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初12891號行政判決（2020年7月30日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終9號行政判決（2021年11月30日）
