日本某株式會(huì)社訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、某藥業(yè)公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-優(yōu)先權(quán)審查中對(duì)相同主題的判斷
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2024-13-3-024-005
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行政/發(fā)明專利權(quán)無效/優(yōu)先權(quán)/相同主題/給藥特征
基本案情
日本某株式會(huì)社系專利號(hào)分別為201210399309.3、201210332271.8，名稱均為“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”的發(fā)明專利的專利權(quán)人。2018年9月3日，某藥業(yè)公司針對(duì)該專利權(quán)提出無效宣告請(qǐng)求，對(duì)此國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2019年2月1日作出第38951、38952號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，認(rèn)為證據(jù)4中已經(jīng)披露與該專利權(quán)利要求1相同主題的發(fā)明，該專利要求享有優(yōu)先權(quán)的兩件在先申請(qǐng)均已非首次申請(qǐng)，權(quán)利要求1不能享有這兩件在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，該專利權(quán)利要求1及引用權(quán)利要求1的其他權(quán)利要求相比證據(jù)4不具備新穎性。據(jù)此宣告該專利權(quán)利要求1及引用權(quán)利要求1的其他權(quán)利要求無效。日本某株式會(huì)社不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定，判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年10月26日作出（2019）京73行初9748、9751號(hào)行政判決：駁回日本某株式會(huì)社的訴訟請(qǐng)求。日本某株式會(huì)社提出上訴，最高人民法院于2023年12月11日作出（2021）最高法知行終344、371號(hào)行政判決：一、撤銷北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初9748、9751號(hào)行政判決；二、撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第38951、38952號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定；三、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就某藥業(yè)公司針對(duì)專利號(hào)為201210399309.3、201210332271.8，名稱為“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”的發(fā)明專利提出的無效宣告請(qǐng)求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，專利法第二十九條第一款規(guī)定：“申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。”從立法目的來看，專利法第二十九條第一款規(guī)定的外國(guó)優(yōu)先權(quán)制度是為了保障申請(qǐng)人不因其在不同國(guó)家、地區(qū)之間申請(qǐng)時(shí)間的差異而喪失先申請(qǐng)的利益。因此，獲得這一權(quán)利需要滿足申請(qǐng)時(shí)間和申請(qǐng)內(nèi)容的要求。在時(shí)間上，主張優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)自在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)提出；在內(nèi)容上，主張優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)與在先申請(qǐng)為相同主題的專利申請(qǐng)。
對(duì)于上述要求，一方面，由于不同國(guó)家、地區(qū)的審查標(biāo)準(zhǔn)不同，申請(qǐng)人可以在不同國(guó)家、地區(qū)的申請(qǐng)中概括不同的權(quán)利要求保護(hù)范圍；由于不同國(guó)家、地區(qū)語言文字表達(dá)習(xí)慣的不同，申請(qǐng)人亦可合理地對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行文字修改或糾正明顯的筆誤。因此，對(duì)于在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中限定的技術(shù)方案，只要已記載在符合時(shí)間要求的外國(guó)首次申請(qǐng)中，即可就該首次申請(qǐng)享有優(yōu)先權(quán)，而不必要求其包含在該首次申請(qǐng)的權(quán)利要求書中；所謂的相同主題，也并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致。否則，將使申請(qǐng)人無法有效獲得外國(guó)優(yōu)先權(quán)的利益，有違專利法第二十九條第一款的本意。另一方面，給予優(yōu)先權(quán)利益的前提是申請(qǐng)人在優(yōu)先權(quán)日已經(jīng)作出了相應(yīng)的技術(shù)貢獻(xiàn)并已將其記載于在先申請(qǐng)文件中，如果在后申請(qǐng)的權(quán)利要求增加了在先申請(qǐng)文件中沒有記載的內(nèi)容，需要進(jìn)一步判斷該增加的內(nèi)容對(duì)可專利性的影響，則申請(qǐng)人不應(yīng)因?yàn)樵撛诤笤黾拥膬?nèi)容而享有優(yōu)先權(quán)的利益，否則同樣有違專利法第二十九條第一款的本意。因此，根據(jù)專利法第二十九條判斷在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是否為相同主題的申請(qǐng)，應(yīng)判斷在后申請(qǐng)的權(quán)利要求限定的內(nèi)容是否能從在先申請(qǐng)文件中直接、毫無疑義地得出。同樣，根據(jù)專利法第二十九條判斷該在先申請(qǐng)是否系相同主題的首次申請(qǐng)時(shí)，對(duì)于相同主題的判斷亦應(yīng)遵循同樣的原則。
需要說明的是，在判斷新穎性、創(chuàng)造性時(shí)，對(duì)權(quán)利要求中限定的某些內(nèi)容視為不具有實(shí)質(zhì)限定作用而不予考慮，但這一審查標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)適用于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中，理由在于：首先，從審查實(shí)質(zhì)限定作用的原因來看。之所以在新穎性、創(chuàng)造性審查中對(duì)權(quán)利要求限定的某些內(nèi)容不予考慮，是基于這些內(nèi)容與要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造之間的關(guān)系，或者根據(jù)法律的特別規(guī)定，權(quán)利要求不應(yīng)當(dāng)因限定這些內(nèi)容而獲得授權(quán)。換言之，審查這些內(nèi)容的實(shí)質(zhì)限定作用是專利層面上的考量。而優(yōu)先權(quán)核實(shí)僅僅是為了確認(rèn)能否以在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日作為優(yōu)先權(quán)日，從而在法律規(guī)定的情形下將該日期視為專利申請(qǐng)日，并不涉及可專利性的審查，故不能將可專利層面上的考量因素用于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中。其次，從優(yōu)先權(quán)核實(shí)與新穎性、創(chuàng)造性判斷的關(guān)系來看。在要求優(yōu)先權(quán)的情況下，優(yōu)先權(quán)日是確定現(xiàn)有技術(shù)的基準(zhǔn)，故優(yōu)先權(quán)核實(shí)應(yīng)當(dāng)是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟，在這一步驟中也不應(yīng)引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法，而應(yīng)基于優(yōu)先權(quán)核實(shí)自身的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。再次，從是否符合優(yōu)先權(quán)制度的目的來看。前已述及，判斷優(yōu)先權(quán)是否成立，應(yīng)判斷在后申請(qǐng)的權(quán)利要求限定的內(nèi)容是否能從在先申請(qǐng)文件中直接、毫無疑義地得出。如果將審查是否有實(shí)質(zhì)限定作用的標(biāo)準(zhǔn)用于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中，將會(huì)導(dǎo)致只要專利申請(qǐng)人在權(quán)利要求中增加對(duì)新穎性、創(chuàng)造性判斷不具有影響的內(nèi)容，即可享受優(yōu)先權(quán)的利益，這與優(yōu)先權(quán)制度設(shè)置的目的不符，也會(huì)使專利申請(qǐng)人獲得不正當(dāng)?shù)睦妗Ｗ詈?，從《專利審查指南》的?guī)定來看?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值诎苏碌?.6.2節(jié)亦明確了“所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請(qǐng)不能作為在后申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)”。并且參照《專利審查指南》第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定，“專利法第二十九條所述相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型”。該標(biāo)準(zhǔn)不同于《專利審查指南》規(guī)定的新穎性審查的標(biāo)準(zhǔn)，即判斷技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果是否實(shí)質(zhì)上相同?；谏鲜龇治?，在優(yōu)先權(quán)核實(shí)中對(duì)是否屬于相同主題進(jìn)行判斷時(shí)，需考慮該專利權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案的全部?jī)?nèi)容，以“直接、毫無疑義地得出”作為標(biāo)準(zhǔn)。
本案中，該專利權(quán)利要求1限定“日劑量為5毫克至250毫克”，是典型的涉及給藥劑量及時(shí)間間隔的與使用有關(guān)的特征。根據(jù)上述分析，在根據(jù)專利法第二十九條進(jìn)行優(yōu)先權(quán)核實(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求限定的全部?jī)?nèi)容是否都能從在先申請(qǐng)文件中直接、毫無疑義地得出，故當(dāng)然應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求限定的給藥特征。并且，《專利審查指南》的上述規(guī)定也明確了給藥特征可以構(gòu)成區(qū)別特征，只是規(guī)定其不能使醫(yī)藥用途發(fā)明具備新穎性。各方當(dāng)事人對(duì)該專利權(quán)利要求1的內(nèi)容全部記載在日本某株式會(huì)社要求優(yōu)先權(quán)的兩件在先申請(qǐng)中并無異議，而判斷在先申請(qǐng)是否系相同主題的首次申請(qǐng)時(shí)，對(duì)于相同主題的判斷亦應(yīng)遵循同樣的原則。因證據(jù)4并未記載該專利權(quán)利要求1中的“日劑量為5毫克至250毫克”，該內(nèi)容亦無法從證據(jù)4中直接、毫無疑義地得出，故應(yīng)認(rèn)定兩件在先申請(qǐng)而非證據(jù)4為相同主題的首次申請(qǐng)。因此，該專利權(quán)利要求1要求的優(yōu)先權(quán)成立?；谙嗤睦碛桑苯踊蜷g接引用權(quán)利要求1的權(quán)利要求2-17要求的優(yōu)先權(quán)亦成立。
由于被訴決定系基于證據(jù)4構(gòu)成該專利的現(xiàn)有技術(shù)這一前提而作出，現(xiàn)已確認(rèn)該專利要求的優(yōu)先權(quán)成立，證據(jù)4不構(gòu)成該專利的現(xiàn)有技術(shù)，因證據(jù)4并非專利法第二十二條第二款規(guī)定的向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出的專利申請(qǐng)，故亦不構(gòu)成該專利的抵觸申請(qǐng)。因此，證據(jù)4不能用來評(píng)價(jià)該專利的新穎性、創(chuàng)造性。被訴決定對(duì)此認(rèn)定錯(cuò)誤，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)重新作出審查決定，并對(duì)被訴決定未予評(píng)述的某藥業(yè)公司提出的其他無效宣告理由進(jìn)行審查。
裁判要旨
判斷優(yōu)先權(quán)是否成立，應(yīng)當(dāng)審查在后申請(qǐng)的權(quán)利要求限定的內(nèi)容能否從在先申請(qǐng)的專利文件中直接、毫無疑義地得出。權(quán)利要求中限定的某些內(nèi)容如給藥特征，雖然在新穎性、創(chuàng)造性判斷中可能因不具有實(shí)質(zhì)限定作用而不予考慮，但在優(yōu)先權(quán)審查中應(yīng)予考慮。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第29條第1款（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第29條第1款）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出（2019）京73行初9748、9751號(hào)行政判決（2020年10月26日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終344、371號(hào)行政判決（2023年12月11日）
