北京某森科技有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局、某電腦貿(mào)易（上海）有限公司、某貿(mào)易（上海）有限公司南京分公司、某貿(mào)易（上海）有限公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-專利確權(quán)程序中“進一步限定”式修改的審查以及權(quán)利要求修改的回應(yīng)性要求
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-002
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利權(quán)無效/修改權(quán)利要求/限制
基本案情
北京某森科技有限公司（以下簡稱某森公司）系專利號為200480036270.2、名稱為“一種獲取人臉圖像的方法及人臉識別方法與系統(tǒng)”的發(fā)明專利的專利權(quán)人。2018年10月8日，某電腦貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱某電腦上海公司）、某貿(mào)易（上海）有限公司南京分公司（以下簡稱某貿(mào)易南京分公司）、某貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱某貿(mào)易上海公司）分別針對該專利權(quán)提出無效宣告請求。某森公司于2019年5月9日提交了該專利權(quán)利要求書的修改文本。對此國家知識產(chǎn)權(quán)局于2019年5-6月作出第40531、40532、40533號無效宣告請求審查決定認為，該專利修改后的權(quán)利要求1-3、5、6以及權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求1、5的技術(shù)方案（即指修改后文本中的相關(guān)權(quán)利要求，下同）符合專利法實施細則第六十九條第一款和《專利審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)的相關(guān)規(guī)定，但修改后的權(quán)利要求4、7、11、12及引用權(quán)利要求4、7的權(quán)利要求8-10不符合上述規(guī)定。因此，被訴決定以某森公司于2019年5月9日提交的權(quán)利要求書中的權(quán)利要求1-3、5、6以及權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求1、5的技術(shù)方案作為審查基礎(chǔ)，并認為上述被接受的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，宣告該專利權(quán)全部無效。某森公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月30日作出（2018）京73行初10897、10895、10896號行政判決：駁回某森公司的訴訟請求。某森公司提出上訴，最高人民法院于2023年12月12日作出（2021）最高法知行終556、581、738號行政判決：撤銷原判，撤銷被訴決定中關(guān)于宣告該專利修改后的權(quán)利要求4、7及引用權(quán)利要求4、7的權(quán)利要求8-10無效的決定，國家知識產(chǎn)權(quán)局就某電腦上海公司、某貿(mào)易南京分公司、某貿(mào)易上海公司針對上述權(quán)利要求提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認為，對于修改后的權(quán)利要求4、7、11、12及權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求4、7的技術(shù)方案是否應(yīng)當被接受的審查，應(yīng)當依據(jù)專利法及其實施細則之規(guī)定，并考慮專利審查指南的具體指引進行。
允許專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中對權(quán)利要求作出修改，有利于實質(zhì)激勵保護創(chuàng)新，能夠有效避免具有技術(shù)貢獻的發(fā)明創(chuàng)造僅因權(quán)利要求撰寫不當而得不到保護；但因此時專利已獲授權(quán)、有關(guān)法律秩序業(yè)已穩(wěn)定，為避免公眾信賴利益的嚴重減損和法律秩序穩(wěn)定性的持續(xù)波動，亦有必要對修改作出限制。故專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改，以實質(zhì)激勵保護創(chuàng)新和保護專利權(quán)人應(yīng)然利益為制度目標，而以維持法律秩序穩(wěn)定性、避免公眾信賴利益減損和保障行政審查的可操作性及效率為制度成本。對于權(quán)利要求修改的限制，應(yīng)當以能夠?qū)崿F(xiàn)制度目標為基本遵循，并在此基礎(chǔ)上，盡可能控制制度成本。因而，對于專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改既不應(yīng)過于寬縱，以致信賴利益嚴重受損或者法律秩序持續(xù)波動；也不宜過于機械和嚴苛，若基于制度成本的考慮對修改限制過嚴，將大大減損制度效果，甚至導致制度目標無法實現(xiàn)，得不償失。
關(guān)于專利確權(quán)程序中權(quán)利要求修改接受問題的法律規(guī)范體系主要由專利法第三十三條、專利法實施細則第六十九條第一款構(gòu)成；同時，專利審查指南也作出了具體的操作指引。對于權(quán)利要求的修改是否應(yīng)當接受，至少涉及以下幾個方面的問題：
一是關(guān)于修改幅度的要求。專利確權(quán)程序中權(quán)利要求的修改幅度最大不得超出專利法第三十三條所規(guī)定的“信息范圍”和專利法實施細則第六十九條第一款規(guī)定的“保護范圍”。申言之，專利法第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！睋?jù)此，專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書所公開的發(fā)明創(chuàng)造的全部信息范圍。舉輕以明重，專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改亦當然應(yīng)以此為限。專利法實施細則第六十九條第一款規(guī)定：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍?！睋?jù)此，專利確權(quán)程序中權(quán)利要求的修改還不得超出原專利的保護范圍。從“信息范圍”和“保護范圍”兩個維度劃定專利確權(quán)程序中權(quán)利要求修改幅度的法定限度，不僅有利于維護以公開換保護的專利法基本制度邏輯，也有利于平衡確有技術(shù)貢獻者獲得專利授權(quán)和社會公眾信賴授權(quán)專利文本兩個方面利益。
二是關(guān)于修改方式的要求。前述“信息范圍”和“保護范圍”只是法定的專利確權(quán)程序中權(quán)利要求修改的最大限度，但并非只要不超過所謂“信息范圍”和“保護范圍”的修改都應(yīng)當被接受。修改能否被接受，還要考慮法律秩序穩(wěn)定性、公眾信賴利益減損和行政審查的可操作性及效率。因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局可以通過專利審查指南對權(quán)利要求修改方式予以明確并適當限制?，F(xiàn)行專利審查指南允許的專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。其中，權(quán)利要求的進一步限定相比權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、明顯錯誤的修正，留給專利權(quán)人相對寬松靈活的修改可能性。專利審查指南將進一步限定式修改定義為“在權(quán)利要求中補入其他權(quán)利要求中記載的一個或多個技術(shù)特征，以縮小保護范圍”，故判斷某一權(quán)利要求的修改方式是否屬于“進一步限定”時，國家知識產(chǎn)權(quán)局僅需審查：（1）修改后的權(quán)利要求是否完整包含了被修改的權(quán)利要求的所有技術(shù)特征；（2）修改后的權(quán)利要求相比被修改的權(quán)利要求是否新增了技術(shù)特征；（3）新增的技術(shù)特征是否均源于其他原權(quán)利要求。如果修改后的權(quán)利要求并未完整包含任一原權(quán)利要求或者其相比被修改的權(quán)利要求新增的技術(shù)特征并非來源于其他原權(quán)利要求，則該修改方式可能是對權(quán)利要求的“重新撰寫”或者“二次概括”而非“進一步限定”。
三是關(guān)于修改目的的要求。專利確權(quán)程序是在權(quán)利要求已獲授權(quán)后因被他人提起無效宣告請求，依據(jù)無效宣告理由檢驗授權(quán)正當性的程序。其既非授權(quán)正當性的全面復(fù)查程序，又非權(quán)利要求撰寫的優(yōu)化程序。故對于專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改，一般應(yīng)當以回應(yīng)無效宣告理由（包括針對無效宣告請求人提出的無效宣告理由或者補充的證據(jù)和國家知識產(chǎn)權(quán)局引入的無效宣告請求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)）為限。以克服無效宣告理由所指缺陷為名，而行優(yōu)化權(quán)利要求撰寫之實的修改，即非回應(yīng)性的修改，因其不符合專利確權(quán)程序的制度定位，可以不予接受。否則，不難設(shè)想，一旦非回應(yīng)性修改可以被接受，則專利確權(quán)程序勢必異化為授權(quán)后額外獲取優(yōu)化權(quán)利要求撰寫機會的工具。如此既不利于從撰寫之初、授權(quán)之始即提高撰寫質(zhì)量，也不利于無效宣告請求程序真正作用的發(fā)揮，還會引發(fā)專利授權(quán)后包括相關(guān)利益攸關(guān)方在內(nèi)社會公眾利益的失衡。故對于非回應(yīng)性修改，即便其未超出所謂“信息范圍”和“保護范圍”且屬于專利審查指南所允許的修改方式，也可以不予接受。例如，權(quán)利要求的修改缺乏與修改相對應(yīng)的無效宣告請求和理由的，一般可以不必再審查其修改范圍和修改方式，徑行不予接受。又如，在同一行政審查程序中，針對一項權(quán)利要求的無效宣告理由已通過對該權(quán)利要求的修改給予回應(yīng)，且修改后的權(quán)利要求已被接受時，對該原權(quán)利要求的另行修改及相應(yīng)獲得的更多新權(quán)利要求，因一般已不再具有回應(yīng)對象，故可不予接受。
值得注意的是，專利確權(quán)程序中，未經(jīng)修改的權(quán)利要求是當然的審查基礎(chǔ)，其不構(gòu)成對于權(quán)利要求修改的法定或者其他限制的評價對象，故確認審查基礎(chǔ)時，應(yīng)當首先明確有關(guān)權(quán)利要求是原權(quán)利要求還是經(jīng)修改形成的新權(quán)利要求。對于權(quán)利要求修改與否，應(yīng)當作實質(zhì)審查，以修改前后的權(quán)利要求保護范圍是否發(fā)生實質(zhì)變化為基本依據(jù)。一般而言，單純的權(quán)利要求序號變化、從屬權(quán)利要求和獨立權(quán)利要求撰寫方式的簡單轉(zhuǎn)換、含有并列技術(shù)方案權(quán)利要求的簡單拆分等不實質(zhì)影響保護范圍的撰寫調(diào)整，不構(gòu)成對權(quán)利要求的修改。
修改后的權(quán)利要求4、7均為該專利原有權(quán)利要求，并非經(jīng)過修改而形成的新的權(quán)利要求，其是當然的審查基礎(chǔ)，不存在因所謂修改而不能被接受的問題。被訴決定對修改后的權(quán)利要求4、7不予接受，進而將之排除在審查基礎(chǔ)之外，缺乏事實依據(jù)。進一步而言，被訴決定以修改后的權(quán)利要求4、7不應(yīng)被接受為由，認定修改后的權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求4、7的技術(shù)方案不應(yīng)被接受，缺乏依據(jù)。被訴決定不接受修改后的權(quán)利要求4的理由為“原權(quán)利要求1在經(jīng)過了進一步限定式的修改之后，已經(jīng)成為一項技術(shù)特征增多、保護范圍縮小的新權(quán)利要求1，此時原權(quán)利要求1已經(jīng)不再存在，因此新權(quán)利要求4的修改不再被接受”；其不接受修改后的權(quán)利要求11、12的理由與之相同。由此可以推知，被訴決定不接受權(quán)利要求11的理由為，原權(quán)利要求15已經(jīng)進一步限定式的修改后，形成修改后的權(quán)利要求8，此時原獨立權(quán)利要求15已不復(fù)存在，不存在對其再次作進一步限定形成修改后的權(quán)利要求11的基礎(chǔ)；修改后的權(quán)利要求12作為權(quán)利要求11的從屬權(quán)利要求也不應(yīng)被接受。根據(jù)前述專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改應(yīng)當以回應(yīng)無效宣告理由為限的審查理念，被訴決定對修改后的權(quán)利要求11、12的處理，并無不妥。
裁判要旨
1.專利確權(quán)程序中，關(guān)于某一權(quán)利要求的修改方式是否屬于“進一步限定”的審查，應(yīng)僅以修改后的權(quán)利要求是否完整包含了被修改的權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，以及修改后的權(quán)利要求相比被修改的權(quán)利要求是否增加了技術(shù)特征，且增加的技術(shù)特征是否均記載于原權(quán)利要求書中的其他權(quán)利要求為準。
2.專利確權(quán)程序中，權(quán)利要求的“進一步限定”式修改，一般應(yīng)當以回應(yīng)無效宣告理由為限；以克服無效宣告理由所指缺陷為名，行重構(gòu)權(quán)利要求之實的，可不予接受。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第33條）
《中華人民共和國專利法實施細則》第73條第1款（本案適用的是2010年2月1日施行的《中華人民共和國專利法實施細則》第69條第1款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初10897、10895、10896號行政判決（2020年12月30日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終556、581、738號行政判決（2023年12月12日）
