北京某森科技有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、某電腦貿(mào)易（上海）有限公司、某貿(mào)易（上海）有限公司南京分公司、某貿(mào)易（上海）有限公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-專利確權(quán)程序中“進(jìn)一步限定”式修改的審查以及權(quán)利要求修改的回應(yīng)性要求
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2024-13-3-024-002
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行政/發(fā)明專利權(quán)無效/修改權(quán)利要求/限制
基本案情
北京某森科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱某森公司）系專利號(hào)為200480036270.2、名稱為“一種獲取人臉圖像的方法及人臉識(shí)別方法與系統(tǒng)”的發(fā)明專利的專利權(quán)人。2018年10月8日，某電腦貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱某電腦上海公司）、某貿(mào)易（上海）有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱某貿(mào)易南京分公司）、某貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱某貿(mào)易上海公司）分別針對(duì)該專利權(quán)提出無效宣告請(qǐng)求。某森公司于2019年5月9日提交了該專利權(quán)利要求書的修改文本。對(duì)此國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2019年5-6月作出第40531、40532、40533號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定認(rèn)為，該專利修改后的權(quán)利要求1-3、5、6以及權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求1、5的技術(shù)方案（即指修改后文本中的相關(guān)權(quán)利要求，下同）符合專利法實(shí)施細(xì)則第六十九條第一款和《專利審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)的相關(guān)規(guī)定，但修改后的權(quán)利要求4、7、11、12及引用權(quán)利要求4、7的權(quán)利要求8-10不符合上述規(guī)定。因此，被訴決定以某森公司于2019年5月9日提交的權(quán)利要求書中的權(quán)利要求1-3、5、6以及權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求1、5的技術(shù)方案作為審查基礎(chǔ)，并認(rèn)為上述被接受的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，宣告該專利權(quán)全部無效。某森公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定，判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月30日作出（2018）京73行初10897、10895、10896號(hào)行政判決：駁回某森公司的訴訟請(qǐng)求。某森公司提出上訴，最高人民法院于2023年12月12日作出（2021）最高法知行終556、581、738號(hào)行政判決：撤銷原判，撤銷被訴決定中關(guān)于宣告該專利修改后的權(quán)利要求4、7及引用權(quán)利要求4、7的權(quán)利要求8-10無效的決定，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就某電腦上海公司、某貿(mào)易南京分公司、某貿(mào)易上海公司針對(duì)上述權(quán)利要求提出的無效宣告請(qǐng)求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，對(duì)于修改后的權(quán)利要求4、7、11、12及權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求4、7的技術(shù)方案是否應(yīng)當(dāng)被接受的審查，應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法及其實(shí)施細(xì)則之規(guī)定，并考慮專利審查指南的具體指引進(jìn)行。
允許專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求作出修改，有利于實(shí)質(zhì)激勵(lì)保護(hù)創(chuàng)新，能夠有效避免具有技術(shù)貢獻(xiàn)的發(fā)明創(chuàng)造僅因權(quán)利要求撰寫不當(dāng)而得不到保護(hù)；但因此時(shí)專利已獲授權(quán)、有關(guān)法律秩序業(yè)已穩(wěn)定，為避免公眾信賴?yán)娴膰?yán)重減損和法律秩序穩(wěn)定性的持續(xù)波動(dòng)，亦有必要對(duì)修改作出限制。故專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改，以實(shí)質(zhì)激勵(lì)保護(hù)創(chuàng)新和保護(hù)專利權(quán)人應(yīng)然利益為制度目標(biāo)，而以維持法律秩序穩(wěn)定性、避免公眾信賴?yán)鏈p損和保障行政審查的可操作性及效率為制度成本。對(duì)于權(quán)利要求修改的限制，應(yīng)當(dāng)以能夠?qū)崿F(xiàn)制度目標(biāo)為基本遵循，并在此基礎(chǔ)上，盡可能控制制度成本。因而，對(duì)于專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改既不應(yīng)過于寬縱，以致信賴?yán)鎳?yán)重受損或者法律秩序持續(xù)波動(dòng)；也不宜過于機(jī)械和嚴(yán)苛，若基于制度成本的考慮對(duì)修改限制過嚴(yán)，將大大減損制度效果，甚至導(dǎo)致制度目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，得不償失。
關(guān)于專利確權(quán)程序中權(quán)利要求修改接受問題的法律規(guī)范體系主要由專利法第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第六十九條第一款構(gòu)成；同時(shí)，專利審查指南也作出了具體的操作指引。對(duì)于權(quán)利要求的修改是否應(yīng)當(dāng)接受，至少涉及以下幾個(gè)方面的問題：
一是關(guān)于修改幅度的要求。專利確權(quán)程序中權(quán)利要求的修改幅度最大不得超出專利法第三十三條所規(guī)定的“信息范圍”和專利法實(shí)施細(xì)則第六十九條第一款規(guī)定的“保護(hù)范圍”。申言之，專利法第三十三條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！睋?jù)此，專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書所公開的發(fā)明創(chuàng)造的全部信息范圍。舉輕以明重，專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改亦當(dāng)然應(yīng)以此為限。專利法實(shí)施細(xì)則第六十九條第一款規(guī)定：“在無效宣告請(qǐng)求的審查過程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍?！睋?jù)此，專利確權(quán)程序中權(quán)利要求的修改還不得超出原專利的保護(hù)范圍。從“信息范圍”和“保護(hù)范圍”兩個(gè)維度劃定專利確權(quán)程序中權(quán)利要求修改幅度的法定限度，不僅有利于維護(hù)以公開換保護(hù)的專利法基本制度邏輯，也有利于平衡確有技術(shù)貢獻(xiàn)者獲得專利授權(quán)和社會(huì)公眾信賴授權(quán)專利文本兩個(gè)方面利益。
二是關(guān)于修改方式的要求。前述“信息范圍”和“保護(hù)范圍”只是法定的專利確權(quán)程序中權(quán)利要求修改的最大限度，但并非只要不超過所謂“信息范圍”和“保護(hù)范圍”的修改都應(yīng)當(dāng)被接受。修改能否被接受，還要考慮法律秩序穩(wěn)定性、公眾信賴?yán)鏈p損和行政審查的可操作性及效率。因此，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可以通過專利審查指南對(duì)權(quán)利要求修改方式予以明確并適當(dāng)限制。現(xiàn)行專利審查指南允許的專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。其中，權(quán)利要求的進(jìn)一步限定相比權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、明顯錯(cuò)誤的修正，留給專利權(quán)人相對(duì)寬松靈活的修改可能性。專利審查指南將進(jìn)一步限定式修改定義為“在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍”，故判斷某一權(quán)利要求的修改方式是否屬于“進(jìn)一步限定”時(shí)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局僅需審查：（1）修改后的權(quán)利要求是否完整包含了被修改的權(quán)利要求的所有技術(shù)特征；（2）修改后的權(quán)利要求相比被修改的權(quán)利要求是否新增了技術(shù)特征；（3）新增的技術(shù)特征是否均源于其他原權(quán)利要求。如果修改后的權(quán)利要求并未完整包含任一原權(quán)利要求或者其相比被修改的權(quán)利要求新增的技術(shù)特征并非來源于其他原權(quán)利要求，則該修改方式可能是對(duì)權(quán)利要求的“重新撰寫”或者“二次概括”而非“進(jìn)一步限定”。
三是關(guān)于修改目的的要求。專利確權(quán)程序是在權(quán)利要求已獲授權(quán)后因被他人提起無效宣告請(qǐng)求，依據(jù)無效宣告理由檢驗(yàn)授權(quán)正當(dāng)性的程序。其既非授權(quán)正當(dāng)性的全面復(fù)查程序，又非權(quán)利要求撰寫的優(yōu)化程序。故對(duì)于專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改，一般應(yīng)當(dāng)以回應(yīng)無效宣告理由（包括針對(duì)無效宣告請(qǐng)求人提出的無效宣告理由或者補(bǔ)充的證據(jù)和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局引入的無效宣告請(qǐng)求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)）為限。以克服無效宣告理由所指缺陷為名，而行優(yōu)化權(quán)利要求撰寫之實(shí)的修改，即非回應(yīng)性的修改，因其不符合專利確權(quán)程序的制度定位，可以不予接受。否則，不難設(shè)想，一旦非回應(yīng)性修改可以被接受，則專利確權(quán)程序勢(shì)必異化為授權(quán)后額外獲取優(yōu)化權(quán)利要求撰寫機(jī)會(huì)的工具。如此既不利于從撰寫之初、授權(quán)之始即提高撰寫質(zhì)量，也不利于無效宣告請(qǐng)求程序真正作用的發(fā)揮，還會(huì)引發(fā)專利授權(quán)后包括相關(guān)利益攸關(guān)方在內(nèi)社會(huì)公眾利益的失衡。故對(duì)于非回應(yīng)性修改，即便其未超出所謂“信息范圍”和“保護(hù)范圍”且屬于專利審查指南所允許的修改方式，也可以不予接受。例如，權(quán)利要求的修改缺乏與修改相對(duì)應(yīng)的無效宣告請(qǐng)求和理由的，一般可以不必再審查其修改范圍和修改方式，徑行不予接受。又如，在同一行政審查程序中，針對(duì)一項(xiàng)權(quán)利要求的無效宣告理由已通過對(duì)該權(quán)利要求的修改給予回應(yīng)，且修改后的權(quán)利要求已被接受時(shí)，對(duì)該原權(quán)利要求的另行修改及相應(yīng)獲得的更多新權(quán)利要求，因一般已不再具有回應(yīng)對(duì)象，故可不予接受。
值得注意的是，專利確權(quán)程序中，未經(jīng)修改的權(quán)利要求是當(dāng)然的審查基礎(chǔ)，其不構(gòu)成對(duì)于權(quán)利要求修改的法定或者其他限制的評(píng)價(jià)對(duì)象，故確認(rèn)審查基礎(chǔ)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先明確有關(guān)權(quán)利要求是原權(quán)利要求還是經(jīng)修改形成的新權(quán)利要求。對(duì)于權(quán)利要求修改與否，應(yīng)當(dāng)作實(shí)質(zhì)審查，以修改前后的權(quán)利要求保護(hù)范圍是否發(fā)生實(shí)質(zhì)變化為基本依據(jù)。一般而言，單純的權(quán)利要求序號(hào)變化、從屬權(quán)利要求和獨(dú)立權(quán)利要求撰寫方式的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)換、含有并列技術(shù)方案權(quán)利要求的簡(jiǎn)單拆分等不實(shí)質(zhì)影響保護(hù)范圍的撰寫調(diào)整，不構(gòu)成對(duì)權(quán)利要求的修改。
修改后的權(quán)利要求4、7均為該專利原有權(quán)利要求，并非經(jīng)過修改而形成的新的權(quán)利要求，其是當(dāng)然的審查基礎(chǔ)，不存在因所謂修改而不能被接受的問題。被訴決定對(duì)修改后的權(quán)利要求4、7不予接受，進(jìn)而將之排除在審查基礎(chǔ)之外，缺乏事實(shí)依據(jù)。進(jìn)一步而言，被訴決定以修改后的權(quán)利要求4、7不應(yīng)被接受為由，認(rèn)定修改后的權(quán)利要求8-10中引用權(quán)利要求4、7的技術(shù)方案不應(yīng)被接受，缺乏依據(jù)。被訴決定不接受修改后的權(quán)利要求4的理由為“原權(quán)利要求1在經(jīng)過了進(jìn)一步限定式的修改之后，已經(jīng)成為一項(xiàng)技術(shù)特征增多、保護(hù)范圍縮小的新權(quán)利要求1，此時(shí)原權(quán)利要求1已經(jīng)不再存在，因此新權(quán)利要求4的修改不再被接受”；其不接受修改后的權(quán)利要求11、12的理由與之相同。由此可以推知，被訴決定不接受權(quán)利要求11的理由為，原權(quán)利要求15已經(jīng)進(jìn)一步限定式的修改后，形成修改后的權(quán)利要求8，此時(shí)原獨(dú)立權(quán)利要求15已不復(fù)存在，不存在對(duì)其再次作進(jìn)一步限定形成修改后的權(quán)利要求11的基礎(chǔ)；修改后的權(quán)利要求12作為權(quán)利要求11的從屬權(quán)利要求也不應(yīng)被接受。根據(jù)前述專利確權(quán)程序中的權(quán)利要求修改應(yīng)當(dāng)以回應(yīng)無效宣告理由為限的審查理念，被訴決定對(duì)修改后的權(quán)利要求11、12的處理，并無不妥。
裁判要旨
1.專利確權(quán)程序中，關(guān)于某一權(quán)利要求的修改方式是否屬于“進(jìn)一步限定”的審查，應(yīng)僅以修改后的權(quán)利要求是否完整包含了被修改的權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，以及修改后的權(quán)利要求相比被修改的權(quán)利要求是否增加了技術(shù)特征，且增加的技術(shù)特征是否均記載于原權(quán)利要求書中的其他權(quán)利要求為準(zhǔn)。
2.專利確權(quán)程序中，權(quán)利要求的“進(jìn)一步限定”式修改，一般應(yīng)當(dāng)以回應(yīng)無效宣告理由為限；以克服無效宣告理由所指缺陷為名，行重構(gòu)權(quán)利要求之實(shí)的，可不予接受。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第33條）
《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第73條第1款（本案適用的是2010年2月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第69條第1款）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初10897、10895、10896號(hào)行政判決（2020年12月30日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終556、581、738號(hào)行政判決（2023年12月12日）
