某某亞洲股份公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、劉某某等發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-“缺乏必要技術(shù)特征”與“權(quán)利要求書是否以說明書為依據(jù)”的適用范圍及關(guān)系
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-017
關(guān)鍵詞
行政/專利相關(guān)行政案件/發(fā)明專利/技術(shù)問題/必要技術(shù)特征/權(quán)利要求書/說明書
基本案情
某某亞洲股份公司系名稱為“自動的機械停車場中用于機動車水平傳送的托架”發(fā)明專利（即本案專利）的權(quán)利人。本案專利有15項權(quán)利要求，其中獨立權(quán)利要求1為：“在輪子（3）上自行走的托架，.....一個部分還具有一對裝置（58），裝置（58）可對稱地垂直于該托架縱軸線移動并被構(gòu)造用來支承、定中心、停止移動及抬升該機動車的一個軸的兩個車輪，而另一部分具有一對裝置（59），裝置（59）可對稱地垂直于該托架縱軸線移動并被構(gòu)造用來支承、定中心、停止移動及抬升該機動車第二軸的兩個車輪……?！贬槍Ρ緦＠?，劉某某等先后三次提出無效請求，其理由之一為權(quán)利要求1-15缺少必要技術(shù)特征，不符合《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱實施細則）第二十一條第二款的規(guī)定。國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（以下簡稱專利復(fù)審委員會）對三無效請求合案審理后認(rèn)為，權(quán)利要求1及有關(guān)從屬權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征，不符合實施細則第二十一條第二款的規(guī)定，故宣告所述權(quán)利要求無效。某某亞洲股份公司不服提起行政訴訟。
北京市第一中級人民法院于2010年12月1日作出（2010）一中知行初字第2635號判決，駁回某某亞洲股份公司的訴訟請求。某某亞洲股份公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2011年6月8日作出（2011）高行終字第531號判決，駁回上訴，維持原判。某某亞洲股份公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2013年12月13日作出(2013)知行字第50號裁定，提審本案，并于2014年12月18日作出（2014）行提字12、13、14號判決，撤銷被訴決定以及一、二審判決，判令專利復(fù)審委員會重新作出審查決定。
裁判理由
最高人民法院認(rèn)為，案件爭議焦點主要包括：（一）被訴決定、二審判決對涉案專利所要解決的技術(shù)問題的認(rèn)定是否正確。（二）被訴決定中有關(guān)實施細則第二十一條第二款的認(rèn)定，是否與其有關(guān)專利法第二十六條第四款的認(rèn)定相矛盾等。
一、關(guān)于被訴決定和二審判決對涉案專利所要解決的技術(shù)問題的認(rèn)定是否正確
被訴決定、二審判決認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1中采用了能同時完成支承、定中心、停止移動及抬升機動車的支承裝置（58，59），故涉案專利所要解決的技術(shù)問題為加快傳送機動車速度和降低托架成本。本院認(rèn)為，上述認(rèn)定缺乏事實依據(jù)，適用法律錯誤，具體理由如下：
首先，實施細則第二十一條第二款規(guī)定：“獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)內(nèi)容，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。”根據(jù)上述規(guī)定，獨立權(quán)利要求中記載的必要技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)與發(fā)明或者實用新型專利所要解決的技術(shù)問題相對應(yīng)。正確認(rèn)定實施細則第二十一條第二款所稱的“技術(shù)問題”，是判斷獨立權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征的基礎(chǔ)。
其次，在一項專利或者專利申請中，權(quán)利要求書與說明書是最為重要的兩個部分，二者相互依存，形成緊密聯(lián)系的有機整體。其中，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定專利權(quán)的保護范圍；說明書應(yīng)當(dāng)為權(quán)利要求書提供支持，充分公開權(quán)利要求限定的技術(shù)方案，并可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。實施細則第二十一條第二款的規(guī)定，旨在進一步規(guī)范說明書與權(quán)利要求書中保護范圍最大的權(quán)利要求--獨立權(quán)利要求的對應(yīng)關(guān)系，使得獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案能夠與說明書中記載的內(nèi)容，尤其是背景技術(shù)、技術(shù)問題、有益效果等內(nèi)容相適應(yīng)。因此，實施細則第二十一條第二款所稱的“技術(shù)問題”，是指專利說明書中記載的專利所要解決的技術(shù)問題，是專利申請人根據(jù)其對說明書中記載的背景技術(shù)的主觀認(rèn)識，在說明書中主觀聲稱的其要解決的技術(shù)問題?？紤]到說明書中的背景技術(shù)、技術(shù)問題、有益效果相互關(guān)聯(lián)，相互印證，分別從不同角度對專利所要解決的技術(shù)問題進行說明。因此，在認(rèn)定專利所要解決的技術(shù)問題時，應(yīng)當(dāng)以說明書中記載的技術(shù)問題為基本依據(jù)，并綜合考慮說明書中有關(guān)背景技術(shù)及其存在的技術(shù)缺陷、涉案專利相對于背景技術(shù)取得的有益效果等內(nèi)容。獨立權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征本身，并非認(rèn)定專利所要解決的技術(shù)問題的依據(jù)。因此，對于一審第三人有關(guān)依據(jù)權(quán)利要求1中記載的技術(shù)特征，權(quán)利要求1解決的技術(shù)問題是“自行走”和實現(xiàn)支承裝置的四個功能（支承、定中心、停止移動及抬升）的主張，本院不予支持。
再次，實施細則第二十一條第二款所稱的“技術(shù)問題”，不同于在判斷權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性時，根據(jù)權(quán)利要求與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征，重新確定的專利實際解決的技術(shù)問題。其理由是：其一，在判斷權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性時，重新確定技術(shù)問題的目的，是為了規(guī)范自由裁量權(quán)的行使，使得對現(xiàn)有技術(shù)中是否存在技術(shù)啟示的認(rèn)定更為客觀，對專利是否具有創(chuàng)造性的認(rèn)定更為客觀。該目的與實施細則第二十一條第二款的立法目的存在本質(zhì)區(qū)別。其二，在判斷創(chuàng)造性時，隨著與權(quán)利要求進行對比的最接近的現(xiàn)有技術(shù)不同，認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征往往也會有所差異，重新確定的技術(shù)問題也會隨之改變。因此，重新確定的技術(shù)問題是動態(tài)的、相對的，并且通常不同于說明書中記載的專利所要解決的技術(shù)問題。因此，在認(rèn)定權(quán)利要求是否缺少必要技術(shù)特征時，不能以重新確定的技術(shù)問題為基礎(chǔ)。一審第三人有關(guān)US2840248號美國專利是最接近的現(xiàn)有技術(shù)的主張，與認(rèn)定涉案專利所要解決的技術(shù)問題沒有關(guān)聯(lián)。
復(fù)次，專利權(quán)的保護范圍應(yīng)當(dāng)與其創(chuàng)新程度相適應(yīng)。在某些情況下，一項專利技術(shù)方案可以針對多項背景技術(shù)，從不同角度、不同方面分別進行技術(shù)改進，解決多個技術(shù)問題。這樣的專利技術(shù)方案作出了較多的創(chuàng)新，理應(yīng)予以充分保護和鼓勵。專利權(quán)的保護范圍與其獨立權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征的多寡密切相關(guān)。記載的技術(shù)特征越多，保護范圍越窄；技術(shù)特征越少，保護范圍越寬。因此，在專利所要解決的各個技術(shù)問題彼此相對獨立，解決各個技術(shù)問題的技術(shù)特征彼此也相對獨立的情況下，獨立權(quán)利要求中記載了解決一個或者部分技術(shù)問題的必要技術(shù)特征的，即可認(rèn)定其符合實施細則第二十一條第二款的規(guī)定，不應(yīng)再要求其記載解決各個技術(shù)問題的所有技術(shù)特征。否則，會導(dǎo)致獨立權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征過多，保護范圍被過分限制，與其創(chuàng)新程度不相適應(yīng)，悖離專利法“鼓勵發(fā)明創(chuàng)造”的立法目的。但是，對于說明書中明確記載專利技術(shù)方案能夠同時解決多個技術(shù)問題的，表明專利申請人已明示專利技術(shù)方案需要在多個方面同時做出技術(shù)改進。能夠同時解決多個技術(shù)問題本身，構(gòu)成專利技術(shù)方案的重要有益效果，會對專利授權(quán)、確權(quán)以及授權(quán)后的保護產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。因此，說明書中明確記載專利技術(shù)方案能夠同時解決多個技術(shù)問題的，獨立權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)記載能夠同時解決各個技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
本案中，關(guān)于涉案專利所要解決的技術(shù)問題，涉案專利說明書中列舉了EP430892等十一篇現(xiàn)有技術(shù)，針對這些現(xiàn)有技術(shù)，說明書中明確記載其解決的技術(shù)問題為：“這些中沒有一個令人滿意地解決了涉及以下諸方面的所有問題：機動車的可靠傳送，傳送的速度，減小傳送及停泊機動車所需的空間，和減小用于傳送及停泊機動車的托架及相關(guān)系統(tǒng)的綜合成本?！标P(guān)于涉案專利的有益效果，說明書中相應(yīng)地聲稱：“本發(fā)明具有上面指出的所有最佳的特性，并且當(dāng)與列舉過的所有已知發(fā)明比較時是優(yōu)越的?！贬槍Ρ尘凹夹g(shù)EP430892，說明書中亦記載涉案專利與EP430892相比，具有更高可靠性、較快傳送、使停車分區(qū)變得較短和高度變低、綜合成本較低等有益效果。說明書中記載的技術(shù)問題與有益效果相互呼應(yīng)，彼此印證，并無矛盾之處。因此，根據(jù)涉案專利說明書中記載的技術(shù)問題、背景技術(shù)以及有益效果，涉案專利要同時解決可靠傳送、傳送速度、減小空間、減小成本四個方面的技術(shù)問題。獨立權(quán)利要求1中應(yīng)當(dāng)記載能夠同時解決上述四個方面的技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
被訴決定、二審判決未能以涉案專利說明書記載的內(nèi)容為依據(jù)，而是依據(jù)權(quán)利要求1中記載的技術(shù)特征，以“采用了能同時完成支承、定中心、停止移動及抬升機動車的支承裝置（58，59）”為由，認(rèn)定涉案專利所要解決的技術(shù)問題為加快傳送機動車速度和降低托架成本，認(rèn)定事實與適用法律均有錯誤。某某亞洲股份公司的相關(guān)申請再審理由成立。專利復(fù)審委員會應(yīng)在正確認(rèn)定涉案專利所要解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)上，重新對權(quán)利要求1是否缺少必要技術(shù)特征進行審查，重新作出審查決定。
二、被訴決定中有關(guān)實施細則第二十一條第二款的認(rèn)定是否與其有關(guān)專利法第二十六條第四款的認(rèn)定相矛盾
首先，專利法第二十六條第四款與實施細則第二十一條第二款均涉及權(quán)利要求書與說明書的對應(yīng)關(guān)系。專利法第二十六條第四款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，說明要求專利保護的范圍?！备鶕?jù)該規(guī)定，權(quán)利要求的概括應(yīng)當(dāng)適當(dāng)，得到說明書的支持，使得權(quán)利要求的保護范圍與說明書公開的內(nèi)容相適應(yīng)。與實施細則第二十一條第二款僅適用于獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征的情形所不同，專利法第二十六條第四款的適用范圍更為寬泛。其不僅適用于獨立權(quán)利要求，也適用于從屬權(quán)利要求。不僅適用于權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征（例如功能性技術(shù)特征）的范圍過寬，技術(shù)特征本身不能得到說明書支持的情形，也適用于獨立或者從屬權(quán)利要求缺少技術(shù)特征，使得權(quán)利要求限定的技術(shù)方案不能解決專利所要解決的技術(shù)問題，權(quán)利要求整體上不能得到說明書支持的情形。因此，獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征，不符合實施細則第二十一條第二款的規(guī)定的，一般也不能得到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。
本案中，被訴決定一方面認(rèn)定權(quán)利要求1中“并沒有詳細描述支承裝置（58、59）的結(jié)構(gòu)以及如何通過該裝置同時完成支承、定中心、停止移動和抬升機動車的方式，……本領(lǐng)域技術(shù)人員不能得知該裝置是如何通過車輪的水平運動來進行定中心的”，據(jù)此認(rèn)定權(quán)利要求1缺少必要技術(shù)特征。另一方面，又認(rèn)定“權(quán)利要求1雖然使用了功能性限定的技術(shù)特征，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書、說明書附圖及本領(lǐng)域的公知常識，能夠確定合適的實施方式”，據(jù)此認(rèn)定權(quán)利要求4等符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。被訴決定中有關(guān)權(quán)利要求1缺少必要技術(shù)特征的認(rèn)定，與其有關(guān)涉案專利符合專利法第二十六條第四款的理由和結(jié)論相互矛盾，適用法律錯誤。某某亞洲股份公司的相關(guān)申請再審理由成立。專利復(fù)審委員會在重新作出審查決定時，應(yīng)當(dāng)重新對權(quán)利要求1是否符合實施細則第二十一條第二款、專利法第二十六條第四款的規(guī)定分別進行審查，避免再次出現(xiàn)矛盾的情形。
裁判要旨
獨立權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征本身，并非認(rèn)定專利所要解決的技術(shù)問題的依據(jù)。獨立權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征，不符合專利法實施細則第二十條第二款規(guī)定的，一般也不能得到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。對于說明書中記載的解決技術(shù)問題的結(jié)構(gòu)特征、實現(xiàn)方式等，權(quán)利人可以進行功能性概括，以功能性技術(shù)特征對獨立權(quán)利要求的保護范圍進行限定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第26條第4款
《中華人民共和國專利法實施細則》第20條（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法實施細則》第21條第2款）
一審：北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第2635號（2010年12月1日）
二審：北京市高級人民法院（2011）高行終字第531號（2011年6月8日）
再審：最高人民法院（2013）知行字第50號（2013年12月13日）
再審：最高人民法院（2014）行提字12、13、14號（2014年12月18日）
