某某亞洲股份公司與國家知識產權局專利復審委員會、劉某某等發(fā)明專利權無效行政糾紛案-“缺乏必要技術特征”與“權利要求書是否以說明書為依據”的適用范圍及關系
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-017
關鍵詞
行政/專利相關行政案件/發(fā)明專利/技術問題/必要技術特征/權利要求書/說明書
基本案情
某某亞洲股份公司系名稱為“自動的機械停車場中用于機動車水平傳送的托架”發(fā)明專利（即本案專利）的權利人。本案專利有15項權利要求，其中獨立權利要求1為：“在輪子（3）上自行走的托架，.....一個部分還具有一對裝置（58），裝置（58）可對稱地垂直于該托架縱軸線移動并被構造用來支承、定中心、停止移動及抬升該機動車的一個軸的兩個車輪，而另一部分具有一對裝置（59），裝置（59）可對稱地垂直于該托架縱軸線移動并被構造用來支承、定中心、停止移動及抬升該機動車第二軸的兩個車輪……。”針對本專利，劉某某等先后三次提出無效請求，其理由之一為權利要求1-15缺少必要技術特征，不符合《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱實施細則）第二十一條第二款的規(guī)定。國家知識產權局專利復審委員會（以下簡稱專利復審委員會）對三無效請求合案審理后認為，權利要求1及有關從屬權利要求缺少必要技術特征，不符合實施細則第二十一條第二款的規(guī)定，故宣告所述權利要求無效。某某亞洲股份公司不服提起行政訴訟。
北京市第一中級人民法院于2010年12月1日作出（2010）一中知行初字第2635號判決，駁回某某亞洲股份公司的訴訟請求。某某亞洲股份公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2011年6月8日作出（2011）高行終字第531號判決，駁回上訴，維持原判。某某亞洲股份公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2013年12月13日作出(2013)知行字第50號裁定，提審本案，并于2014年12月18日作出（2014）行提字12、13、14號判決，撤銷被訴決定以及一、二審判決，判令專利復審委員會重新作出審查決定。
裁判理由
最高人民法院認為，案件爭議焦點主要包括：（一）被訴決定、二審判決對涉案專利所要解決的技術問題的認定是否正確。（二）被訴決定中有關實施細則第二十一條第二款的認定，是否與其有關專利法第二十六條第四款的認定相矛盾等。
一、關于被訴決定和二審判決對涉案專利所要解決的技術問題的認定是否正確
被訴決定、二審判決認為，涉案專利權利要求1中采用了能同時完成支承、定中心、停止移動及抬升機動車的支承裝置（58，59），故涉案專利所要解決的技術問題為加快傳送機動車速度和降低托架成本。本院認為，上述認定缺乏事實依據，適用法律錯誤，具體理由如下：
首先，實施細則第二十一條第二款規(guī)定：“獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術內容，記載解決技術問題的必要技術特征?！备鶕鲜鲆?guī)定，獨立權利要求中記載的必要技術特征應當與發(fā)明或者實用新型專利所要解決的技術問題相對應。正確認定實施細則第二十一條第二款所稱的“技術問題”，是判斷獨立權利要求是否缺少必要技術特征的基礎。
其次，在一項專利或者專利申請中，權利要求書與說明書是最為重要的兩個部分，二者相互依存，形成緊密聯(lián)系的有機整體。其中，權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定專利權的保護范圍；說明書應當為權利要求書提供支持，充分公開權利要求限定的技術方案，并可以用于解釋權利要求的內容。實施細則第二十一條第二款的規(guī)定，旨在進一步規(guī)范說明書與權利要求書中保護范圍最大的權利要求--獨立權利要求的對應關系，使得獨立權利要求限定的技術方案能夠與說明書中記載的內容，尤其是背景技術、技術問題、有益效果等內容相適應。因此，實施細則第二十一條第二款所稱的“技術問題”，是指專利說明書中記載的專利所要解決的技術問題，是專利申請人根據其對說明書中記載的背景技術的主觀認識，在說明書中主觀聲稱的其要解決的技術問題?？紤]到說明書中的背景技術、技術問題、有益效果相互關聯(lián)，相互印證，分別從不同角度對專利所要解決的技術問題進行說明。因此，在認定專利所要解決的技術問題時，應當以說明書中記載的技術問題為基本依據，并綜合考慮說明書中有關背景技術及其存在的技術缺陷、涉案專利相對于背景技術取得的有益效果等內容。獨立權利要求中記載的技術特征本身，并非認定專利所要解決的技術問題的依據。因此，對于一審第三人有關依據權利要求1中記載的技術特征，權利要求1解決的技術問題是“自行走”和實現(xiàn)支承裝置的四個功能（支承、定中心、停止移動及抬升）的主張，本院不予支持。
再次，實施細則第二十一條第二款所稱的“技術問題”，不同于在判斷權利要求是否具有創(chuàng)造性時，根據權利要求與最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征，重新確定的專利實際解決的技術問題。其理由是：其一，在判斷權利要求是否具有創(chuàng)造性時，重新確定技術問題的目的，是為了規(guī)范自由裁量權的行使，使得對現(xiàn)有技術中是否存在技術啟示的認定更為客觀，對專利是否具有創(chuàng)造性的認定更為客觀。該目的與實施細則第二十一條第二款的立法目的存在本質區(qū)別。其二，在判斷創(chuàng)造性時，隨著與權利要求進行對比的最接近的現(xiàn)有技術不同，認定的區(qū)別技術特征往往也會有所差異，重新確定的技術問題也會隨之改變。因此，重新確定的技術問題是動態(tài)的、相對的，并且通常不同于說明書中記載的專利所要解決的技術問題。因此，在認定權利要求是否缺少必要技術特征時，不能以重新確定的技術問題為基礎。一審第三人有關US2840248號美國專利是最接近的現(xiàn)有技術的主張，與認定涉案專利所要解決的技術問題沒有關聯(lián)。
復次，專利權的保護范圍應當與其創(chuàng)新程度相適應。在某些情況下，一項專利技術方案可以針對多項背景技術，從不同角度、不同方面分別進行技術改進，解決多個技術問題。這樣的專利技術方案作出了較多的創(chuàng)新，理應予以充分保護和鼓勵。專利權的保護范圍與其獨立權利要求中記載的技術特征的多寡密切相關。記載的技術特征越多，保護范圍越窄；技術特征越少，保護范圍越寬。因此，在專利所要解決的各個技術問題彼此相對獨立，解決各個技術問題的技術特征彼此也相對獨立的情況下，獨立權利要求中記載了解決一個或者部分技術問題的必要技術特征的，即可認定其符合實施細則第二十一條第二款的規(guī)定，不應再要求其記載解決各個技術問題的所有技術特征。否則，會導致獨立權利要求中記載的技術特征過多，保護范圍被過分限制，與其創(chuàng)新程度不相適應，悖離專利法“鼓勵發(fā)明創(chuàng)造”的立法目的。但是，對于說明書中明確記載專利技術方案能夠同時解決多個技術問題的，表明專利申請人已明示專利技術方案需要在多個方面同時做出技術改進。能夠同時解決多個技術問題本身，構成專利技術方案的重要有益效果，會對專利授權、確權以及授權后的保護產生實質性的影響。因此，說明書中明確記載專利技術方案能夠同時解決多個技術問題的，獨立權利要求中應當記載能夠同時解決各個技術問題的必要技術特征。
本案中，關于涉案專利所要解決的技術問題，涉案專利說明書中列舉了EP430892等十一篇現(xiàn)有技術，針對這些現(xiàn)有技術，說明書中明確記載其解決的技術問題為：“這些中沒有一個令人滿意地解決了涉及以下諸方面的所有問題：機動車的可靠傳送，傳送的速度，減小傳送及停泊機動車所需的空間，和減小用于傳送及停泊機動車的托架及相關系統(tǒng)的綜合成本?！标P于涉案專利的有益效果，說明書中相應地聲稱：“本發(fā)明具有上面指出的所有最佳的特性，并且當與列舉過的所有已知發(fā)明比較時是優(yōu)越的?！贬槍Ρ尘凹夹gEP430892，說明書中亦記載涉案專利與EP430892相比，具有更高可靠性、較快傳送、使停車分區(qū)變得較短和高度變低、綜合成本較低等有益效果。說明書中記載的技術問題與有益效果相互呼應，彼此印證，并無矛盾之處。因此，根據涉案專利說明書中記載的技術問題、背景技術以及有益效果，涉案專利要同時解決可靠傳送、傳送速度、減小空間、減小成本四個方面的技術問題。獨立權利要求1中應當記載能夠同時解決上述四個方面的技術問題的必要技術特征。
被訴決定、二審判決未能以涉案專利說明書記載的內容為依據，而是依據權利要求1中記載的技術特征，以“采用了能同時完成支承、定中心、停止移動及抬升機動車的支承裝置（58，59）”為由，認定涉案專利所要解決的技術問題為加快傳送機動車速度和降低托架成本，認定事實與適用法律均有錯誤。某某亞洲股份公司的相關申請再審理由成立。專利復審委員會應在正確認定涉案專利所要解決的技術問題的基礎上，重新對權利要求1是否缺少必要技術特征進行審查，重新作出審查決定。
二、被訴決定中有關實施細則第二十一條第二款的認定是否與其有關專利法第二十六條第四款的認定相矛盾
首先，專利法第二十六條第四款與實施細則第二十一條第二款均涉及權利要求書與說明書的對應關系。專利法第二十六條第四款規(guī)定：“權利要求書應當以說明書為依據，說明要求專利保護的范圍?！备鶕撘?guī)定，權利要求的概括應當適當，得到說明書的支持，使得權利要求的保護范圍與說明書公開的內容相適應。與實施細則第二十一條第二款僅適用于獨立權利要求缺少必要技術特征的情形所不同，專利法第二十六條第四款的適用范圍更為寬泛。其不僅適用于獨立權利要求，也適用于從屬權利要求。不僅適用于權利要求中記載的技術特征（例如功能性技術特征）的范圍過寬，技術特征本身不能得到說明書支持的情形，也適用于獨立或者從屬權利要求缺少技術特征，使得權利要求限定的技術方案不能解決專利所要解決的技術問題，權利要求整體上不能得到說明書支持的情形。因此，獨立權利要求缺少必要技術特征，不符合實施細則第二十一條第二款的規(guī)定的，一般也不能得到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。
本案中，被訴決定一方面認定權利要求1中“并沒有詳細描述支承裝置（58、59）的結構以及如何通過該裝置同時完成支承、定中心、停止移動和抬升機動車的方式，……本領域技術人員不能得知該裝置是如何通過車輪的水平運動來進行定中心的”，據此認定權利要求1缺少必要技術特征。另一方面，又認定“權利要求1雖然使用了功能性限定的技術特征，但是本領域技術人員根據說明書、說明書附圖及本領域的公知常識，能夠確定合適的實施方式”，據此認定權利要求4等符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。被訴決定中有關權利要求1缺少必要技術特征的認定，與其有關涉案專利符合專利法第二十六條第四款的理由和結論相互矛盾，適用法律錯誤。某某亞洲股份公司的相關申請再審理由成立。專利復審委員會在重新作出審查決定時，應當重新對權利要求1是否符合實施細則第二十一條第二款、專利法第二十六條第四款的規(guī)定分別進行審查，避免再次出現(xiàn)矛盾的情形。
裁判要旨
獨立權利要求中記載的技術特征本身，并非認定專利所要解決的技術問題的依據。獨立權利要求缺少必要技術特征，不符合專利法實施細則第二十條第二款規(guī)定的，一般也不能得到說明書的支持，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。對于說明書中記載的解決技術問題的結構特征、實現(xiàn)方式等，權利人可以進行功能性概括，以功能性技術特征對獨立權利要求的保護范圍進行限定。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第26條第4款
《中華人民共和國專利法實施細則》第20條（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法實施細則》第21條第2款）
一審：北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第2635號（2010年12月1日）
二審：北京市高級人民法院（2011）高行終字第531號（2011年6月8日）
再審：最高人民法院（2013）知行字第50號（2013年12月13日）
再審：最高人民法院（2014）行提字12、13、14號（2014年12月18日）
