某某電子有限責任公司訴國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會、寧波某某電子科技有限公司發(fā)明專利權無效行政糾紛案-權利要求的認定
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-018
關鍵詞
行政/發(fā)明專利權無效/權利要求/說明書/無效決定合法性審查
基本案情
本案涉及專利號為97197519.X，名稱為“具有低矯頑磁力特性的偏磁元件的磁力式電子貨品監(jiān)視用標識器”發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）。2010年4月27日，某某電子科技有限公司以全部權利要求均未能以說明書為依據(jù)，不符合《中華人民共和國專利法》（2001年修正）（以下簡稱《專利法》）第二十六條第四款的規(guī)定等為由，向專利復審委員會提出無效宣告請求。2012年2月29日，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會作出第18161號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定）。被訴決定認定，涉案專利權利要求1-4、6-7、9-12、14-18、20-26、29-30、34-35、37-42、44、46-47未能以說明書為依據(jù)，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定，故宣告所述權利要求無效，某某電子科技有限公司的無效理由不能成立，故在所述權利要求的基礎上維持專利權繼續(xù)有效。某某電子公司不服被訴決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，請求撤銷被訴決定。
北京市第一中級人民法院于2012年12月14日作出（2012）一中知行初字第2111號判決：維持被訴決定。某某電子公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決和被訴決定，判令專利復審委員會重新作出審查決定。北京市高級人民法院于2013年12月30日作出（2013）高行終字第961號判決駁回上訴，維持一審判決。某某電子公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2015年12月18日作出（2014）知行字第96號裁定，提審本案。最高人民法院于2017年3月23日作出（2016）最高法行再19號判決，判決撤銷一、二審判決，部分撤銷國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會第18161號無效宣告請求審查決定中有關權利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合《專利法》第26條第4款規(guī)定，維持所述權利要求有效的認定，由國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會就所述權利要求是否符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定重新作出審查決定。
裁判理由
最高人民法院認為，本案爭議焦點為：
一、在認定涉案專利權利要求是否以說明書為依據(jù)時，如何理解涉案專利所要解決的技術問題？
《專利法》第26條第4款規(guī)定的“以說明書為依據(jù)”涉及的主要是權利要求書與說明書的相互關系問題，通常應當以說明書本身記載的相關內(nèi)容為基本依據(jù)來認定涉案專利要解決的技術問題和實現(xiàn)的技術效果。雖然在判斷權利要求是否具有創(chuàng)造性時，會根據(jù)權利要求與“最接近的現(xiàn)有技術”的區(qū)別技術特征所重新確定“實際解決的技術問題”。但是，該“實際解決的技術問題”可能并不同于涉案專利要解決的技術問題，不能直接作為認定權利要求是否以說明書為依據(jù)的基礎。
綜合考慮涉案專利說明書中有關背景技術、發(fā)明目的、有益效果、具體實施方式等內(nèi)容，涉案專利相對于背景技術作出的改進主要在于以特定材料制作偏磁元件，以使得標識器更容易退活化，并且標識器不會因“存儲、運輸或裝卸時所可能會出現(xiàn)的磁場作用”而意外退活化。故也應據(jù)此認定涉案專利所要解決的技術問題和實現(xiàn)的技術效果。
二、涉案專利說明書中記載的第一實施例、第三實施例是否充分公開，對認定涉案專利權利要求是否以說明書為依據(jù)有何影響？
在認定權利要求是否以說明書為依據(jù)時，應當以說明書中充分公開的技術內(nèi)容為基礎。對于說明書中未能充分公開的內(nèi)容，由于該部分內(nèi)容不能達到讓本領域技術人員能夠實現(xiàn)的程度，不宜將其作為認定權利要求是否以說明書為依據(jù)的基礎。涉案專利說明書中記載的有關第一實施例、第三實施例的技術內(nèi)容未能充分公開，不能作為認定權利要求1-47是否“以說明書為依據(jù)”的基礎。
三、涉案專利權利要求是否以說明書為依據(jù)？
涉案專利權利要求1-4、6-7、9-12、14-18、20-26、29-30、37-42、44、46-47的保護范圍明顯超出了涉案專利說明書充分公開的程度和涉案專利的技術貢獻程度，未能以說明書為依據(jù)。權利要求34-35限定的技術方案缺乏具體實施方式支持，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。
關于被訴決定維持有效的權利要求5、8、13、19、27、28、31、32、33、36、43和45。權利要求5、8、13、19、27、28、36、43和45的保護范圍明顯超出了涉案專利說明書充分公開的程度和涉案專利的技術貢獻程度，未能以說明書為依據(jù)。權利要求32限定的技術方案缺乏具體實施方式支持，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。權利要求31、33能夠得到說明書中充分公開的具體實施方式的支持，符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。
四、關于本案的審理范圍和處理方式
《中華人民共和國行政訴訟法》（以下簡稱《行政訴訟法》）第六條規(guī)定：“人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進行審查。”根據(jù)該規(guī)定，人民法院可主要根據(jù)當事人提出的訴訟請求以及主張的事實和理由，對被訴決定的合法性進行審理，但并不以此為限。人民法院發(fā)現(xiàn)被訴決定存在違反法律規(guī)定的其他情形的，可以一并審查。本案中，被訴決定中維持有效的權利要求中的大部分權利要求同樣存在未能以說明書為依據(jù)的情形，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。為避免錯誤維持有效的權利要求損害第三人的合法權益和社會公共利益，在充分聽取各方當事人意見的基礎上，根據(jù)《行政訴訟法》第六條的規(guī)定對維持有效的權利要求是否符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定一并進行審理。
根據(jù)《行政訴訟法》第七十條規(guī)定，在被訴決定中的各項認定屬于可以區(qū)分的情況下，人民法院可以依法判決部分撤銷被訴決定中的有關認定。綜上，最高人民法院作出判決：（一）部分撤銷國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會第18161號無效宣告請求審查決定中有關權利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合《專利法》第26條第4款規(guī)定，維持所述權利要求有效的認定，由國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會就所述權利要求是否符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定重新作出審查決定；（二）撤銷北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第2111號行政判決；（三）撤銷北京市高級人民法院（2013）高行終字第961號行政判決。
裁判要旨
“權利要求應當以說明書為依據(jù)”是維護權利人與社會公眾的利益平衡，防止專利權侵蝕公有領域，為后續(xù)創(chuàng)新保留必要空間的重要制度保障。因而，一方面，權利人有權在說明書充分公開的具體實施方式等內(nèi)容的基礎上，通過合理概括的方式撰寫權利要求，以獲得適度的保護范圍；另一方面，權利要求限定的保護范圍應當與涉案專利的技術貢獻和說明書充分公開的范圍相適應。
人民法院可主要根據(jù)當事人提出的訴訟請求以及主張的事實和理由，對被訴決定的合法性進行審理，但并不以此為限。人民法院發(fā)現(xiàn)被訴決定存在違反法律規(guī)定的其他情形的，可以一并審查。
人民法院可區(qū)分不同權利要求以及不同的法律規(guī)定，對被訴決定中的相關認定分別審理并作出認定，部分撤銷被訴決定中認定錯誤的部分。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》（2020年修正）第22條、第26條（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條、第26條）
一審：北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第2111號行政判決（2012年12月14日）
二審：北京市高級人民法院（2013）高行終字第961號行政判決（2013年12月30日）
提審：最高人民法院（2014）知行字第96號行政裁定（2015年12月18日）
再審：最高人民法院（2016）最高法行再19號行政判決（2017年3月23日）
