某某電子有限責(zé)任公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)、寧波某某電子科技有限公司發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案-權(quán)利要求的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-09-3-024-018
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行政/發(fā)明專利權(quán)無(wú)效/權(quán)利要求/說(shuō)明書(shū)/無(wú)效決定合法性審查
基本案情
本案涉及專利號(hào)為97197519.X，名稱為“具有低矯頑磁力特性的偏磁元件的磁力式電子貨品監(jiān)視用標(biāo)識(shí)器”發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）。2010年4月27日，某某電子科技有限公司以全部權(quán)利要求均未能以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，不符合《中華人民共和國(guó)專利法》（2001年修正）（以下簡(jiǎn)稱《專利法》）第二十六條第四款的規(guī)定等為由，向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。2012年2月29日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出第18161號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定）。被訴決定認(rèn)定，涉案專利權(quán)利要求1-4、6-7、9-12、14-18、20-26、29-30、34-35、37-42、44、46-47未能以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定，故宣告所述權(quán)利要求無(wú)效，某某電子科技有限公司的無(wú)效理由不能成立，故在所述權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)繼續(xù)有效。某某電子公司不服被訴決定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟，請(qǐng)求撤銷(xiāo)被訴決定。
北京市第一中級(jí)人民法院于2012年12月14日作出（2012）一中知行初字第2111號(hào)判決：維持被訴決定。某某電子公司不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，請(qǐng)求撤銷(xiāo)一審判決和被訴決定，判令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。北京市高級(jí)人民法院于2013年12月30日作出（2013）高行終字第961號(hào)判決駁回上訴，維持一審判決。某某電子公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?。最高人民法院?015年12月18日作出（2014）知行字第96號(hào)裁定，提審本案。最高人民法院于2017年3月23日作出（2016）最高法行再19號(hào)判決，判決撤銷(xiāo)一、二審判決，部分撤銷(xiāo)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第18161號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定中有關(guān)權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合《專利法》第26條第4款規(guī)定，維持所述權(quán)利要求有效的認(rèn)定，由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)就所述權(quán)利要求是否符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定重新作出審查決定。
裁判理由
最高人民法院認(rèn)為，本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：
一、在認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求是否以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)時(shí)，如何理解涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題？
《專利法》第26條第4款規(guī)定的“以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)”涉及的主要是權(quán)利要求書(shū)與說(shuō)明書(shū)的相互關(guān)系問(wèn)題，通常應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)本身記載的相關(guān)內(nèi)容為基本依據(jù)來(lái)認(rèn)定涉案專利要解決的技術(shù)問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。雖然在判斷權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性時(shí)，會(huì)根據(jù)權(quán)利要求與“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”的區(qū)別技術(shù)特征所重新確定“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。但是，該“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”可能并不同于涉案專利要解決的技術(shù)問(wèn)題，不能直接作為認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)的基礎(chǔ)。
綜合考慮涉案專利說(shuō)明書(shū)中有關(guān)背景技術(shù)、發(fā)明目的、有益效果、具體實(shí)施方式等內(nèi)容，涉案專利相對(duì)于背景技術(shù)作出的改進(jìn)主要在于以特定材料制作偏磁元件，以使得標(biāo)識(shí)器更容易退活化，并且標(biāo)識(shí)器不會(huì)因“存儲(chǔ)、運(yùn)輸或裝卸時(shí)所可能會(huì)出現(xiàn)的磁場(chǎng)作用”而意外退活化。故也應(yīng)據(jù)此認(rèn)定涉案專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。
二、涉案專利說(shuō)明書(shū)中記載的第一實(shí)施例、第三實(shí)施例是否充分公開(kāi)，對(duì)認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求是否以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)有何影響？
在認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)中充分公開(kāi)的技術(shù)內(nèi)容為基礎(chǔ)。對(duì)于說(shuō)明書(shū)中未能充分公開(kāi)的內(nèi)容，由于該部分內(nèi)容不能達(dá)到讓本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，不宜將其作為認(rèn)定權(quán)利要求是否以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)的基礎(chǔ)。涉案專利說(shuō)明書(shū)中記載的有關(guān)第一實(shí)施例、第三實(shí)施例的技術(shù)內(nèi)容未能充分公開(kāi)，不能作為認(rèn)定權(quán)利要求1-47是否“以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)”的基礎(chǔ)。
三、涉案專利權(quán)利要求是否以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)？
涉案專利權(quán)利要求1-4、6-7、9-12、14-18、20-26、29-30、37-42、44、46-47的保護(hù)范圍明顯超出了涉案專利說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的程度和涉案專利的技術(shù)貢獻(xiàn)程度，未能以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)。權(quán)利要求34-35限定的技術(shù)方案缺乏具體實(shí)施方式支持，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。
關(guān)于被訴決定維持有效的權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、31、32、33、36、43和45。權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、36、43和45的保護(hù)范圍明顯超出了涉案專利說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的程度和涉案專利的技術(shù)貢獻(xiàn)程度，未能以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)。權(quán)利要求32限定的技術(shù)方案缺乏具體實(shí)施方式支持，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。權(quán)利要求31、33能夠得到說(shuō)明書(shū)中充分公開(kāi)的具體實(shí)施方式的支持，符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。
四、關(guān)于本案的審理范圍和處理方式
《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》（以下簡(jiǎn)稱《行政訴訟法》）第六條規(guī)定：“人民法院審理行政案件，對(duì)行政行為是否合法進(jìn)行審查。”根據(jù)該規(guī)定，人民法院可主要根據(jù)當(dāng)事人提出的訴訟請(qǐng)求以及主張的事實(shí)和理由，對(duì)被訴決定的合法性進(jìn)行審理，但并不以此為限。人民法院發(fā)現(xiàn)被訴決定存在違反法律規(guī)定的其他情形的，可以一并審查。本案中，被訴決定中維持有效的權(quán)利要求中的大部分權(quán)利要求同樣存在未能以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)的情形，不符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。為避免錯(cuò)誤維持有效的權(quán)利要求損害第三人的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，在充分聽(tīng)取各方當(dāng)事人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《行政訴訟法》第六條的規(guī)定對(duì)維持有效的權(quán)利要求是否符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定一并進(jìn)行審理。
根據(jù)《行政訴訟法》第七十條規(guī)定，在被訴決定中的各項(xiàng)認(rèn)定屬于可以區(qū)分的情況下，人民法院可以依法判決部分撤銷(xiāo)被訴決定中的有關(guān)認(rèn)定。綜上，最高人民法院作出判決：（一）部分撤銷(xiāo)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第18161號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定中有關(guān)權(quán)利要求5、8、13、19、27、28、32、36、43和45符合《專利法》第26條第4款規(guī)定，維持所述權(quán)利要求有效的認(rèn)定，由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)就所述權(quán)利要求是否符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定重新作出審查決定；（二）撤銷(xiāo)北京市第一中級(jí)人民法院（2012）一中知行初字第2111號(hào)行政判決；（三）撤銷(xiāo)北京市高級(jí)人民法院（2013）高行終字第961號(hào)行政判決。
裁判要旨
“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)”是維護(hù)權(quán)利人與社會(huì)公眾的利益平衡，防止專利權(quán)侵蝕公有領(lǐng)域，為后續(xù)創(chuàng)新保留必要空間的重要制度保障。因而，一方面，權(quán)利人有權(quán)在說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的具體實(shí)施方式等內(nèi)容的基礎(chǔ)上，通過(guò)合理概括的方式撰寫(xiě)權(quán)利要求，以獲得適度的保護(hù)范圍；另一方面，權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)與涉案專利的技術(shù)貢獻(xiàn)和說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的范圍相適應(yīng)。
人民法院可主要根據(jù)當(dāng)事人提出的訴訟請(qǐng)求以及主張的事實(shí)和理由，對(duì)被訴決定的合法性進(jìn)行審理，但并不以此為限。人民法院發(fā)現(xiàn)被訴決定存在違反法律規(guī)定的其他情形的，可以一并審查。
人民法院可區(qū)分不同權(quán)利要求以及不同的法律規(guī)定，對(duì)被訴決定中的相關(guān)認(rèn)定分別審理并作出認(rèn)定，部分撤銷(xiāo)被訴決定中認(rèn)定錯(cuò)誤的部分。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》（2020年修正）第22條、第26條（本案適用的是2001年7月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第22條、第26條）
一審：北京市第一中級(jí)人民法院（2012）一中知行初字第2111號(hào)行政判決（2012年12月14日）
二審：北京市高級(jí)人民法院（2013）高行終字第961號(hào)行政判決（2013年12月30日）
提審：最高人民法院（2014）知行字第96號(hào)行政裁定（2015年12月18日）
再審：最高人民法院（2016）最高法行再19號(hào)行政判決（2017年3月23日）
