北京某醫(yī)藥公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)等發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-馬庫(kù)什權(quán)利要求修改的司法判斷
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-09-3-024-007
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行政/專利相關(guān)行政案件/專利權(quán)無效/馬庫(kù)什權(quán)利要求/權(quán)利要求修改
基本案情
北京某醫(yī)藥公司起訴請(qǐng)求：撤銷國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱專利復(fù)審委員會(huì)）作出的第16266號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱第16266號(hào)決定），宣告本專利權(quán)全部無效。
專利復(fù)審委員會(huì)辯稱：第16266號(hào)訴決定正確，應(yīng)駁回北京某醫(yī)藥公司訴訟請(qǐng)求。
一審法院經(jīng)審理查明：本案涉及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2003年9月24日授權(quán)公告、申請(qǐng)日為1992年2月21日、名稱為“用于治療或預(yù)防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”的第9712634X.X號(hào)發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱本專利），專利權(quán)人為某會(huì)社。本專利授權(quán)公告的權(quán)利要求書如下：
“1.一種制備用于治療或預(yù)防高血壓的藥物組合物的方法，該方法包括將抗高血壓劑與藥物上的可接受的載體或稀釋劑混合，其中抗高血壓劑為至少一種如下所示的式（Ⅰ）化合物或其可用作藥用的鹽或酯，
其中:
R1代表具有1至6個(gè)碳原子的烷基；
R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6個(gè)碳原子的烷基；
R4代表:
氫原子:或
具有1至6個(gè)碳原子的烷基:
R5代表羧基、式COOR5a基團(tuán)或式-CONR8R9基團(tuán)，其中R8R9相同或不同并各自代表:
氫原子；
含有1至6個(gè)碳原子的未被取代的烷基；
含有1至6個(gè)碳原子的被取代的烷基，該烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6個(gè)碳原子的烷氧羰基取代；或
R8和R9一起代表含有2至6個(gè)碳原子的被取代的亞烷基，該亞烷基被一個(gè)其烷基部分含有1至6個(gè)碳原子的烷氧羰基取代；
以及其中的R5a代表:
含有1至6個(gè)碳原子的烷基；
烷酰氧烷基，其中的烷?；糠趾屯榛糠指髯院?至6個(gè)碳原子；
烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6個(gè)碳原子；
（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧雜環(huán)戊烯-4-基)甲基；或
2-苯并[c]呋喃酮基；
R6代表氫原子；和
R7代表羧基或四唑-5-基?！?/p>
本專利說明書記載：我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有限種類的1-（聯(lián)苯基甲基）-咪唑-5-羧酸衍生物具有優(yōu)良的AⅡ受體拮抗活性，由此可用作抗高血壓藥物并用于治療和預(yù)防心臟疾病。為此，本專利發(fā)明目的之一是提供了一系列新的1-（聯(lián)苯基甲基）-咪唑-5-羧酸衍生物。本專利說明書第107-108頁記載了權(quán)利要求1所述式I化合物的多個(gè)具體（試驗(yàn)）化合物的活性數(shù)據(jù)，其相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的化合物A具有意外效果。
針對(duì)本專利權(quán)，北京某醫(yī)藥公司于2010年4月23日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求，其理由為本專利權(quán)利要求1不符合2001年施行的《中華人民共和國(guó)專利法》（以下簡(jiǎn)稱《專利法》）第二十二條第三款、第二十六條第四款和2002年修訂的《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《專利法實(shí)施細(xì)則》）第二十條第一款的規(guī)定。專利復(fù)審委員會(huì)作出16266號(hào)審查決定，在某會(huì)社于2011年1月14日提交的修改文本的基礎(chǔ)上，維持本專利權(quán)有效。
一審法院認(rèn)為，第16266號(hào)決定首頁將無效宣告請(qǐng)求審查決定的類型確定為“維持專利權(quán)有效”僅能理解為是在某會(huì)社于2011年1月14日提交的修改文本的基礎(chǔ)上維持本專利權(quán)有效，而非是在本專利授權(quán)公告時(shí)的權(quán)利要求文本的基礎(chǔ)上維持本專利權(quán)有效。第16266號(hào)決定并不存在認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。某會(huì)社對(duì)該馬庫(kù)什權(quán)利要求中馬庫(kù)什要素的刪除并不直接等同于并列技術(shù)方案的刪除，不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十八條的規(guī)定。專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)此以不符合上述規(guī)定而不予接受該修改文本并不存在法律適用錯(cuò)誤。在專利無效的口頭審理階段，北京某醫(yī)藥公司對(duì)于專利復(fù)審委員會(huì)不予接受該不屬于并列技術(shù)方案的刪除的文本也當(dāng)庭表示同意。關(guān)于創(chuàng)造性判斷，證據(jù)1并沒有定義或記載北京某醫(yī)藥公司所述的取代基R1、R13、R2、R3、R6、R7、R8同時(shí)分別是“R1代表4位連接的任意取代的苯基，其取代部位為5位上，R13為4唑基，R2代表氫，R3代表氫，R6代表直鏈丙烷基，R7代表支鏈丁烷基，R8代表羧基”的具體化合物。因此，北京某醫(yī)藥公司所述該具體化合物的技術(shù)方案并未在證據(jù)1中公開，不能據(jù)此評(píng)述本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。相對(duì)于證據(jù)1的中譯文第15頁所涉及的優(yōu)選化合物的第2個(gè)化合物（即證據(jù)1實(shí)施例329的化合物）與第3個(gè)化合物（即證據(jù)1實(shí)施例265C的化合物）而言，與本專利權(quán)利要求1相比，其區(qū)別在于實(shí)施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基分別為C2F5、COOH基團(tuán)，而本專利權(quán)利要求1化合物在咪唑4-位上的取代基為權(quán)利要求1中所定義的R2R3（OR4），二者明顯不同，因此，證據(jù)1并未給出咪唑4-位上的取代基是羥基支鏈烷基或烷氧基支鏈烷基的技術(shù)啟示。同時(shí)，北京某醫(yī)藥公司也未提供現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)證明實(shí)施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基可以被羥基支鏈烷基或烷氧基支鏈烷基替代且替代之后具有相似的活性或作用。此外，根據(jù)說明書第2頁相應(yīng)記載內(nèi)容并無法得出北京某醫(yī)藥公司所述“AⅡ受體抑制活性與咪唑其他位置上的取代基關(guān)系不大”的結(jié)論。關(guān)于本專利權(quán)利要求1技術(shù)方案的技術(shù)效果，本專利說明書第107-108頁已經(jīng)記載了權(quán)利要求1所述式I化合物的多個(gè)具體化合物的活性數(shù)據(jù)，其相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的化合物A具有意外效果。因此，本專利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1是非顯而易見的，具備《專利法》第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第五十四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，北京市第一中級(jí)人民法院于2011年12月20日作出（2011）一中知行初字第2403號(hào)行政判決：維持專利復(fù)審委員會(huì)作出的第16266號(hào)決定。
北京某醫(yī)藥公司不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，請(qǐng)求撤銷一審判決及第16266號(hào)決定，責(zé)令專利復(fù)審委員會(huì)重新作出審查決定。北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，一審判決及第16266號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。北京市高級(jí)人民法院于2013年9月24日作出（2012）高行終字第833號(hào)行政判決，撤銷一審判決和第16266號(hào)決定，專利復(fù)審委員會(huì)重新作出決定。專利復(fù)審委員會(huì)不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛?qǐng)求撤銷二審判決，維持一審判決及被訴決定。最高人民法院于2017年12月20日作出(2016)最高法行再41號(hào)行政判決：撤銷二審判決，維持一審判決。
裁判理由
最高人民法院審查認(rèn)為，馬庫(kù)什權(quán)利要求是化學(xué)發(fā)明專利申請(qǐng)中一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式，即一項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)權(quán)利要求中限定多個(gè)并列的可選擇要素概括的權(quán)利要求。馬庫(kù)什權(quán)利要求撰寫方式的產(chǎn)生是為了解決化學(xué)領(lǐng)域中多個(gè)取代基基團(tuán)沒有共同上位概念可概括的問題，其本身一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達(dá)方式，而非功能性的表達(dá)方式。馬庫(kù)什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，其所有可選擇化合物具有共同性能和作用，并且具有共同的結(jié)構(gòu)或者所有可選擇要素屬于該發(fā)明所屬領(lǐng)域公認(rèn)的同一化合物。雖然馬庫(kù)什權(quán)利要求的撰寫方式特殊，但是也應(yīng)當(dāng)符合《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》關(guān)于單一性的規(guī)定。
馬庫(kù)什權(quán)利要求具有極強(qiáng)的概括能力，一旦獲得授權(quán)，專利權(quán)保護(hù)范圍將涵蓋所有具有相同結(jié)構(gòu)、性能或作用的化合物，專利權(quán)人權(quán)益將得到最大化實(shí)現(xiàn)。而從本質(zhì)而言，專利權(quán)是對(duì)某項(xiàng)權(quán)利的壟斷，專利權(quán)人的所享有的權(quán)利范圍越大，社會(huì)公眾所受的限制也就越多，因此，從公平角度出發(fā)，對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)。馬庫(kù)什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案。選擇一個(gè)變量應(yīng)該生成一種具有相同效果的藥物，即選擇不同的分子式生成不同的藥物，但是這些藥物的藥效不應(yīng)該有太大差異，相互應(yīng)當(dāng)可以替代，而且可以預(yù)期所要達(dá)到的效果是相同的，這才符合當(dāng)初創(chuàng)設(shè)馬庫(kù)什權(quán)利要求的目的。因此，馬庫(kù)什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫(kù)什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫(kù)什要素只有在特定情況下才會(huì)表現(xiàn)為單個(gè)化合物，但通常而言，馬庫(kù)什要素應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物。如果認(rèn)定馬庫(kù)什權(quán)利要求所表述的化合物是眾多化合物的集合，就明顯與單一性要求不符，因此二審判決認(rèn)為馬庫(kù)什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案不妥，應(yīng)當(dāng)予以糾正。
鑒于化學(xué)發(fā)明創(chuàng)造的特殊性，同時(shí)考慮到在馬庫(kù)什權(quán)利要求撰寫之初，專利申請(qǐng)人為了獲得最大的權(quán)利保護(hù)范圍就有機(jī)會(huì)將所有結(jié)構(gòu)方式盡可能寫入一項(xiàng)權(quán)利要求，因此在無效階段對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改必須給予嚴(yán)格限制，允許對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改的原則應(yīng)當(dāng)是不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類或單個(gè)化合物，但是同時(shí)也要充分考量個(gè)案因素。如果允許專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人刪除任一變量的任一選項(xiàng)，即使該刪除使得權(quán)利要求保護(hù)范圍縮小，不會(huì)損傷社會(huì)公眾的權(quán)益，但是由于是否因此會(huì)產(chǎn)生新的權(quán)利保護(hù)范圍存在不確定性，不但無法給予社會(huì)公眾穩(wěn)定的預(yù)期，也不利于維護(hù)專利確權(quán)制度穩(wěn)定，因此二審法院相關(guān)認(rèn)定明顯不妥，應(yīng)當(dāng)予以糾正。
馬庫(kù)什權(quán)利要求創(chuàng)造性判斷應(yīng)當(dāng)遵循創(chuàng)造性判斷的基本方法，即專利審查指南所規(guī)定的“三步法”。意料不到的技術(shù)效果是創(chuàng)造性判斷的輔助因素，而且作為一種倒推的判斷方法，具有特殊性，不具有普遍適用性。因此，只有在經(jīng)過“三步法”審查和判斷得不出是否是非顯而易見時(shí)，才能根據(jù)具有意料不到的技術(shù)效果認(rèn)定專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性，通常不宜跨過“三步法”直接適用具有意想不到的技術(shù)效果來判斷專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性。專利復(fù)審委員會(huì)和一審法院在對(duì)本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷時(shí)，嚴(yán)格遵循了“三步法”，認(rèn)定權(quán)利要求l的式I化合物和證據(jù)1的式I化合物相比較具有兩項(xiàng)區(qū)別技術(shù)特征，然后對(duì)兩項(xiàng)區(qū)別技術(shù)特征的非顯而易見性進(jìn)行了分析，從而認(rèn)定本專利權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性并無不當(dāng)，專利復(fù)審委員會(huì)的該項(xiàng)再審申請(qǐng)理由成立，應(yīng)當(dāng)予以支持。
裁判要旨
1.馬庫(kù)什方式撰寫的化合物權(quán)利要求一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達(dá)方式，而非功能性的表達(dá)方式。馬庫(kù)什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)符合《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》關(guān)于單一性的規(guī)定。馬庫(kù)什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫(kù)什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物。
2.在無效階段對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改必須給予嚴(yán)格限制，允許對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改的原則應(yīng)當(dāng)是不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類或單個(gè)化合物，但是同時(shí)也要充分考量個(gè)案因素。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款
一審：北京市第一中級(jí)人民法院（2011）一中知行初字第2403號(hào)行政判決（2011年12月20日）
二審：北京市高級(jí)人民法院（2012）高行終字第833號(hào)行政判決（2013年9月24日）
再審：最高人民法院（2016）最高法行再41號(hào)行政判決（2017年12月20日）
