某某科技（深圳）有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會商標(biāo)申請駁回復(fù)審行政糾紛案-聲音商標(biāo)顯著性的認定
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-029-003
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行政/商標(biāo)申請駁回復(fù)審/聲音商標(biāo)/顯著性/可視性標(biāo)志
基本案情
某某科技（深圳）有限公司訴稱：一、第1450252X號商標(biāo)（以下簡稱申請商標(biāo)）是其公司名下某軟件在運行過程中，新消息傳來時播放的提示音，申請商標(biāo)所表現(xiàn)的內(nèi)容與第38類“提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、信息傳送”等服務(wù)之間沒有內(nèi)在的聯(lián)系，既非“功能性”也不具備描述性，并且訴爭商標(biāo)為六聲音響，不冗長也不簡單，該聲音特點鮮明、簡短突出，具有聲音商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。二、某軟件是中國市場用戶數(shù)最多的即時通訊工具，用戶數(shù)量龐大，訴爭商標(biāo)經(jīng)過長期、廣泛的使用，已經(jīng)成為相關(guān)公眾識別服務(wù)來源的標(biāo)志，該公司的某軟件于1999年2月上線至今，持續(xù)使用申請商標(biāo)近18年。申請商標(biāo)經(jīng)過長期、大量、廣泛的使用，用戶聽到申請商標(biāo)聲音后就知道是某軟件的消息提示音，申請商標(biāo)能夠直接對應(yīng)某軟件提供的即時通訊服務(wù)，其知名度及顯著性進一步增強。三、被訴決定將“獨創(chuàng)性”作為聲音商標(biāo)是否具有顯著性的審查標(biāo)準(zhǔn)缺乏法律依據(jù)，“獨創(chuàng)性”是著作權(quán)概念，商標(biāo)法也不要求訴爭商標(biāo)具有獨創(chuàng)性。四、國外已經(jīng)獲得注冊的聲音商標(biāo)實例包括NBC“三聲鐘聲”商標(biāo)、英特爾“登登登登”商標(biāo)、蘋果MAC電腦“開機聲音”商標(biāo)、微軟系統(tǒng)“啟動聲音”商標(biāo)、米高梅“獅吼”商標(biāo)、愛普生聲音商標(biāo)等聲音商標(biāo)的時長較短，多數(shù)不到3秒，幾乎全部都在6秒以內(nèi)，聲音表現(xiàn)簡明、無語音。由于聲音商標(biāo)的注冊在我國剛剛開始，聲音商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)不夠完善，有必要參考國際上比較公認的聲音商標(biāo)注冊實例。綜上，請求法院撤銷商評字［2016］第0000035304號《關(guān)于第14502527號“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（聲音商標(biāo)）商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》（以下簡稱被訴決定），并責(zé)令商標(biāo)評審委員會重新作出審查決定。
被告商標(biāo)評審委員會辯稱，一、被告審查聲音商標(biāo)的依據(jù)就是顯著性，作為非傳統(tǒng)商標(biāo)，聲音商標(biāo)必須通過使用才能取得顯著性，而某某科技（深圳）有限公司提供的證據(jù)只能顯示某軟件具有較高的知名度，并不能證明申請商標(biāo)具有顯著性。二、申請商標(biāo)僅是一個急促、單調(diào)的重復(fù)音，比較簡單，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。三、獨創(chuàng)性只是被告審查聲音商標(biāo)是否具有顯著性時考量的一個參考因素，被告并未將其作為判斷訴爭商標(biāo)是否具備顯著性的標(biāo)準(zhǔn)適用。故請求法院判決駁回某某科技（深圳）有限公司的訴訟請求。
法院經(jīng)審理查明：2014年5月4日，某某科技（深圳）有限公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡稱商標(biāo)局)提出申請商標(biāo)的注冊申請，指定使用在第38類“電視播放；新聞社；信息傳送；電話會議服務(wù)；提供在線論壇；計算機輔助信息和圖像傳送；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；電子郵件（截止）”服務(wù)上。
針對申請商標(biāo)的注冊申請，商標(biāo)局于2015年8月11日作出商標(biāo)駁回通知，依據(jù)商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項作出不予注冊的決定，其理由為：申請商標(biāo)由簡單、普通的音調(diào)或旋律組成，使用在指定使用項目上缺乏顯著性，不得作為商標(biāo)注冊。
某某科技（深圳）有限公司對商標(biāo)局作出的上述商標(biāo)駁回通知不服，于法定期限內(nèi)向商標(biāo)評審委員會提出復(fù)審申請，并提交了下列證據(jù)：１、廣東省深圳市前海公證處(簡稱前海公證處)作出的(2015)深前證字第009830號公證書(附光盤一張)，２、前海公證處作出的(2015)深前證字第009831-009835號公證書(各附光盤一張)，分別是對2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本的某軟件運行中有新消息傳來時提示音的證據(jù)保全，3、前海公證處作出的(2015)深前證字第009836號公證書(附光盤一張)，系對2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本某軟件的數(shù)字簽名證明，前述證據(jù)1-3顯示，某某科技（深圳）有限公司的某軟件均使用申請商標(biāo)作為新消息傳來時的默認提示音；4、某某科技（深圳）有限公司年報摘要；5、上海××市場咨詢有限公司發(fā)布的《中國即時通訊研究報告》(2003年-2006年)、《中國即時通訊行業(yè)發(fā)展報告》(2007-2008年、2008-2009年)、《中國即時通訊年度監(jiān)測報告》(2010-2011年)、《中國即時通訊用戶行為研究報告》(2010-2011年)、《中國即時通訊年度監(jiān)測及用戶行為研究報告》(2012-2013年)，其中包含某某科技（深圳）有限公司某軟件最早運行的版本與時間、某某科技（深圳）有限公司的某軟件作為“用戶最常使用的即時通訊軟件”之一于2003年-2008年在即時通訊軟件市場中的占有率情況的統(tǒng)計、某軟件在2009-2010年中國主要即時通訊軟件用戶偏好度的占比統(tǒng)計、某軟件在2012-2013年度的覆蓋人數(shù)統(tǒng)計等內(nèi)容。
2016年4月18日，商標(biāo)評審委員會被訴決定。該決定認為：申請商標(biāo)為聲音，該聲音較為簡單，缺乏獨創(chuàng)性，指定使用在電視播放、信息傳送等服務(wù)項目上缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，難以起到區(qū)分服務(wù)來源的作用，屬于商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項所指的情形。某某科技（深圳）有限公司提交的證據(jù)雖能證明其某軟件享有知名度，但申請商標(biāo)的聲音僅為軟件包含的標(biāo)識某一功能的聲音，在案證據(jù)不能證明申請商標(biāo)經(jīng)使用已起到區(qū)別服務(wù)來源的作用。綜上，商標(biāo)評審委員會依據(jù)商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項和第三十四條的規(guī)定，決定：申請商標(biāo)的注冊申請予以駁回。
某某科技（深圳）有限公司不服被訴決定，于法定期限內(nèi)提起行政訴訟。
在法定期限內(nèi)，為證明被訴決定認定事實清楚，適用法律正確，作出程序合法，商標(biāo)評審委員會向法院提交了下列證據(jù)：
1、申請商標(biāo)檔案，用以證明申請商標(biāo)申請日期、指定使用服務(wù)等情況；
2、商標(biāo)駁回通知書復(fù)印件，用以證明申請商標(biāo)被商標(biāo)局駁回的事實及具體駁回理由；
3、某某科技（深圳）有限公司在評審程序中提交的復(fù)審申請書及證據(jù)復(fù)印件，用以證明被訴決定是針對其提出復(fù)審的事實、理由和請求作出的。
某某科技（深圳）有限公司向法院提交了下列證據(jù)以支持其訴訟主張：
1、申請商標(biāo)的音頻文件(申請商標(biāo)的聲音樣本)，用以證明申請商標(biāo)的具體表現(xiàn)形式；
2、某某科技（深圳）有限公司向商標(biāo)局提交的商標(biāo)注冊申請書及申請商標(biāo)的光譜表、頻譜表、波形圖，用以證明申請商標(biāo)并非聲音的簡單重復(fù)；
3、國家圖書館檢索文獻152篇，用以證明即申請商標(biāo)的聲音已經(jīng)進行了長期大量的使用且涉及的領(lǐng)域廣泛，已經(jīng)能夠起到區(qū)分服務(wù)來源的作用，相關(guān)公眾已經(jīng)能夠?qū)⑸暾埳虡?biāo)與某某科技（深圳）有限公司及其提供的服務(wù)建立對應(yīng)關(guān)系；
4、某某科技（深圳）有限公司2004年-2015年年報，其中對于每年的注冊即時通信賬戶、活躍賬戶、最高同時在線賬戶等數(shù)據(jù)均進行了統(tǒng)計，用以證明申請商標(biāo)對應(yīng)的即時通信軟件的受眾面極其廣泛；
5、某某科技（深圳）有限公司的某軟件獲得吉尼斯世界紀(jì)錄“單一即時通信平臺上最多人同時在線”稱號的證書和相關(guān)報道，用以證明申請商標(biāo)對應(yīng)的即時通信軟件受眾范圍極其廣泛；
6、商標(biāo)局于2009年4月24日作出的商標(biāo)馳字［2009］第14號《關(guān)于認定“××”商標(biāo)為馳名商標(biāo)的批復(fù)》，認定某某科技（深圳）有限公司的“××”商標(biāo)在第38類上的信息傳送、計算機終端通訊、提供與全球計算機網(wǎng)絡(luò)的電訊聯(lián)接服務(wù)上構(gòu)成馳名商標(biāo)，用以證明與申請商標(biāo)相對應(yīng)的在即時通訊服務(wù)上獲準(zhǔn)注冊的“××”商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，從而進一步印證申請商標(biāo)受眾范圍極其廣泛，已經(jīng)能夠起到區(qū)分服務(wù)來源的作用。
原審?fù)徶?，某某科技（深圳）有限公司還當(dāng)庭播放了電視劇《第一次親密接觸》(2003年拍攝，2004年7月正式發(fā)行)中關(guān)于某軟件在遇有新消息傳來時申請商標(biāo)作為提示音的相關(guān)片段，并出示了Useit知識庫對于“1999年至2015年××是如何一步步變形的”一文對某軟件的版本升級進行的介紹及百度百科對于“××郵箱”的介紹。另外，某某科技（深圳）有限公司還當(dāng)庭播放了國內(nèi)外獲準(zhǔn)注冊的部分聲音商標(biāo)的聲音樣本、我國已獲準(zhǔn)注冊及處于初審公告階段的部分聲音商標(biāo)的聲音樣本以作參考。
質(zhì)證過程中，針對商標(biāo)評審委員會提交的證據(jù)，某某科技（深圳）有限公司表示對其關(guān)聯(lián)性、合法性、真實性均無異議，但認為前述證據(jù)不足以證明被訴決定認定事實清楚、適用法律正確。商標(biāo)評審委員會對于某某科技（深圳）有限公司在訴訟階段提交的證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、合法性、真實性均無異議，但不認可某某科技（深圳）有限公司提交的證據(jù)的證明作用。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出（2016）京73行初3203號行政判決，判決：撤銷被訴決定，判令商標(biāo)評審委員會就第1450252X號商標(biāo)所提復(fù)審申請重新作出審查決定。宣判后，被告提出上訴。北京市高級人民法院作出（2018）京行終3673號行政判決，判決駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為：商標(biāo)法是商標(biāo)注冊審查的基本法律依據(jù)，在商標(biāo)注冊申請的審查過程中，無論具體商標(biāo)標(biāo)志是由何種要素構(gòu)成，只要其符合商標(biāo)法第八條的規(guī)定，都應(yīng)當(dāng)采用相同的審查標(biāo)準(zhǔn)予以同等對待。尤其是在2013年商標(biāo)法修改時，新法刪除了商標(biāo)構(gòu)成要素必須屬于“可視性標(biāo)志”的原有要求，使得任何能夠發(fā)揮商品或服務(wù)來源識別作用的標(biāo)志都有可能作為商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊，從而拓寬了商標(biāo)類型的范疇，為今后更好地保護經(jīng)營者的合法權(quán)益、維護市場競爭的良好秩序、保護消費者的合法權(quán)益提供了更大的可能。但與此同時，為了平等地對待不同商標(biāo)注冊需求的市場經(jīng)營者、平等地保護已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊的不同類型商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，除非商標(biāo)法有特殊規(guī)定，否則不應(yīng)對聲音商標(biāo)以及今后可能出現(xiàn)的其他新類型商標(biāo)作出特殊對待。
就本案而言，申請商標(biāo)音色基本相同、時間間隔短促且基本相同，指定使用在第38類第38類“電視播放；新聞社；信息傳送；電話會議服務(wù)；提供在線論壇；計算機輔助信息和圖像傳送；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；電子郵件”服務(wù)上。雖然申請商標(biāo)構(gòu)成要素的選取體現(xiàn)了某某科技（深圳）有限公司的特定創(chuàng)意，但是，商標(biāo)標(biāo)志在其指定使用服務(wù)上是否具有顯著特征，仍然需要結(jié)合相關(guān)公眾的一般認知加以具體判斷。具體而言，由于申請商標(biāo)僅由單一而重復(fù)的“嘀”音構(gòu)成，相關(guān)公眾通常情況下不易將其作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)志加以識別，申請商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（三）項規(guī)定的缺乏顯著特征的標(biāo)志。原審法院和商標(biāo)評審委員會在該問題上的觀點一致，二審法院對此予以確認。商標(biāo)評審委員會有關(guān)申請商標(biāo)標(biāo)志本身缺乏顯著特征的上訴理由成立，二審法院對此予以支持。
特定的標(biāo)志其本身在特定的商品或者服務(wù)上可能缺乏商標(biāo)注冊所需的顯著特征，但是當(dāng)其經(jīng)過使用而能夠發(fā)揮識別作用時，則可以根據(jù)商標(biāo)法第十一條第二款的規(guī)定予以核準(zhǔn)注冊。由于這種顯著特征的取得建立在使用的基礎(chǔ)之上，因此，此類商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的商品或者服務(wù)范圍，也應(yīng)當(dāng)以其實際使用的商品或者服務(wù)為限。通常情況下，不存在在一個商品或者服務(wù)項目上經(jīng)過使用而取得顯著特征的標(biāo)志，即可僅因其在該商品或者服務(wù)上的使用行為，而在其他商品或者服務(wù)項目上當(dāng)然獲得顯著特征。對于通過使用而取得顯著特征的商標(biāo)的審查，必須遵循“商品和服務(wù)項目特定化”之審查原則，避免顯著特征使用取得認定過程中的泛化處理和以偏概全。
本案中，某某科技（深圳）有限公司提供的證據(jù)能夠證明申請商標(biāo)聲音通過在××即時通訊軟件上的長期持續(xù)使用，具備了識別服務(wù)來源的作用。原審判決認定申請商標(biāo)在與××即時通訊軟件相關(guān)的“信息傳送、提供在線論壇、計算機輔助信息和圖像傳送、提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、數(shù)字文件傳送、在線賀卡傳送、電子郵件”服務(wù)上具備了商標(biāo)注冊所需的顯著特征并無不當(dāng)，申請商標(biāo)可以在上述服務(wù)項目上予以初步審定，二審法院對此予以確認。但是，申請商標(biāo)并未在“電視播放、新聞社、電話會議服務(wù)”上實際使用，原審判決以“電話會議服務(wù)”與“超級群聊天”服務(wù)功能完全相同以及綜合性即時通訊軟件服務(wù)平臺存在提供電視播放、新聞服務(wù)的可能性為由，認定申請商標(biāo)在上述三個服務(wù)項目上亦具有顯著特征，顯然不符合申請商標(biāo)經(jīng)過使用方才取得顯著特征的案件事實，不適當(dāng)?shù)貫樯暾埳虡?biāo)預(yù)留了申請注冊的空間，屬于適用法律錯誤，二審法院對此予以糾正。商標(biāo)評審委員會有關(guān)在案證據(jù)不能證明申請商標(biāo)經(jīng)使用已具有區(qū)別服務(wù)來源作用的上訴理由部分成立，二審法院給予相應(yīng)的支持。
裁判要旨
申請商標(biāo)由聲音構(gòu)成，雖然其構(gòu)成要素缺乏固有的顯著特征，但其經(jīng)過使用取得顯著特征并便于識別的，仍然可以作為商標(biāo)注冊。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國商標(biāo)法》第8條，第11條，第10條第1款第8項，第11條第1款第1項、第2項（本案適用的是2013年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》第8條，第11條，第10條第1款第8項，第11條第1款第1項、第2項）
《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》第32條
一審：北京市第一中級人民法院（2016）京73行初3203號行政判決（2018年4月27日）
二審：北京市高級人民法院（2018）京行終3673號行政判決（2018年9月27日）
