王某等訴國家知識產(chǎn)權局實用新型專利權無效行政糾紛案-根據(jù)區(qū)別技術特征所實現(xiàn)的技術效果確定該特征實際解決的技術問題
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-010
關鍵詞
行政/專利權無效行政案件/實用新型專利/權利要求/創(chuàng)造性/三步法/實際解決的技術問題/技術效果
基本案情
涉案專利系ZL200920095008.XXX號、名稱為“位于座墊下表面或座椅骨架上的壓力型安全帶提醒傳感器”的實用新型專利（簡稱本專利），專利權人為王某和姚某。針對本專利，某某（廊坊）電子工程有限公司（以下簡稱某電子公司）以本專利權利要求1不符合《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第二十二條第二款的規(guī)定、說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定為由向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求，后補充無效請求理由：本專利權利要求1-7不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定，權利要求2-7不清楚，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。專利復審委員會經(jīng)審查，作出第24570號無效宣告請求審查決定（簡稱第24570號決定），宣告本專利權全部無效。王某和姚某不服，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，請求撤銷第24570號決定。
北京知識產(chǎn)權法院于2015年5月20日作出（2015）京知行初字第1298號判決，駁回王某、姚某的訴訟請求。王某、姚某不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決及被訴決定。北京市高級人民法院于2017年3月30日作出（2015）高行知終字第3065號判決，撤銷一審判決以及被訴決定。某電子公司不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2017年12月1日作出（2017）最高法行申7921號裁定，提審本案。經(jīng)審理，最高人民法院于2018年12月31日作出（2018）最高法行再33號判決，撤銷二審判決，維持一審判決，維持國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會第24570號無效宣告請求審查決定。
裁判理由
最高人民法院認為，本案的焦點問題在于涉案專利原權利要求2是否具備創(chuàng)造性。具體涉及以下三個方面的問題：（一）在認定原權利要求2是否具有創(chuàng)造性時應如何適用“三步法”；（二）如何考慮原權利要求2實際解決的技術問題；（三）原權利要求2是否具備創(chuàng)造性。
（一）關于在認定原權利要求2是否具有創(chuàng)造性時應如何適用“三步法”
首先，專利法第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步”。在判斷要求保護的發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見時，通?？梢园凑找韵氯齻€步驟進行：第一，確定最接近的現(xiàn)有技術；第二，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；第三，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。認定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見的上述三個步驟，在司法實踐中通常被簡稱為“三步法”?！叭椒ā笔钦J定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見的“一般性判斷方法”。
“三步法”的適用有利于對權利要求是否具有專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性作出客觀、準確的認定。但也要注意到“三步法”并非判斷創(chuàng)造性的唯一方法。在準確、客觀、全面地理解權利要求限定的技術方案和現(xiàn)有技術的基礎上，不排除對創(chuàng)造性的判斷也可以通過“三步法”以外的其他方法來完成。而且，無論采用哪種方法，理應得到相同的結論。當然，最高人民法院也注意到在《專利審查指南》中，有關“突出的實質(zhì)性特點（顯而易見）”的認定方法也只是規(guī)定了“三步法”，并沒有明確記載其他的判斷方法。且長期以來，在專利審查實踐以及司法實踐中，“三步法”始終是認定創(chuàng)造性最為重要、最為基本的方法。因此，在認定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見，是否具有創(chuàng)造性時，一般應當通過“三步法”來進行判斷，但也有必要給其他判斷方法留出適用、發(fā)展的空間。
由于“三步法”是判斷權利要求是否顯而易見的一種方法,故對于“三步法”的適用，包括“三步法”中每一個步驟的適用，都應當立足于并服務于認定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見，是否具有創(chuàng)造性這個根本目標。因此，在正確認定區(qū)別技術特征的基礎上,即使被訴決定或一審法院對“第二步”中的實際解決的技術問題未作認定，或者認定錯誤，亦不必然影響對權利要求是否具有創(chuàng)造性作出正確的認定。本案中，當事人爭議的焦點在于原權利要求2是否具有創(chuàng)造性。二審法院并未對原權利要求2的創(chuàng)造性作出實體認定，而是以一審法院在“三步法”的“第二步”中認定的實際解決的技術問題存在錯誤，被訴決定未認定實際解決的技術問題，以及避免審級損失為由，即判決撤銷被訴決定和一審判決，不利于行政爭議的實質(zhì)性解決，最高人民法院予以糾正。
（二）如何考慮原權利要求2實際解決的技術問題
關于“實際解決的技術問題”的確定，《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1“判斷方法”規(guī)定：“首先應當分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”“應當根據(jù)審查員所認定的最接近的現(xiàn)有技術重新確定發(fā)明實際解決的技術問題。重新確定的技術問題可能要依據(jù)每項發(fā)明的具體情況而定。作為一個原則，發(fā)明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術效果即可”。
最高人民法院認為，參照上述《專利審查指南》的規(guī)定，在正確認定發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征的基礎上，應當以涉案專利說明書為依據(jù)，根據(jù)該區(qū)別技術特征在權利要求保護的技術方案中所實現(xiàn)的作用、功能、技術效果，來確定其實際解決的技術問題。如果在涉案專利的說明書中沒有記載該區(qū)別技術特征的作用、功能、技術效果，則可以結合本領域的公知常識，以及區(qū)別技術特征與權利要求中的其他技術特征的關系等因素作出認定。需要指出的是，在對區(qū)別技術特征在權利要求技術方案中的作用、功能、技術效果作出認定的基礎上，如果繼續(xù)在此基礎上對實際解決的技術問題做出不同程度的抽象或者概括，則難免仁者見仁智者見智，引發(fā)不必要的爭議。尤其是像本案這樣，在權利要求中具有多個區(qū)別技術特征，或者權利要求本身屬于減少技術特征的省略發(fā)明時，更是難以抽象、概括出一個單一的實際解決的技術問題。在此種情況下，應當回到區(qū)別技術特征在權利要求限定的技術方案中的作用、功能和技術效果本身，而不必刻意、主觀地去抽象、概括一個實際解決的技術問題。如此，與“三步法”的第三步的認定亦不矛盾。即如果現(xiàn)有技術給出了將區(qū)別技術特征應用于權利要求技術方案的啟示或者教導，并且本領域技術人員能夠認識到此種應用可實現(xiàn)相同或者實質(zhì)相同的作用、功能、技術效果的，則可以據(jù)此認定現(xiàn)有技術整體上給出了技術啟示。
本案中，雖然涉案專利的說明書中沒有記載區(qū)別技術特征3和3’中的“通孔”的作用、功能、技術效果。但本領域技術人員在閱讀涉案專利說明書后，能夠認識到“通孔”在原權利要求2中的作用是在受壓載荷時便于中間層通道空腔中的空氣排出，使得原本并無接觸的印刷電路產(chǎn)生接觸；在受壓載荷移除后，使得空氣可以通過通孔進入中間層通道中的空腔，隔絕印刷電路之間的電連接。故應當在此基礎上，對現(xiàn)有技術是否整體上給出了有關區(qū)別技術特征3、3’的技術啟示作出認定。二審法院將實際解決的技術問題認定為“確定最低載荷”，缺乏事實依據(jù)，最高人民法院予以糾正。
（三）原權利要求2是否具備創(chuàng)造性
關于原權利要求2的區(qū)別技術特征，當事人并無爭議。本案爭議主要在于區(qū)別技術特征3、3’能否給原權利要求2帶來實質(zhì)性特點和進步。
關于區(qū)別技術特征3。在證據(jù)2圖2公開的薄膜開關中，當薄膜朝向基板移動從而關閉接觸時，在區(qū)域14和通道36、38的組合空間中實際移動的空氣體積不會允許外部受污染的空氣進入空間14。排氣通道既能使得開關內(nèi)部與外部之間的空氣流通，又能通過空間14和通道36、38的組合空間中實際移動的空氣體積，來限制或防止外部灰塵、塵土和污染物被引入內(nèi)部。證據(jù)2圖2通過狹小和錯綜復雜的排氣通道，能夠在實現(xiàn)開關內(nèi)外部壓力平衡的情況下，防止受污染的空氣進入開關內(nèi)部，以達到防潮的效果。在不需要對開關內(nèi)部進行防潮處理的情況下，本領域技術人員基于證據(jù)2公開的上述內(nèi)容，很容易想到在薄膜上開設排氣通道，以利于空腔內(nèi)氣體的排出和吸入，使得薄膜之間的電路接通或者斷開。因此，證據(jù)2中給出了區(qū)別技術特征3的技術啟示。
關于區(qū)別技術特征3’。在證據(jù)2圖3所示結構中，薄膜層上通孔形成通道46，其與第一、第二基板之間形成的空腔44連通，并未直接與大氣連通。由于第一、第二基板之間形成的空腔44為累積器，空腔44的尺寸允許整個連接通道結構中的少量空氣移動到在開關操作期間薄膜的移動受到抑制的位置處。這種設置是在保證能夠提供適應開關操作期間空氣壓力變化功能的基礎上，為額外提供密閉防潮的功能而作出的。其實質(zhì)上也能實現(xiàn)空腔44在受壓后，其中的空氣移動使得原本隔絕的薄膜開關產(chǎn)生接觸的技術效果。在不需要防潮的情況下，本領域技術人員亦容易想到將第二基板和空腔44省略，使得通道46直接與大氣連通以提供空氣壓力調(diào)節(jié)功能，通過空氣的流通來實現(xiàn)薄膜之間電路連接通斷的技術效果。
綜上，本領域技術人員在證據(jù)2公開的技術內(nèi)容和給出的技術啟示下，能夠顯而易見地想到對證據(jù)2中的技術方案進行簡化，以獲得區(qū)別技術特征3、3’，以及區(qū)別技術特征3、3’在權利要求2的技術方案中所實現(xiàn)的技術效果。因此，區(qū)別技術特征3和3’未給權利要求2帶來實質(zhì)性特點和進步。王某、姚某有關原權利要求2具有創(chuàng)造性的主張不能成立。
由于王某、姚某對于被訴決定中有關從屬權利要求3-7的創(chuàng)造性的認定未提出具體的理由，故在其引用的權利要求不具備創(chuàng)造性的情況下，權利要求3-7亦不具有創(chuàng)造性。
裁判要旨
在運用“三步法”對專利的權利要求是否具備創(chuàng)造性進行評判時，在已認定權利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征的基礎上，應當以專利說明書為依據(jù)，根據(jù)該區(qū)別技術特征在權利要求保護的技術方案中所實現(xiàn)的作用、功能、技術效果，來確定其實際解決的技術問題。如果在專利說明書中沒有記載該區(qū)別技術特征的作用、功能、技術效果，則可以結合本領域的公知常識，以及區(qū)別技術特征與權利要求中的其他技術特征的關系等因素作出認定。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款
一審：北京知識產(chǎn)權法院（2015）京知行初字第1298號（2015年5月20日）
二審：北京市高級人民法院（2015）高行知終字第3065號（2017年3月30日）
申請再審：最高人民法院（2017）最高法行申7921號（2017年12月1日）
再審：最高人民法院（2018）最高法行再33號（2018年12月31日）
