王某等訴國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛案-根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果確定該特征實(shí)際解決的技術(shù)問題
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-010
關(guān)鍵詞
行政/專利權(quán)無效行政案件/實(shí)用新型專利/權(quán)利要求/創(chuàng)造性/三步法/實(shí)際解決的技術(shù)問題/技術(shù)效果
基本案情
涉案專利系ZL200920095008.XXX號、名稱為“位于座墊下表面或座椅骨架上的壓力型安全帶提醒傳感器”的實(shí)用新型專利（簡稱本專利），專利權(quán)人為王某和姚某。針對本專利，某某（廊坊）電子工程有限公司（以下簡稱某電子公司）以本專利權(quán)利要求1不符合《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第二十二條第二款的規(guī)定、說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定為由向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，后補(bǔ)充無效請求理由：本專利權(quán)利要求1-7不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定，權(quán)利要求2-7不清楚，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。專利復(fù)審委員會經(jīng)審查，作出第24570號無效宣告請求審查決定（簡稱第24570號決定），宣告本專利權(quán)全部無效。王某和姚某不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷第24570號決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2015年5月20日作出（2015）京知行初字第1298號判決，駁回王某、姚某的訴訟請求。王某、姚某不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷一審判決及被訴決定。北京市高級人民法院于2017年3月30日作出（2015）高行知終字第3065號判決，撤銷一審判決以及被訴決定。某電子公司不服，向最高人民法院申請?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?017年12月1日作出（2017）最高法行申7921號裁定，提審本案。經(jīng)審理，最高人民法院于2018年12月31日作出（2018）最高法行再33號判決，撤銷二審判決，維持一審判決，維持國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會第24570號無效宣告請求審查決定。
裁判理由
最高人民法院認(rèn)為，本案的焦點(diǎn)問題在于涉案專利原權(quán)利要求2是否具備創(chuàng)造性。具體涉及以下三個方面的問題：（一）在認(rèn)定原權(quán)利要求2是否具有創(chuàng)造性時應(yīng)如何適用“三步法”；（二）如何考慮原權(quán)利要求2實(shí)際解決的技術(shù)問題；（三）原權(quán)利要求2是否具備創(chuàng)造性。
（一）關(guān)于在認(rèn)定原權(quán)利要求2是否具有創(chuàng)造性時應(yīng)如何適用“三步法”
首先，專利法第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步”。在判斷要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見時，通常可以按照以下三個步驟進(jìn)行：第一，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；第三，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。認(rèn)定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見的上述三個步驟，在司法實(shí)踐中通常被簡稱為“三步法”?！叭椒ā笔钦J(rèn)定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見的“一般性判斷方法”。
“三步法”的適用有利于對權(quán)利要求是否具有專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性作出客觀、準(zhǔn)確的認(rèn)定。但也要注意到“三步法”并非判斷創(chuàng)造性的唯一方法。在準(zhǔn)確、客觀、全面地理解權(quán)利要求限定的技術(shù)方案和現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，不排除對創(chuàng)造性的判斷也可以通過“三步法”以外的其他方法來完成。而且，無論采用哪種方法，理應(yīng)得到相同的結(jié)論。當(dāng)然，最高人民法院也注意到在《專利審查指南》中，有關(guān)“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)（顯而易見）”的認(rèn)定方法也只是規(guī)定了“三步法”，并沒有明確記載其他的判斷方法。且長期以來，在專利審查實(shí)踐以及司法實(shí)踐中，“三步法”始終是認(rèn)定創(chuàng)造性最為重要、最為基本的方法。因此，在認(rèn)定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見，是否具有創(chuàng)造性時，一般應(yīng)當(dāng)通過“三步法”來進(jìn)行判斷，但也有必要給其他判斷方法留出適用、發(fā)展的空間。
由于“三步法”是判斷權(quán)利要求是否顯而易見的一種方法,故對于“三步法”的適用，包括“三步法”中每一個步驟的適用，都應(yīng)當(dāng)立足于并服務(wù)于認(rèn)定發(fā)明創(chuàng)造是否顯而易見，是否具有創(chuàng)造性這個根本目標(biāo)。因此，在正確認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征的基礎(chǔ)上,即使被訴決定或一審法院對“第二步”中的實(shí)際解決的技術(shù)問題未作認(rèn)定，或者認(rèn)定錯誤，亦不必然影響對權(quán)利要求是否具有創(chuàng)造性作出正確的認(rèn)定。本案中，當(dāng)事人爭議的焦點(diǎn)在于原權(quán)利要求2是否具有創(chuàng)造性。二審法院并未對原權(quán)利要求2的創(chuàng)造性作出實(shí)體認(rèn)定，而是以一審法院在“三步法”的“第二步”中認(rèn)定的實(shí)際解決的技術(shù)問題存在錯誤，被訴決定未認(rèn)定實(shí)際解決的技術(shù)問題，以及避免審級損失為由，即判決撤銷被訴決定和一審判決，不利于行政爭議的實(shí)質(zhì)性解決，最高人民法院予以糾正。
（二）如何考慮原權(quán)利要求2實(shí)際解決的技術(shù)問題
關(guān)于“實(shí)際解決的技術(shù)問題”的確定，《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1“判斷方法”規(guī)定：“首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”“應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況而定。作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可”。
最高人民法院認(rèn)為，參照上述《專利審查指南》的規(guī)定，在正確認(rèn)定發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)以涉案專利說明書為依據(jù)，根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案中所實(shí)現(xiàn)的作用、功能、技術(shù)效果，來確定其實(shí)際解決的技術(shù)問題。如果在涉案專利的說明書中沒有記載該區(qū)別技術(shù)特征的作用、功能、技術(shù)效果，則可以結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識，以及區(qū)別技術(shù)特征與權(quán)利要求中的其他技術(shù)特征的關(guān)系等因素作出認(rèn)定。需要指出的是，在對區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求技術(shù)方案中的作用、功能、技術(shù)效果作出認(rèn)定的基礎(chǔ)上，如果繼續(xù)在此基礎(chǔ)上對實(shí)際解決的技術(shù)問題做出不同程度的抽象或者概括，則難免仁者見仁智者見智，引發(fā)不必要的爭議。尤其是像本案這樣，在權(quán)利要求中具有多個區(qū)別技術(shù)特征，或者權(quán)利要求本身屬于減少技術(shù)特征的省略發(fā)明時，更是難以抽象、概括出一個單一的實(shí)際解決的技術(shù)問題。在此種情況下，應(yīng)當(dāng)回到區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案中的作用、功能和技術(shù)效果本身，而不必刻意、主觀地去抽象、概括一個實(shí)際解決的技術(shù)問題。如此，與“三步法”的第三步的認(rèn)定亦不矛盾。即如果現(xiàn)有技術(shù)給出了將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于權(quán)利要求技術(shù)方案的啟示或者教導(dǎo)，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識到此種應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)相同或者實(shí)質(zhì)相同的作用、功能、技術(shù)效果的，則可以據(jù)此認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)整體上給出了技術(shù)啟示。
本案中，雖然涉案專利的說明書中沒有記載區(qū)別技術(shù)特征3和3’中的“通孔”的作用、功能、技術(shù)效果。但本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀涉案專利說明書后，能夠認(rèn)識到“通孔”在原權(quán)利要求2中的作用是在受壓載荷時便于中間層通道空腔中的空氣排出，使得原本并無接觸的印刷電路產(chǎn)生接觸；在受壓載荷移除后，使得空氣可以通過通孔進(jìn)入中間層通道中的空腔，隔絕印刷電路之間的電連接。故應(yīng)當(dāng)在此基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有技術(shù)是否整體上給出了有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征3、3’的技術(shù)啟示作出認(rèn)定。二審法院將實(shí)際解決的技術(shù)問題認(rèn)定為“確定最低載荷”，缺乏事實(shí)依據(jù)，最高人民法院予以糾正。
（三）原權(quán)利要求2是否具備創(chuàng)造性
關(guān)于原權(quán)利要求2的區(qū)別技術(shù)特征，當(dāng)事人并無爭議。本案爭議主要在于區(qū)別技術(shù)特征3、3’能否給原權(quán)利要求2帶來實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。
關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征3。在證據(jù)2圖2公開的薄膜開關(guān)中，當(dāng)薄膜朝向基板移動從而關(guān)閉接觸時，在區(qū)域14和通道36、38的組合空間中實(shí)際移動的空氣體積不會允許外部受污染的空氣進(jìn)入空間14。排氣通道既能使得開關(guān)內(nèi)部與外部之間的空氣流通，又能通過空間14和通道36、38的組合空間中實(shí)際移動的空氣體積，來限制或防止外部灰塵、塵土和污染物被引入內(nèi)部。證據(jù)2圖2通過狹小和錯綜復(fù)雜的排氣通道，能夠在實(shí)現(xiàn)開關(guān)內(nèi)外部壓力平衡的情況下，防止受污染的空氣進(jìn)入開關(guān)內(nèi)部，以達(dá)到防潮的效果。在不需要對開關(guān)內(nèi)部進(jìn)行防潮處理的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于證據(jù)2公開的上述內(nèi)容，很容易想到在薄膜上開設(shè)排氣通道，以利于空腔內(nèi)氣體的排出和吸入，使得薄膜之間的電路接通或者斷開。因此，證據(jù)2中給出了區(qū)別技術(shù)特征3的技術(shù)啟示。
關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征3’。在證據(jù)2圖3所示結(jié)構(gòu)中，薄膜層上通孔形成通道46，其與第一、第二基板之間形成的空腔44連通，并未直接與大氣連通。由于第一、第二基板之間形成的空腔44為累積器，空腔44的尺寸允許整個連接通道結(jié)構(gòu)中的少量空氣移動到在開關(guān)操作期間薄膜的移動受到抑制的位置處。這種設(shè)置是在保證能夠提供適應(yīng)開關(guān)操作期間空氣壓力變化功能的基礎(chǔ)上，為額外提供密閉防潮的功能而作出的。其實(shí)質(zhì)上也能實(shí)現(xiàn)空腔44在受壓后，其中的空氣移動使得原本隔絕的薄膜開關(guān)產(chǎn)生接觸的技術(shù)效果。在不需要防潮的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員亦容易想到將第二基板和空腔44省略，使得通道46直接與大氣連通以提供空氣壓力調(diào)節(jié)功能，通過空氣的流通來實(shí)現(xiàn)薄膜之間電路連接通斷的技術(shù)效果。
綜上，本領(lǐng)域技術(shù)人員在證據(jù)2公開的技術(shù)內(nèi)容和給出的技術(shù)啟示下，能夠顯而易見地想到對證據(jù)2中的技術(shù)方案進(jìn)行簡化，以獲得區(qū)別技術(shù)特征3、3’，以及區(qū)別技術(shù)特征3、3’在權(quán)利要求2的技術(shù)方案中所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。因此，區(qū)別技術(shù)特征3和3’未給權(quán)利要求2帶來實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。王某、姚某有關(guān)原權(quán)利要求2具有創(chuàng)造性的主張不能成立。
由于王某、姚某對于被訴決定中有關(guān)從屬權(quán)利要求3-7的創(chuàng)造性的認(rèn)定未提出具體的理由，故在其引用的權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的情況下，權(quán)利要求3-7亦不具有創(chuàng)造性。
裁判要旨
在運(yùn)用“三步法”對專利的權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性進(jìn)行評判時，在已認(rèn)定權(quán)利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)以專利說明書為依據(jù)，根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案中所實(shí)現(xiàn)的作用、功能、技術(shù)效果，來確定其實(shí)際解決的技術(shù)問題。如果在專利說明書中沒有記載該區(qū)別技術(shù)特征的作用、功能、技術(shù)效果，則可以結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識，以及區(qū)別技術(shù)特征與權(quán)利要求中的其他技術(shù)特征的關(guān)系等因素作出認(rèn)定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第1298號（2015年5月20日）
二審：北京市高級人民法院（2015）高行知終字第3065號（2017年3月30日）
申請?jiān)賹彛鹤罡呷嗣穹ㄔ海?017）最高法行申7921號（2017年12月1日）
再審：最高人民法院（2018）最高法行再33號（2018年12月31日）
