荷蘭某醫(yī)學(xué)中心、克某某訴國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案-創(chuàng)造性與說明書充分公開等法律要求的關(guān)系、創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的認(rèn)定
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-017
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利申請/駁回復(fù)審程序/創(chuàng)造性/充分公開/技術(shù)啟示/后見之明
基本案情
荷蘭某醫(yī)學(xué)中心、克某某系申請?zhí)枮?0121005766X.X、名稱為“結(jié)合分子”的發(fā)明專利申請（以下簡稱本申請）的申請人。經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門駁回了本申請。荷蘭某醫(yī)學(xué)中心、克某某提出復(fù)審請求并修改了權(quán)利要求。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)復(fù)審作出第129924號復(fù)審請求審查決定（以下簡稱被訴決定），維持原駁回決定。國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，對比文件公開的是利用駱駝化的V基因片段生產(chǎn)抗體的方法，在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)基因工程試驗(yàn)手段即可獲得本申請的合理成功預(yù)期，且出于降低抗體免疫原性、提高人體安全性和治療效果的考慮，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)以人的天然的特定基因片段生產(chǎn)小型化僅有重鏈的抗體，本申請不具有創(chuàng)造性。荷蘭某醫(yī)學(xué)中心、克某某不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2019年5月9日作出（2018）京73行初2154號行政判決：駁回荷蘭某醫(yī)學(xué)中心、克某某的訴訟請求。荷蘭某醫(yī)學(xué)中心、克某某提出上訴，最高人民法院于2019年12月6日作出（2019）最高法知行終127號行政判決：一、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的第129924號復(fù)審決定；二、國家知識產(chǎn)權(quán)局就荷蘭某醫(yī)學(xué)中心、克某某針對申請?zhí)枮?0121005766X.X、名稱為“結(jié)合分子”的發(fā)明專利申請?zhí)岢龅鸟g回復(fù)審請求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：創(chuàng)造性判斷所運(yùn)用的“問題——解決方案”思路中，一般遵循三個(gè)步驟：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言是否顯而易見。在第二個(gè)步驟中，確定發(fā)明實(shí)際解決的問題時(shí)，通常是以最接近的現(xiàn)有技術(shù)為參照，在分析發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比所存在的區(qū)別特征的基礎(chǔ)上，考慮區(qū)別特征整體上所能達(dá)到的技術(shù)效果來確定。在這一意義上，發(fā)明所解決的技術(shù)問題是客觀的，區(qū)別特征的確定是理解發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，還應(yīng)考慮本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀說明書所記載的內(nèi)容后能夠得出的技術(shù)效果。本申請權(quán)利要求1相對于對比文件1的區(qū)別特征（2）是，所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段，而對比文件1公開的是駱駝化的VH外顯子/區(qū)。結(jié)合上述區(qū)別特征及說明書的記載，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解，本申請所優(yōu)選實(shí)現(xiàn)的是一種人源可溶的僅有VH重鏈抗體的效果，本申請相對于對比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問題應(yīng)該是提供一種產(chǎn)生表達(dá)包含天然人V基因片段的僅有VH重鏈的可溶抗體的方法。
國家知識產(chǎn)權(quán)局質(zhì)疑說明書是否公開了已經(jīng)制備上述抗體，并以此為由脫離專利申請權(quán)利要求1相對于對比文件1的區(qū)別特征來確定發(fā)明所解決的技術(shù)問題是錯(cuò)誤的。這種做法既否定了區(qū)別特征作為發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的基礎(chǔ)，又在客觀上混淆了創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等不同法律標(biāo)準(zhǔn)。創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等法定要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯。將本質(zhì)上屬于說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等法律要求所應(yīng)審查的內(nèi)容納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮，既可能使創(chuàng)造性判斷不堪承受重負(fù)，不利于創(chuàng)造性判斷法律標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定性和一致性，又可能在一定程度上制約了申請人對說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等問題進(jìn)行實(shí)質(zhì)論辯，還可能致使說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持、修改超范圍等法律要求被擱置。因此，在專利實(shí)質(zhì)審查程序中，既要重視對新穎性、創(chuàng)造性等實(shí)質(zhì)授權(quán)條件的審查，又要重視說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持、修改超范圍等授權(quán)條件的適用，使各種授權(quán)條件各司其職、各得其所。根據(jù)專利實(shí)質(zhì)審查的一般規(guī)律，原則上可以先審查判斷專利申請是否符合說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持、修改超范圍等授權(quán)條件，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性的判斷，否則可能導(dǎo)致新穎性、創(chuàng)造性審查建立在不穩(wěn)固的基礎(chǔ)上，在程序上是不經(jīng)濟(jì)的。本案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局上訴主張中關(guān)于本申請是否公開了制備人源可溶僅有重鏈的抗體及是否有數(shù)據(jù)支持和驗(yàn)證等問題，更適合在說明書是否充分公開這一法律問題下予以審查，不宜一概納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮。
面對所要解決的客觀的技術(shù)問題，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的啟示原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。僅僅依據(jù)研究方向的一致性和本領(lǐng)域的抽象、普遍需求來認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出的啟示，隱含著后見之明的危險(xiǎn)，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性。那些表面上看似顯而易見的發(fā)明事實(shí)上也可能具有創(chuàng)造性。發(fā)明的技術(shù)方案一旦形成，其可能經(jīng)常被發(fā)現(xiàn)可以從某些已知事物出發(fā)，經(jīng)由一系列非常簡單的步驟推導(dǎo)出來。為避免這種后見之明，必須全面、謹(jǐn)慎、現(xiàn)實(shí)地評估，面對本申請所要解決的問題，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員基于其所認(rèn)知的全部現(xiàn)有技術(shù)，是否能夠容易地得出本申請的技術(shù)方案。本案中，在對比文件1的基礎(chǔ)上研發(fā)僅包含天然人V基因片段僅有VH重鏈的抗體時(shí)，雖然對比文件1給出了使用駱駝化V基因片段形成單重鏈抗體的方法，且本領(lǐng)域確實(shí)存在降低抗體免疫原性、提高治療效果的需求，但是基于人的天然的僅有VH重鏈的抗體會發(fā)生聚集或者黏著，而駱駝化V基因片段形成的僅有重鏈的抗體具有更好水溶性的認(rèn)知，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員難以有動(dòng)機(jī)以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“駱駝化V基因片段”，制備V、D、J基因片段均是天然存在的源自于人的僅有重鏈的抗體。被訴決定在評估對比文件1的啟示時(shí)，脫離了申請日前本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的認(rèn)知，低估了本申請權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。
裁判要旨
1.創(chuàng)造性與說明書充分公開等法律要求的關(guān)系。創(chuàng)造性判斷與說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等法律要求在專利法上具有不同的功能，遵循不同的邏輯，原則上不應(yīng)將本質(zhì)上屬于說明書充分公開等法律要求所應(yīng)審查的內(nèi)容納入創(chuàng)造性判斷中予以考慮，否則既可能使創(chuàng)造性判斷不堪承受重負(fù)，又可能制約申請人對說明書充分公開、權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書支持等問題進(jìn)行實(shí)質(zhì)論辯，還可能致使說明書充分公開等法律要求被擱置。
2.創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的認(rèn)定。面對實(shí)際要解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從現(xiàn)有技術(shù)中可以獲知的技術(shù)啟示，原則上應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。僅僅依據(jù)研究方向的一致性和本領(lǐng)域的抽象、普遍需求來認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)給出的啟示，隱含著后見之明的危險(xiǎn)，容易低估發(fā)明的創(chuàng)造性。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款（本案適用的是2000年8月25日修正的《中華人民共和國專利法》第22條第3款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初2154號行政判決（2019年5月9日）
二審：最高人民法院（2019）最高法知行終127號行政判決（2019年12月6日）
