貝某公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案-本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法從專利申請(qǐng)文件中合理確定的技術(shù)效果不能通過(guò)補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)證明
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-09-3-024-011
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行政/專利相關(guān)的行政案件/發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛/創(chuàng)造性/補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)/技術(shù)效果/合理確定
基本案情
本案涉及申請(qǐng)?zhí)枮?00910266327.XXX，名稱為“用于治療慢性阻塞性肺病的藥物”的發(fā)明專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱涉案專利申請(qǐng)），申請(qǐng)人為貝某公司。經(jīng)實(shí)質(zhì)審查，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門于2012年6月1日發(fā)出駁回決定，以說(shuō)明書不符合2001年修訂的《中華人民共和國(guó)專利法》（簡(jiǎn)稱專利法）第二十六條第三款為由駁回了涉案專利申請(qǐng)。駁回決定認(rèn)為，涉案專利申請(qǐng)權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)式1a化合物，但僅僅列出制備實(shí)施例未給出能夠證明該化合物可以有效治療COPD的任何定性或者定量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。貝某公司在審查過(guò)程中提交了對(duì)比文件1，但本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)包括該對(duì)比文件在內(nèi)的現(xiàn)有技術(shù)不能合理預(yù)測(cè)涉案專利申請(qǐng)式1a化合物可以有效治療COPD。
貝某公司對(duì)上述駁回決定不服，向原專利復(fù)審委員會(huì)提出了復(fù)審請(qǐng)求，并提交了證據(jù)1—化合物1a和現(xiàn)有技術(shù)化合物的生物學(xué)數(shù)據(jù)的結(jié)果，同時(shí)附了相應(yīng)的細(xì)胞測(cè)定法。原專利復(fù)審委員向貝某公司發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?，指出?quán)利要求1-4相比于對(duì)比文件1不具備創(chuàng)造性。經(jīng)貝某公司陳述意見，原專利復(fù)審委員會(huì)于2014年11月28日作出第78017號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定（簡(jiǎn)稱被訴決定），認(rèn)定權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1是顯而易見的，貝林格爾公司提交的證據(jù)1是涉案專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日以后提交的，并不能證明其在涉案專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日以前就已發(fā)現(xiàn)并驗(yàn)證化合物1a具有所述的“較之β1受體，是非常有力的β2受體部分激動(dòng)劑”性質(zhì)，不能用于證明涉案專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。據(jù)此，維持原駁回決定。
貝某公司不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到在對(duì)比文件1實(shí)施例4的基礎(chǔ)上將OH從5位修改為6位從而得到涉案專利申請(qǐng)要求保護(hù)的化合物，而涉案專利申請(qǐng)說(shuō)明書中僅泛泛記載本發(fā)明的技術(shù)效果為具有較長(zhǎng)活性作用期和就β2腎上腺素受體而言的高度選擇性，但并未提供任何實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支持該技術(shù)效果。在這種情況下，涉案專利申請(qǐng)說(shuō)明書中的效果僅是斷言，不能據(jù)此認(rèn)為涉案專利申請(qǐng)具有意料不到的技術(shù)效果。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2015年11月20日作出（2015）京知行初字第3431號(hào)判決，駁回貝某公司的訴訟請(qǐng)求。貝某公司不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。北京市高級(jí)人民法院于2017年10月11日作出判決，駁回上訴，維持原判。貝某公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ河?019年12月31日作出(2018)最高法行申3961號(hào)裁定，駁回貝某公司的再審申請(qǐng)。
裁判理由
最高人民法院經(jīng)審查認(rèn)為，在創(chuàng)造性判斷中，發(fā)明是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果是重要的參考因素。預(yù)料不到的技術(shù)效果是指相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”或“量”的顯著變化，或是具有新的性能或是超出合理預(yù)期，而這樣的變化是本領(lǐng)域技術(shù)人員在專利申請(qǐng)日難以預(yù)測(cè)或者推理出來(lái)的。本案中，貝某公司提交了補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，擬證明涉案專利申請(qǐng)權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1取得了異常強(qiáng)效且對(duì)β2腎上腺素受體具有高度選擇性的技術(shù)效果，因而具備創(chuàng)造性。對(duì)此，最高人民法院認(rèn)為，在案證據(jù)不能證明涉案專利申請(qǐng)取得了上述預(yù)料不到的技術(shù)效果，主要理由如下：
首先，涉案專利申請(qǐng)所屬的化學(xué)醫(yī)藥領(lǐng)域，其研究基礎(chǔ)為實(shí)驗(yàn)科學(xué)，可預(yù)測(cè)性相對(duì)較低，技術(shù)方案的實(shí)現(xiàn)或是技術(shù)效果的存在很大程度上要依賴于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證和支持。因此，該領(lǐng)域的專利申請(qǐng)人常常通過(guò)在申請(qǐng)日后提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)證明其申請(qǐng)專利的發(fā)明取得某種技術(shù)效果，以期獲得專利授權(quán)。一方面，補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在性質(zhì)上屬于當(dāng)事人提交的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以審查，即應(yīng)當(dāng)允許專利申請(qǐng)人提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明其主張的技術(shù)效果。另一方面，專利法第九條第二款規(guī)定：“兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人?！毕壬暾?qǐng)制是我國(guó)專利制度乃至于絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)專利制度的基石。補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的提交時(shí)間在專利申請(qǐng)日后，其作為擬證明申請(qǐng)日時(shí)發(fā)明創(chuàng)造具有特定技術(shù)效果的證據(jù)，在滿足真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性的基礎(chǔ)上，對(duì)其證明力的審查應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)先申請(qǐng)制的要求，以專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容為依據(jù)，審查補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)擬證明的技術(shù)效果是否屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到的，防止申請(qǐng)人以申請(qǐng)日后完成的發(fā)明創(chuàng)造獲得在先申請(qǐng)日的技術(shù)壟斷利益。即補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)能夠被采信的條件是，其只能作為進(jìn)一步證明專利申請(qǐng)文件公開的技術(shù)效果的補(bǔ)強(qiáng)性證據(jù)。否則，將導(dǎo)致專利申請(qǐng)人獲得的專利權(quán)范圍超過(guò)其在申請(qǐng)日時(shí)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出的貢獻(xiàn)，亦有違專利法“以公開換保護(hù)”的精神實(shí)質(zhì)。
其次，關(guān)于補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容中得到的，通常存在兩種情況，一是該技術(shù)效果在專利申請(qǐng)文件中沒有明確記載，但是，本領(lǐng)域的技術(shù)人員在申請(qǐng)日根據(jù)專利申請(qǐng)文件以及本領(lǐng)域公知常識(shí)，基于其知識(shí)水平和認(rèn)知能力能夠合理確定的；二是該技術(shù)效果在專利申請(qǐng)文件中予以明確記載且本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請(qǐng)日能夠合理確定的。需要注意的是，對(duì)于專利申請(qǐng)文件中僅僅是聲稱或者斷言，但缺乏定性或者定量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者其他客觀依據(jù)予以印證的技術(shù)效果，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法合理確定的，不能通過(guò)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)證明。
最后，本案中，貝某公司在一、二審中提交的證據(jù)均不能證明其補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)形成于優(yōu)先權(quán)日之前，屬于現(xiàn)有技術(shù)。雖然涉案專利申請(qǐng)說(shuō)明書確實(shí)記載了“其不僅具有異常強(qiáng)效且就β2腎上腺素受體而言，具有高度選擇性的特性”的技術(shù)效果，且該技術(shù)效果未在對(duì)比文件1中公開，但是，涉案專利申請(qǐng)說(shuō)明書中沒有關(guān)于該技術(shù)效果的任何定性或者定量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，也沒有其他的內(nèi)容予以印證，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)涉案專利申請(qǐng)公開的內(nèi)容以及本領(lǐng)域公知常識(shí)，基于其知識(shí)水平和認(rèn)知能力難以在申請(qǐng)日時(shí)合理確定該技術(shù)效果的客觀存在。在此情況下，不能基于貝某公司提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明涉案專利申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果。
裁判要旨
對(duì)于申請(qǐng)日后提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以審查，但補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)只能作為進(jìn)一步證明專利申請(qǐng)文件公開的技術(shù)效果的補(bǔ)強(qiáng)性證據(jù)。對(duì)于專利申請(qǐng)文件中僅僅是聲稱或者斷言，但缺乏定性或者定量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者其他客觀依據(jù)予以印證的技術(shù)效果，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法合理確定的，不能通過(guò)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)證明。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第22條第3款
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第3431號(hào)（2015年11月20日）
二審：北京市高級(jí)人民法院（2017）京行終第2470號(hào)（2017年10月11日）
再審：最高人民法院（2018）最高法行申3961號(hào)（2019年12月31日）
