某電話股份有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與第三人某技術(shù)有限公司專(zhuān)利相關(guān)行政糾紛案-新穎性下“慣用手段的直接置換”之認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-09-3-024-001
關(guān)鍵詞
行政/專(zhuān)利相關(guān)行政案件/專(zhuān)利授權(quán)確權(quán)/新穎性/慣用手段/直接置換
基本案情
某電話股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)某股份公司）一審請(qǐng)求撤銷(xiāo)原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)）于2015年5月21日作出第26030號(hào)決定（簡(jiǎn)稱(chēng)被訴決定），并責(zé)令重新作出決定。其理由為:一、權(quán)利要求1明確地限定了單個(gè)基站，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)錯(cuò)誤理解了權(quán)利要求1所限定的特征，其認(rèn)定基于錯(cuò)誤的邏輯。故權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1具備新穎性；二、關(guān)于權(quán)利要求2，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)沒(méi)有結(jié)合本專(zhuān)利的上下文來(lái)理解“預(yù)先配置的RAPID”，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)權(quán)利要求2的評(píng)述與其針對(duì)權(quán)利要求3的評(píng)述存在矛盾，故權(quán)利要求2相對(duì)于證據(jù)1具備新穎性；三、關(guān)于權(quán)利要求4，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)沒(méi)有將權(quán)利要求4作為從屬權(quán)利要求來(lái)對(duì)待。對(duì)比文件1排斥將任何越區(qū)切換消息轉(zhuǎn)換為PDCCH消息，切換消息不能在PDCCH信道上傳送，故權(quán)利要求4相對(duì)于證據(jù)1具備新穎性；四、基于相同的理由，其他權(quán)利要求也具有新穎性。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辯稱(chēng)：被訴裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，程序合法，請(qǐng)求判決駁回原告訴訟請(qǐng)求。
第三人某技術(shù)有限公司未提交書(shū)面意見(jiàn)。
法院經(jīng)審理查明：本專(zhuān)利系專(zhuān)利號(hào)為200880129948.*、名稱(chēng)為“用于執(zhí)行電信系統(tǒng)中的隨機(jī)訪問(wèn)的方法和設(shè)備”的發(fā)明專(zhuān)利（簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利），其申請(qǐng)日為2008年12月15日，優(yōu)先權(quán)日為2008年6月19日，授權(quán)公告日為2014年5月7日專(zhuān)利權(quán)人為某股份公司）本專(zhuān)利的權(quán)利要求1-4為：
“1．一種在無(wú)線電基站（120，400）中使用戶設(shè)備（110，500）能夠執(zhí)行基于爭(zhēng)用的隨機(jī)訪問(wèn)的方法，向所述無(wú)線電基站（120，400）指配形成非專(zhuān)用隨機(jī)訪問(wèn)前同步碼池的第一集合以及形成專(zhuān)用隨機(jī)訪問(wèn)前同步碼池的第二集合，所述方法的特征在于它包括下列步驟：確定（201）隨機(jī)訪問(wèn)前同步碼標(biāo)識(shí)符RAPID；向所述用戶設(shè)備（110，500）傳送（202）消息，所述消息包含所確定RAPID；以及從所述用戶設(shè)備（110，500）接收（203）由所述用戶設(shè)備（110，500）根據(jù)所述所傳送消息中包含的所述RAPID所選擇的非專(zhuān)用隨機(jī)訪問(wèn)前同步碼。
2．如權(quán)利要求1所述的方法，其中，確定（201）所述RAPID的所述步驟包括：選擇與所述第一集合的非專(zhuān)用隨機(jī)訪問(wèn)前同步碼關(guān)聯(lián)的預(yù)先配置的RAPID。
3．如權(quán)利要求1所述的方法，其中，確定（201）所述RAPID的所述步驟包括：隨機(jī)選擇與所述第一集合的非專(zhuān)用隨機(jī)訪問(wèn)前同步碼關(guān)聯(lián)的RAPID。
4．如權(quán)利要求1-3中的任一項(xiàng)所述的方法，其中，所述傳送步驟（202）包括：在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息。”
某技術(shù)有限公司于2014年11月14日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求，其理由是本專(zhuān)利不符合《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》（簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利法）第二十二條第二款的規(guī)定，請(qǐng)求宣告本專(zhuān)利權(quán)利要求1-26全部無(wú)效，同時(shí)提交了證據(jù)1（CN101682870A中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布說(shuō)明書(shū)，申請(qǐng)日為2008年5月16日，優(yōu)先權(quán)日為2007年5月24日，公開(kāi)日為2010年3月24日）。
2015年5月21日，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)作出被訴決定，決定：宣告本專(zhuān)利的權(quán)利要求1-7、12、14-20、25無(wú)效，在權(quán)利要求8-11、13、21-24、26的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持本專(zhuān)利有效。
法院經(jīng)審理認(rèn)為：本案中，證據(jù)1滿足構(gòu)成抵觸申請(qǐng)的形式要件。本專(zhuān)利權(quán)利要求1相對(duì)于證據(jù)1不具備新穎性。同理，權(quán)利要求14相對(duì)亦不具備新穎性。證據(jù)1已經(jīng)公開(kāi)了本專(zhuān)利權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征，本專(zhuān)利權(quán)利要求2相對(duì)于證據(jù)1不具備新穎性。證據(jù)1已經(jīng)公開(kāi)了通過(guò)切換消息傳送包含特征碼ID編號(hào)的消息，本專(zhuān)利權(quán)利要求4將通過(guò)切換消息傳送消息改換為在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送消息，是本領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，因此，本專(zhuān)利權(quán)利要求4相對(duì)于證據(jù)1不具備新穎性。同理，本專(zhuān)利權(quán)利要求15、17相對(duì)于證據(jù)1亦均不具備新穎性。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2018年6月19日作出（2018）京73行初1327號(hào)行政判決：駁回某股份公司的訴訟請(qǐng)求。某股份公司不服上述判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。北京市高級(jí)人民法院于2020年9月8日作出（2019）京行終513號(hào)行政判決：一、撤銷(xiāo)中華人民共和國(guó)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2015年京知行初字第6121號(hào)行政判決；二、撤銷(xiāo)被訴決定；三、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)某技術(shù)有限公司就某股份公司所擁有的本專(zhuān)利提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求重新作出決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，關(guān)于權(quán)利要求4。某股份公司主張本專(zhuān)利權(quán)利要求4進(jìn)一步限定了“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1中是通過(guò)切換消息的方式傳送消息，二者不屬于慣用手段的直接替換。
本案中，根據(jù)查明的事實(shí)可知，各方對(duì)于本專(zhuān)利權(quán)利要求4的附加技術(shù)特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1公開(kāi)的是通過(guò)切換消息的方式傳送消息，并未提出異議，本院予以確認(rèn)。在此基礎(chǔ)上，判斷本專(zhuān)利權(quán)利要求4是否具備新穎性，關(guān)鍵在于上述授權(quán)是否屬于新穎性判斷過(guò)程中的“慣用手段的直接置換”。參照《審查指南2010》專(zhuān)利審查指南第二部分第三章第3.2.3節(jié)的規(guī)定：“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。”在判斷是否“慣用手段的直接置換”的過(guò)程中，至少需滿足以下要件，一是相關(guān)技術(shù)手段為本領(lǐng)域慣用的技術(shù)手段；二是相關(guān)技術(shù)手段的置換屬于“直接置換”。
首先，關(guān)于上述技術(shù)手段是否屬于本領(lǐng)域慣用手段的認(rèn)定。本領(lǐng)域的慣用手段為本領(lǐng)域公知常識(shí)的下位概念。因此有關(guān)公知常識(shí)的判斷規(guī)則對(duì)于相關(guān)技術(shù)手段是否為本領(lǐng)域慣用手段的認(rèn)定，同樣適用。以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為新穎性判斷的主體，系專(zhuān)利授權(quán)確權(quán)案件中所普遍適用的基本規(guī)則。而所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，其知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前的常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問(wèn)題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。即所謂的慣用手段應(yīng)當(dāng)為本領(lǐng)域的技術(shù)人員所應(yīng)當(dāng)掌握的知識(shí)。考慮到舉證的必要性及難易程度等因素，當(dāng)事人可以通過(guò)充分說(shuō)明或者提交證據(jù)證明的方式確定相應(yīng)的技術(shù)手段是否屬于慣用手段。本案中，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)對(duì)本專(zhuān)利權(quán)利要求4限定的“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”及證據(jù)1中“通過(guò)切換消息的方式傳送消息”的技術(shù)手段是否屬于本領(lǐng)域的慣用手段，既未提交相應(yīng)的證據(jù)，亦未進(jìn)行充分的說(shuō)理。
其次，關(guān)于上述技術(shù)手段的置換是否屬于“直接置換”。新穎性的判斷通常應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持單獨(dú)比對(duì)的原則，即判斷新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明或者實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與每一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或?qū)嵱眯滦偷南嚓P(guān)技術(shù)內(nèi)容單獨(dú)地進(jìn)行比較，不得將其與幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或者申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的組合，或者與一份對(duì)比文件中的多項(xiàng)技術(shù)方案的組合進(jìn)行對(duì)比。此為新穎性與創(chuàng)造性判斷方法的明顯區(qū)別。但如上所述，若相關(guān)的區(qū)別僅在于“慣用手段的直接替換”，則涉案申請(qǐng)或?qū)＠瑯硬痪邆湫路f性。在創(chuàng)造性判斷過(guò)程中，若涉案申請(qǐng)或?qū)＠麑?duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，相對(duì)于一篇對(duì)比文件和公知常識(shí)的結(jié)合是顯而易見(jiàn)的，則其不具備創(chuàng)造性。雖然，上述新穎性下本領(lǐng)域慣用手段為創(chuàng)造性下本領(lǐng)域公知常識(shí)的下位概念，但二者的顯著區(qū)別為新穎性的判斷過(guò)程中，要求慣用手段的替換為“直接的”，即不但要求相關(guān)的技術(shù)手段可以替換，同時(shí)要求將涉案申請(qǐng)或?qū)＠麑?duì)對(duì)比文件中的不同技術(shù)手段替換后，不會(huì)影響該技術(shù)手段與其他技術(shù)特征之間的配合等關(guān)系。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，即便相關(guān)技術(shù)手段的替換是容易想到的，但若相關(guān)技術(shù)手段替換后，同時(shí)要求與該技術(shù)手段配合的其他技術(shù)特征需要作出適應(yīng)性調(diào)整，此時(shí)雖然涉案申請(qǐng)或?qū)＠赡懿痪邆鋭?chuàng)造性，但不宜認(rèn)定其不具備新穎性。本案中，如前所述，各方對(duì)于本專(zhuān)利權(quán)利要求4的附加技術(shù)特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1公開(kāi)的是通過(guò)切換消息的方式傳送消息，并未提出異議。而本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，證據(jù)1公開(kāi)的是通過(guò)切換消息的方式傳送消息，系通過(guò)數(shù)據(jù)信道傳送相應(yīng)的消息。同時(shí)，通過(guò)數(shù)據(jù)信道傳送消息與通過(guò)控制信道傳送消息，涉及不同解調(diào)制及解壓縮等，對(duì)其他與之匹配的技術(shù)特征提出了新的要求。故本案中，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，不宜認(rèn)定本專(zhuān)利權(quán)利要求4限定的附加技術(shù)特征屬于“慣用手段的直接置換”。據(jù)此，被訴決定與原審判決的相關(guān)認(rèn)定缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，予以糾正。某股份公司的相關(guān)主張成立，予以支持。
裁判要旨
“慣用手段的直接置換”至少需滿足以下要件，一是相關(guān)技術(shù)手段為本領(lǐng)域慣用的技術(shù)手段；二是相關(guān)技術(shù)手段的置換屬于“直接置換”。所謂“直接置換”，不但要求相關(guān)的技術(shù)手段可以替換，同時(shí)要求將涉案發(fā)明對(duì)比文件中的不同技術(shù)手段替換后，不會(huì)影響該技術(shù)手段與其他技術(shù)特征之間的配合、協(xié)作關(guān)系。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，即便相關(guān)技術(shù)手段的替換是容易想到的，但若相關(guān)技術(shù)手段替換后，同時(shí)要求與該技術(shù)手段配合的其他技術(shù)特征需要作出適應(yīng)性調(diào)整，此時(shí)雖然涉案發(fā)明可能不具備創(chuàng)造性，但不宜認(rèn)定其不具備新穎性。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》第22條第2款
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第6121號(hào)行政判決（2018年6月19日）
二審：北京市高級(jí)人民法院（2019）高行終513號(hào)行政判決（2020年9月8日）
