某電話股份有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局與第三人某技術(shù)有限公司專利相關(guān)行政糾紛案-新穎性下“慣用手段的直接置換”之認(rèn)定
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-024-001
關(guān)鍵詞
行政/專利相關(guān)行政案件/專利授權(quán)確權(quán)/新穎性/慣用手段/直接置換
基本案情
某電話股份有限公司（簡稱某股份公司）一審請求撤銷原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（簡稱專利復(fù)審委員會）于2015年5月21日作出第26030號決定（簡稱被訴決定），并責(zé)令重新作出決定。其理由為:一、權(quán)利要求1明確地限定了單個基站，專利復(fù)審委員會錯誤理解了權(quán)利要求1所限定的特征，其認(rèn)定基于錯誤的邏輯。故權(quán)利要求1相對于證據(jù)1具備新穎性；二、關(guān)于權(quán)利要求2，專利復(fù)審委員會沒有結(jié)合本專利的上下文來理解“預(yù)先配置的RAPID”，專利復(fù)審委員會針對權(quán)利要求2的評述與其針對權(quán)利要求3的評述存在矛盾，故權(quán)利要求2相對于證據(jù)1具備新穎性；三、關(guān)于權(quán)利要求4，專利復(fù)審委員會沒有將權(quán)利要求4作為從屬權(quán)利要求來對待。對比文件1排斥將任何越區(qū)切換消息轉(zhuǎn)換為PDCCH消息，切換消息不能在PDCCH信道上傳送，故權(quán)利要求4相對于證據(jù)1具備新穎性；四、基于相同的理由，其他權(quán)利要求也具有新穎性。
國家知識產(chǎn)權(quán)局辯稱：被訴裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，程序合法，請求判決駁回原告訴訟請求。
第三人某技術(shù)有限公司未提交書面意見。
法院經(jīng)審理查明：本專利系專利號為200880129948.*、名稱為“用于執(zhí)行電信系統(tǒng)中的隨機(jī)訪問的方法和設(shè)備”的發(fā)明專利（簡稱本專利），其申請日為2008年12月15日，優(yōu)先權(quán)日為2008年6月19日，授權(quán)公告日為2014年5月7日專利權(quán)人為某股份公司）本專利的權(quán)利要求1-4為：
“1．一種在無線電基站（120，400）中使用戶設(shè)備（110，500）能夠執(zhí)行基于爭用的隨機(jī)訪問的方法，向所述無線電基站（120，400）指配形成非專用隨機(jī)訪問前同步碼池的第一集合以及形成專用隨機(jī)訪問前同步碼池的第二集合，所述方法的特征在于它包括下列步驟：確定（201）隨機(jī)訪問前同步碼標(biāo)識符RAPID；向所述用戶設(shè)備（110，500）傳送（202）消息，所述消息包含所確定RAPID；以及從所述用戶設(shè)備（110，500）接收（203）由所述用戶設(shè)備（110，500）根據(jù)所述所傳送消息中包含的所述RAPID所選擇的非專用隨機(jī)訪問前同步碼。
2．如權(quán)利要求1所述的方法，其中，確定（201）所述RAPID的所述步驟包括：選擇與所述第一集合的非專用隨機(jī)訪問前同步碼關(guān)聯(lián)的預(yù)先配置的RAPID。
3．如權(quán)利要求1所述的方法，其中，確定（201）所述RAPID的所述步驟包括：隨機(jī)選擇與所述第一集合的非專用隨機(jī)訪問前同步碼關(guān)聯(lián)的RAPID。
4．如權(quán)利要求1-3中的任一項(xiàng)所述的方法，其中，所述傳送步驟（202）包括：在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息?！?/p>
某技術(shù)有限公司于2014年11月14日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求，其理由是本專利不符合《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十二條第二款的規(guī)定，請求宣告本專利權(quán)利要求1-26全部無效，同時提交了證據(jù)1（CN101682870A中國發(fā)明專利申請公布說明書，申請日為2008年5月16日，優(yōu)先權(quán)日為2007年5月24日，公開日為2010年3月24日）。
2015年5月21日，專利復(fù)審委員會作出被訴決定，決定：宣告本專利的權(quán)利要求1-7、12、14-20、25無效，在權(quán)利要求8-11、13、21-24、26的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持本專利有效。
法院經(jīng)審理認(rèn)為：本案中，證據(jù)1滿足構(gòu)成抵觸申請的形式要件。本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1不具備新穎性。同理，權(quán)利要求14相對亦不具備新穎性。證據(jù)1已經(jīng)公開了本專利權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征，本專利權(quán)利要求2相對于證據(jù)1不具備新穎性。證據(jù)1已經(jīng)公開了通過切換消息傳送包含特征碼ID編號的消息，本專利權(quán)利要求4將通過切換消息傳送消息改換為在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送消息，是本領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，因此，本專利權(quán)利要求4相對于證據(jù)1不具備新穎性。同理，本專利權(quán)利要求15、17相對于證據(jù)1亦均不具備新穎性。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2018年6月19日作出（2018）京73行初1327號行政判決：駁回某股份公司的訴訟請求。某股份公司不服上述判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2020年9月8日作出（2019）京行終513號行政判決：一、撤銷中華人民共和國北京知識產(chǎn)權(quán)法院2015年京知行初字第6121號行政判決；二、撤銷被訴決定；三、國家知識產(chǎn)權(quán)局針對某技術(shù)有限公司就某股份公司所擁有的本專利提出的無效宣告請求重新作出決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，關(guān)于權(quán)利要求4。某股份公司主張本專利權(quán)利要求4進(jìn)一步限定了“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1中是通過切換消息的方式傳送消息，二者不屬于慣用手段的直接替換。
本案中，根據(jù)查明的事實(shí)可知，各方對于本專利權(quán)利要求4的附加技術(shù)特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，并未提出異議，本院予以確認(rèn)。在此基礎(chǔ)上，判斷本專利權(quán)利要求4是否具備新穎性，關(guān)鍵在于上述授權(quán)是否屬于新穎性判斷過程中的“慣用手段的直接置換”。參照《審查指南2010》專利審查指南第二部分第三章第3.2.3節(jié)的規(guī)定：“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性?！痹谂袛嗍欠瘛皯T用手段的直接置換”的過程中，至少需滿足以下要件，一是相關(guān)技術(shù)手段為本領(lǐng)域慣用的技術(shù)手段；二是相關(guān)技術(shù)手段的置換屬于“直接置換”。
首先，關(guān)于上述技術(shù)手段是否屬于本領(lǐng)域慣用手段的認(rèn)定。本領(lǐng)域的慣用手段為本領(lǐng)域公知常識的下位概念。因此有關(guān)公知常識的判斷規(guī)則對于相關(guān)技術(shù)手段是否為本領(lǐng)域慣用手段的認(rèn)定，同樣適用。以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為新穎性判斷的主體，系專利授權(quán)確權(quán)案件中所普遍適用的基本規(guī)則。而所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，其知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前的常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。即所謂的慣用手段應(yīng)當(dāng)為本領(lǐng)域的技術(shù)人員所應(yīng)當(dāng)掌握的知識。考慮到舉證的必要性及難易程度等因素，當(dāng)事人可以通過充分說明或者提交證據(jù)證明的方式確定相應(yīng)的技術(shù)手段是否屬于慣用手段。本案中，專利復(fù)審委員會對本專利權(quán)利要求4限定的“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”及證據(jù)1中“通過切換消息的方式傳送消息”的技術(shù)手段是否屬于本領(lǐng)域的慣用手段，既未提交相應(yīng)的證據(jù)，亦未進(jìn)行充分的說理。
其次，關(guān)于上述技術(shù)手段的置換是否屬于“直接置換”。新穎性的判斷通常應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持單獨(dú)比對的原則，即判斷新穎性時，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與每一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或申請?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或?qū)嵱眯滦偷南嚓P(guān)技術(shù)內(nèi)容單獨(dú)地進(jìn)行比較，不得將其與幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或者申請?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的組合，或者與一份對比文件中的多項(xiàng)技術(shù)方案的組合進(jìn)行對比。此為新穎性與創(chuàng)造性判斷方法的明顯區(qū)別。但如上所述，若相關(guān)的區(qū)別僅在于“慣用手段的直接替換”，則涉案申請或?qū)＠瑯硬痪邆湫路f性。在創(chuàng)造性判斷過程中，若涉案申請或?qū)＠麑τ诒绢I(lǐng)域技術(shù)人員而言，相對于一篇對比文件和公知常識的結(jié)合是顯而易見的，則其不具備創(chuàng)造性。雖然，上述新穎性下本領(lǐng)域慣用手段為創(chuàng)造性下本領(lǐng)域公知常識的下位概念，但二者的顯著區(qū)別為新穎性的判斷過程中，要求慣用手段的替換為“直接的”，即不但要求相關(guān)的技術(shù)手段可以替換，同時要求將涉案申請或?qū)＠麑Ρ任募械牟煌夹g(shù)手段替換后，不會影響該技術(shù)手段與其他技術(shù)特征之間的配合等關(guān)系。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，即便相關(guān)技術(shù)手段的替換是容易想到的，但若相關(guān)技術(shù)手段替換后，同時要求與該技術(shù)手段配合的其他技術(shù)特征需要作出適應(yīng)性調(diào)整，此時雖然涉案申請或?qū)＠赡懿痪邆鋭?chuàng)造性，但不宜認(rèn)定其不具備新穎性。本案中，如前所述，各方對于本專利權(quán)利要求4的附加技術(shù)特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，并未提出異議。而本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，證據(jù)1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，系通過數(shù)據(jù)信道傳送相應(yīng)的消息。同時，通過數(shù)據(jù)信道傳送消息與通過控制信道傳送消息，涉及不同解調(diào)制及解壓縮等，對其他與之匹配的技術(shù)特征提出了新的要求。故本案中，在對比文件1的基礎(chǔ)上，不宜認(rèn)定本專利權(quán)利要求4限定的附加技術(shù)特征屬于“慣用手段的直接置換”。據(jù)此，被訴決定與原審判決的相關(guān)認(rèn)定缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，予以糾正。某股份公司的相關(guān)主張成立，予以支持。
裁判要旨
“慣用手段的直接置換”至少需滿足以下要件，一是相關(guān)技術(shù)手段為本領(lǐng)域慣用的技術(shù)手段；二是相關(guān)技術(shù)手段的置換屬于“直接置換”。所謂“直接置換”，不但要求相關(guān)的技術(shù)手段可以替換，同時要求將涉案發(fā)明對比文件中的不同技術(shù)手段替換后，不會影響該技術(shù)手段與其他技術(shù)特征之間的配合、協(xié)作關(guān)系。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，即便相關(guān)技術(shù)手段的替換是容易想到的，但若相關(guān)技術(shù)手段替換后，同時要求與該技術(shù)手段配合的其他技術(shù)特征需要作出適應(yīng)性調(diào)整，此時雖然涉案發(fā)明可能不具備創(chuàng)造性，但不宜認(rèn)定其不具備新穎性。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第2款
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第6121號行政判決（2018年6月19日）
二審：北京市高級人民法院（2019）高行終513號行政判決（2020年9月8日）
