美國某公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局、某互聯(lián)網(wǎng)平臺公司、某科技公司、某銀行發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案-創(chuàng)造性判斷的直接證據(jù)與“三步法”的關(guān)系、創(chuàng)造性判斷中對預料不到的技術(shù)效果的考慮
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-010
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利權(quán)無效/創(chuàng)造性/“三步法”/直接證據(jù)/預料不到的技術(shù)效果
基本案情
美國某公司系專利號為9712128X.X、名稱為“一種多元置信度適配系統(tǒng)及其相關(guān)方法”的發(fā)明專利的專利權(quán)人。2007年10月-2018年2月，某互聯(lián)網(wǎng)平臺公司、某科技公司、某銀行先后分別針對本專利權(quán)提出的無效宣告請求，對此國家知識產(chǎn)權(quán)局于2018年6月12日作出第36402號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），認為本專利不具備創(chuàng)造性，宣告本專利權(quán)全部無效。美國某公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年10月12日作出（2018）京73行初12921號行政判決：駁回美國某公司的訴訟請求。美國某公司提出上訴，最高人民法院于2021年12月20日作出（2021）最高法知行終119號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為：在專利創(chuàng)造性評價過程中，司法審判和行政審查實踐中關(guān)于權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案是否屬于顯而易見的判斷，通常需要借助分析工具。常見的創(chuàng)造性判斷分析工具一般有兩類：一類是邏輯推演工具。如專利審查實踐中運用最為廣泛的所謂的“三步法”，即“問題——解決方案”思路，通過確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題、判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術(shù)人員而言是否顯而易見三個步驟，完成創(chuàng)造性判斷。其實質(zhì)是通過還原發(fā)明場景、模擬發(fā)明過程，以本領域技術(shù)人員視角對技術(shù)方案是否顯而易見作出的邏輯推演。另一類是經(jīng)驗推定工具。如解決了一直渴望解決但始終未能解決的技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見、取得了預料不到的技術(shù)效果、獲得了商業(yè)上的成功等（為方便起見，以下簡稱為經(jīng)驗推定因素），其是通過認定技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的直接證據(jù)，并基于這些直接證據(jù)與技術(shù)方案本身的對應性或者因果關(guān)系，在適當考慮獲得該技術(shù)方案困難程度的基礎上，最終對技術(shù)方案是否顯而易見作出的經(jīng)驗推定。原則上，對于同一技術(shù)方案的創(chuàng)造性問題，從邏輯角度和經(jīng)驗角度的分析應當殊途同歸。技術(shù)方案的創(chuàng)造性未必來源于解決長期技術(shù)難題、克服技術(shù)偏見、實現(xiàn)預料不到的技術(shù)效果，未必帶來商業(yè)成功；但解決了長期技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見、實現(xiàn)了預料不到的技術(shù)效果、獲得了商業(yè)成功卻是技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的重要標志。邏輯推演工具的適用具有普適性，而經(jīng)驗推定工具則因僅涵蓋了有限的幾種典型情形而適用場景有限。故僅在有關(guān)創(chuàng)造性判斷涉及前述經(jīng)驗推定因素時，才涉及邏輯推演和經(jīng)驗推定結(jié)論的協(xié)調(diào)問題。邏輯推演和經(jīng)驗推定結(jié)論不一致的情形一般有兩種：一是“三步法”認定具備創(chuàng)造性，但并不存在經(jīng)驗意義上能夠充分體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造價值和效果的創(chuàng)造性直接證據(jù)，或者雖然存在創(chuàng)造性直接證據(jù)但其與有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征缺乏對應性或者因果關(guān)聯(lián)；二是“三步法”認定不具備創(chuàng)造性，但存在經(jīng)驗意義上能夠充分體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造價值和效果的創(chuàng)造性直接證據(jù)，且其與有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征具有對應性或者因果關(guān)聯(lián)。對于第一種情形而言，如前所述，因技術(shù)方案的創(chuàng)造性未必來源于經(jīng)驗推定因素，故不具備經(jīng)驗推定因素不足以否定技術(shù)方案的創(chuàng)造性，可以直接基于“三步法”結(jié)論認定技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。對于第二種情形而言，則需要對“三步法”的結(jié)論進行復驗。根據(jù)有關(guān)直接證據(jù)的不同，復驗的重點也會有所不同：技術(shù)方案解決了長期技術(shù)難題、克服了技術(shù)偏見、獲得了商業(yè)上的成功的，要重點考察“三步法”分析中，是否未充分考慮技術(shù)發(fā)展的階段性和局限性進而錯誤判斷了結(jié)合啟示；技術(shù)方案取得了預料不到的技術(shù)效果的，則要重點考察是否錯誤認定了區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)效果，進而錯誤歸納了技術(shù)方案實際要解決的技術(shù)問題。如果復驗結(jié)論是原先基于“三步法”的分析有誤，則實現(xiàn)了分析結(jié)論的校準；如果復驗結(jié)論是原先基于“三步法”的分析無誤，則有必要再次審視，關(guān)于創(chuàng)造性直接證據(jù)的認定，及其與區(qū)別技術(shù)特征的對應性和因果關(guān)系認定是否有誤，以及是否存在其他難以基于創(chuàng)造性直接證據(jù)認定創(chuàng)造性的情形。據(jù)此，原則上，當“三步法”結(jié)論是技術(shù)方案具備創(chuàng)造性時，無需再審查有關(guān)創(chuàng)造性直接證據(jù)；當“三步法”結(jié)論是技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性時，應當審查有關(guān)創(chuàng)造性直接證據(jù)，并根據(jù)基于創(chuàng)造性直接證據(jù)的經(jīng)驗推定結(jié)論復驗“三步法”分析，綜合考慮邏輯推演和經(jīng)驗推定兩方面結(jié)論，作出判斷。
基于預料不到的技術(shù)效果認定專利創(chuàng)造性而言：首先，有關(guān)證明責任應當由專利權(quán)利人或者申請人承擔，其至少應當證明存在預料不到的技術(shù)效果，且該預料不到的技術(shù)效果來源于有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征。其次，預料不到的技術(shù)效果認定中的判斷時點應當是申請日或者優(yōu)先權(quán)日，比對基準應當是最接近現(xiàn)有技術(shù)而非現(xiàn)有技術(shù)整體，判斷主體應當是本領域技術(shù)人員。最后，預料不到的技術(shù)效果應當足以構(gòu)成技術(shù)方案實際要解決的技術(shù)問題的改進對象。換言之，該預料不到的技術(shù)效果應當構(gòu)成技術(shù)方案選擇的重要考量或者重要目標。如果某一技術(shù)方案是解決技術(shù)問題的必然選擇，即便有關(guān)技術(shù)效果難以預料，該技術(shù)效果也僅為本領域技術(shù)人員均可作出的必然選擇的副產(chǎn)品，其不能成為必然選擇技術(shù)方案的創(chuàng)造性來源。
本案中，美國某公司作為專利權(quán)利人主張本專利權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案因取得了簡化輸入、簡化權(quán)重、簡化需求、簡化檢索等預料不到的技術(shù)效果而具備創(chuàng)造性，其應就存在上述技術(shù)效果、上述技術(shù)效果達到不可預料的程度，以及上述技術(shù)效果與有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征之間的對應關(guān)系承擔證明責任。對上述技術(shù)效果及其與區(qū)別技術(shù)特征的對應關(guān)系，專利說明書中沒有明確具體的記載，美國某公司在本案行政審查階段和一審期間均未提出此主張，只是在上訴理由和二審庭審中才提出有關(guān)主張，但并未舉證證明其所主張的技術(shù)效果確實存在，更未能夠證明所謂的技術(shù)效果與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比達到了本領域技術(shù)人員不可預料的程度。
裁判要旨
1.創(chuàng)造性判斷的直接證據(jù)與“三步法”的關(guān)系。專利創(chuàng)造性判斷中廣泛使用的“三步法”是具有普適性的邏輯推演方法；基于解決長期技術(shù)難題、克服技術(shù)偏見、實現(xiàn)預料不到的技術(shù)效果、獲得商業(yè)成功等直接證據(jù)判斷創(chuàng)造性的方法則屬于經(jīng)驗推定方法，兩者都屬于創(chuàng)造性判斷的分析工具。運用“三步法”判斷的結(jié)論是技術(shù)方案具備創(chuàng)造性時，一般無需再審查有關(guān)創(chuàng)造性直接證據(jù)；運用“三步法”判斷的結(jié)論是技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性時，應當審查有關(guān)創(chuàng)造性的直接證據(jù)，并根據(jù)基于創(chuàng)造性直接證據(jù)的經(jīng)驗推定結(jié)論復驗“三步法”分析，綜合考慮邏輯推演和經(jīng)驗推定兩方面結(jié)論作出判斷。
2.創(chuàng)造性判斷中對預料不到的技術(shù)效果的考慮?；陬A料不到的技術(shù)效果認定專利創(chuàng)造性時，專利權(quán)人應當對存在該預料不到的技術(shù)效果且其來源于相關(guān)區(qū)別技術(shù)特征承擔舉證責任。該預料不到的技術(shù)效果應當足以構(gòu)成技術(shù)方案實際要解決的技術(shù)問題的改進目標。如果某一技術(shù)方案是解決技術(shù)問題的必然選擇，即便有關(guān)技術(shù)效果難以預料，其也僅為本領域技術(shù)人員均可作出的必然選擇的“副產(chǎn)品”，僅此尚不足以證明該技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款（本案適用的是1992年9月4日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第3款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初12921號行政判決（2020年10月12日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終119號行政判決（2021年12月20日）
