某遺傳技術(shù)公司、某斯公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案-生物電子等排原理在創(chuàng)造性判斷中的應(yīng)用
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-3-024-018
關(guān)鍵詞
行政/發(fā)明專利申請駁回復(fù)審/創(chuàng)造性/生物電子等排
基本案情
某遺傳技術(shù)公司、某斯公司（以下稱美國兩公司）系申請?zhí)枮?01210105459.9、名稱為“Hedgehog信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的吡啶基抑制劑”的發(fā)明專利申請的專利申請人。2016年10月8日，國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)其原審查部門審查，決定駁回該申請。美國兩公司不服駁回決定，向國家知識產(chǎn)權(quán)局請求復(fù)審。對此，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年11月28日作出第134661號復(fù)審請求審查決定，認(rèn)為該申請不具備創(chuàng)造性，維持國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的駁回決定。美國兩公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月29日作出（2018）京73行初6220號行政判決：駁回美國兩公司的訴訟請求。美國兩公司提出上訴，最高人民法院于2023年12月14日作出（2021）最高法知行終846號行政判決：一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初6220號行政判決；二、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局第134661號復(fù)審請求審查決定；三、國家知識產(chǎn)權(quán)局就美國兩公司針對申請?zhí)枮?01210105459.9、名稱為“Hedgehog信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的吡啶基抑制劑”的發(fā)明專利申請?zhí)岢龅膹?fù)審請求重新作出審查決定。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，首先，技術(shù)啟示應(yīng)當(dāng)基于發(fā)明實際解決的技術(shù)問題而判斷，如果以對比文件8式I作為現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示的依據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)知曉式I能夠取得與式Ⅱ相當(dāng)?shù)募夹g(shù)效果。但是，被訴決定已明確選擇以對比文件8中更下位的式Ⅱ作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，并無證據(jù)表明本領(lǐng)域技術(shù)人員可以確定更上位的式I能夠取得與式Ⅱ相當(dāng)?shù)募夹g(shù)效果。相反，美國兩公司提交的一審證據(jù)7可證明對比文件8中具有苯并嘧啶酮的化合物（化合物4）的效果優(yōu)于不具有苯并嘧啶酮結(jié)構(gòu)的化合物（化合物9）。在對比文件8已經(jīng)公開了帶有苯并嘧啶酮環(huán)的實施例且公開了部分活性數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)在更廣泛的式I中尋求啟示。本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀本申請說明書后能夠確定本申請的化合物具有Hedgehog信號傳導(dǎo)抑制活性，也不必然意味著對比文件8式I給出了苯并嘧啶酮環(huán)和苯環(huán)或雜環(huán)等效的教導(dǎo)。因此，被訴決定認(rèn)為對比文件8式I給出了技術(shù)啟示的理由不能成立。其次，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，通常而言，探討藥物化合物中兩個基團(tuán)之間的替換是否屬于本領(lǐng)域公知常識，最常用的是電子等排原理，即：具有相似的立體形狀和電子排列的原子或基團(tuán)，它們的藥物分子結(jié)構(gòu)中互換時能保留原分子相似的或產(chǎn)生代謝拮抗的生物效應(yīng)。同時，根據(jù)藥物領(lǐng)域的研究進(jìn)展，也發(fā)現(xiàn)了一些不符合經(jīng)典電子等排原理的原子或基團(tuán)，在藥物分子設(shè)計的過程中相互替換以后產(chǎn)生等效替代的結(jié)果。生物電子等排體本就是經(jīng)驗法則，由于非經(jīng)典的電子等排體之間的互換與該領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)對于藥物構(gòu)效關(guān)系的研究進(jìn)程有關(guān)，因而具體到某類藥物，是否能運用生物電子等排體概念來進(jìn)行藥物分子設(shè)計，需要與該類藥物構(gòu)效關(guān)系相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)作為證據(jù)支持，不能任意擴(kuò)大生物電子等排體概念的適用。本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，苯環(huán)與苯并嘧啶酮環(huán)并非經(jīng)典電子等排體，在案證據(jù)亦未體現(xiàn)在抗癌藥的藥物分子設(shè)計中，苯環(huán)和苯并嘧啶酮環(huán)之間的互換屬于生物電子等排體，故被訴決定認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)中存在將苯并嘧啶酮環(huán)替換為苯環(huán)的啟示，缺乏依據(jù)。
裁判要旨
判斷藥物化合物中兩個基團(tuán)之間的替換是否屬于本領(lǐng)域公知常識，通常可以考慮生物電子等排原理。但對于非經(jīng)典生物電子等排體而言，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會進(jìn)行特定的基團(tuán)替換，通常需要能夠證明該類藥物構(gòu)效關(guān)系的現(xiàn)有技術(shù)作為證據(jù)支持，不能任意擴(kuò)大生物電子等排體概念的適用。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法》第22條第3款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第22條第3款）
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初6220號行政判決（2020年12月29日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終846號行政判決（2023年12月14日）
