西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司訴上海某電腦貿(mào)易公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案-涉及多物理實(shí)體的多主體實(shí)施方法專利的侵權(quán)判定以及標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)案件中的禁令救濟(jì)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-13-2-487-006
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民事/知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)/侵害發(fā)明專利權(quán)/標(biāo)準(zhǔn)必要專利/多物理實(shí)體/多主體實(shí)施/方法專利/全面覆蓋原則/停止侵害/附條件判決
基本案情
原告西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司訴稱：其系專利號(hào)為0213****.X、名稱為“一種無線局域網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法”的發(fā)明專利（以下簡(jiǎn)稱涉案專利）專利權(quán)人。涉案專利系無線局域網(wǎng)鑒別和保密基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)（WAPI）標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)必要專利。西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司與美國(guó)某公司簽訂有專利許可合同，合同到期日為2028年12月28日，合同中約定了2010年至2014年的許可費(fèi)用，2014年之后的許可費(fèi)用應(yīng)于2014年底前重新談判確定。由于雙方對(duì)2014年之后的許可費(fèi)用一直未達(dá)成一致，西安某網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司主張美國(guó)某公司的全資子公司上海某電腦貿(mào)易公司銷售相關(guān)型號(hào)終端產(chǎn)品侵害其涉案專利權(quán)，向陜西省高級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令：停止侵害并賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)人民幣1.5億元（幣種下同）。
陜西省高級(jí)人民法院于2021年12月30日作出（2016）陜民初10號(hào)民事判決：一、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起，立即停止銷售部分型號(hào)平板電腦產(chǎn)品；二、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣14284.0608萬元；三、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司合理開支人民幣50.9958萬元；四、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對(duì)被告上海某電腦貿(mào)易公司的其他訴訟請(qǐng)求；五、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對(duì)被告西安市某電器有限公司的全部訴訟請(qǐng)求。
宣判后，上海某電腦貿(mào)易公司提起上訴，最高人民法院于2022年12月30日作出（2022）最高法知民終817號(hào)民事判決：一、維持陜西省高級(jí)人民法院（2016）陜民初10號(hào)民事判決第二、三、五項(xiàng)；二、撤銷陜西省高級(jí)人民法院（2016）陜民初10號(hào)民事判決第一、四項(xiàng)；三、駁回西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對(duì)上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他訴訟請(qǐng)求；四、駁回上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他上訴請(qǐng)求。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：首先，涉案專利為合法有效的專利，多側(cè)撰寫式的權(quán)利要求亦為專利審查實(shí)踐中允許的權(quán)利要求撰寫方式，該類專利權(quán)在被授權(quán)后應(yīng)當(dāng)?shù)玫接行У谋Ｗo(hù)。涉案專利的特點(diǎn)在于，其要求保護(hù)的方法并非僅涉及服務(wù)器和終端的交互，而是涉及移動(dòng)終端、無線接入點(diǎn)、認(rèn)證服務(wù)器三個(gè)物理實(shí)體，最終由終端用戶完整執(zhí)行實(shí)施專利方法的過程。并且，涉案專利要求保護(hù)的內(nèi)容就是通過認(rèn)證服務(wù)器實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端和無線接入點(diǎn)雙向認(rèn)證的無線網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制，必須有三方參與才能實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的，涉案專利方法的全部實(shí)質(zhì)內(nèi)容客觀上無法集成在同一個(gè)物理實(shí)體中。因此，僅借助其中任何一方的單一產(chǎn)品，不借助其他裝置或者依賴其他網(wǎng)絡(luò)條件，均不可能完整地實(shí)施涉案專利方法。涉案專利屬于必須借助多個(gè)物理實(shí)體才能完成的多主體實(shí)施的方法專利，其與僅涉及服務(wù)器和終端交互的多主體實(shí)施的方法專利存在一定差異，在適用多主體實(shí)施的方法專利侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合涉案專利三方實(shí)體交互的實(shí)際情況，妥善考慮如何在不損害社會(huì)公眾利益的情況下有效保護(hù)該類專利的權(quán)利人的合法權(quán)利。
其次，專利侵權(quán)判定中所謂的“全面覆蓋原則”是指同一被訴侵權(quán)技術(shù)方案應(yīng)覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征，而不必然要求同一主體的行為覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征。不同主體共同實(shí)施的行為，既包括共同故意實(shí)施的行為，也包括共同過失實(shí)施的行為，還包括故意與過失行為結(jié)合實(shí)施的行為，即數(shù)個(gè)行為人雖主觀過錯(cuò)程度不一，但各自行為相結(jié)合而實(shí)施的行為，造成他人損害的，也可以構(gòu)成共同侵權(quán)行為。對(duì)于必須借助多個(gè)物理實(shí)體才能完成的通信領(lǐng)域的多主體實(shí)施的方法專利而言，其技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容被固化在不同裝置中，即不同裝置的制造者實(shí)施的行為相結(jié)合，使得終端用戶只需要正常操作其所持有的終端設(shè)備，即能夠機(jī)械地重演專利的技術(shù)方案。對(duì)于該類專利而言，只有多個(gè)物理實(shí)體制造者的共同行為才能使權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征被終端用戶機(jī)械重演的技術(shù)方案全面覆蓋。因此，不應(yīng)因?yàn)槿魏我环街圃煺呶赐暾麑?shí)施專利技術(shù)方案而使其都得以免除侵權(quán)責(zé)任。判斷其中任何一方制造者是否實(shí)施了侵權(quán)行為，仍然應(yīng)當(dāng)判斷該制造者是否以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的將專利方法的實(shí)質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，且該行為或行為結(jié)果對(duì)權(quán)利要求的技術(shù)特征被全面覆蓋起到不可替代的實(shí)質(zhì)性作用。特別應(yīng)當(dāng)注意的是，該固化的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及不可替代的實(shí)質(zhì)性作用不僅包括與用戶交互的內(nèi)容及其作用，還包括與其他執(zhí)行端交互的內(nèi)容及其作用。
再次，按照上述判斷方式認(rèn)定侵權(quán)，對(duì)于必須借助多個(gè)物理實(shí)體才能完成的多主體實(shí)施的方法專利并不會(huì)必然給予過度保護(hù)。第一，前已述及，對(duì)于該類專利應(yīng)當(dāng)給予保護(hù)而非拒絕保護(hù)。如果基于各個(gè)物理實(shí)體的制造者固化的內(nèi)容，終端用戶只需正常操作所持終端設(shè)備即可機(jī)械重演專利技術(shù)方案，則在此情況下，各制造者均從專利技術(shù)方案中獲益，而使得專利權(quán)人的利益受損。按照上述判斷方式認(rèn)定侵權(quán)，能夠合理平衡專利權(quán)人和有關(guān)行為實(shí)施者的利益。而如果堅(jiān)持其中任何一方固化技術(shù)內(nèi)容的行為都無法構(gòu)成侵權(quán)行為，要求構(gòu)成侵權(quán)必須具備“明知”“侵權(quán)專用品”等條件，或者要求專利權(quán)人證明被訴侵權(quán)人為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的自己直接實(shí)施了測(cè)試等行為，則對(duì)專利權(quán)人過于嚴(yán)苛，無法為該類型的專利提供有效保護(hù)。第二，上述判斷標(biāo)準(zhǔn)仍然堅(jiān)持固化的內(nèi)容應(yīng)為實(shí)質(zhì)內(nèi)容，固化行為或結(jié)果對(duì)技術(shù)特征被全面覆蓋應(yīng)起到不可替代的實(shí)質(zhì)性作用。相應(yīng)的審查能夠避免專利權(quán)人任意將不同主體實(shí)施的方法步驟寫入權(quán)利要求并以此擴(kuò)大可主張權(quán)利的范圍。第三，由于侵權(quán)技術(shù)方案系由不同主體完成，在確定賠償范圍時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)事人在案件中的具體主張和被訴侵權(quán)行為對(duì)于損害后果所起的作用。相應(yīng)的審查認(rèn)定能夠避免權(quán)利人通過向不同實(shí)施主體重復(fù)主張?jiān)S可費(fèi)或侵權(quán)賠償而獲得過度保護(hù)。
具體而言，涉案專利是一種多主體實(shí)施的方法專利，涉及移動(dòng)終端、無線接入點(diǎn)、認(rèn)證服務(wù)器三個(gè)物理實(shí)體相互配合實(shí)現(xiàn)全部技術(shù)方案。由于涉案專利的發(fā)明目的為提供一種以雙向認(rèn)證機(jī)制保障移動(dòng)終端接入安全性的方法，移動(dòng)終端、無線接入點(diǎn)、認(rèn)證服務(wù)器均為參與認(rèn)證的主體，故在移動(dòng)終端、無線接入點(diǎn)、認(rèn)證服務(wù)器中固化的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容均為使得雙向認(rèn)證機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，對(duì)于完成整個(gè)技術(shù)方案而言作用都是不可替代的。正是因?yàn)橐苿?dòng)終端、無線接入點(diǎn)、認(rèn)證服務(wù)器各自的制造商都固化了涉案專利的相關(guān)實(shí)質(zhì)技術(shù)內(nèi)容，使得終端用戶可以根據(jù)自己的需求，通過在移動(dòng)終端的正常操作，啟用WAPI功能，觸發(fā)涉案專利技術(shù)方案的自動(dòng)執(zhí)行。并且，涉案專利的最終目的是為移動(dòng)終端提供一種安全的、高保密性的接入無線局域網(wǎng)的方法，移動(dòng)終端是觸發(fā)技術(shù)方案實(shí)施的必不可少的部分，移動(dòng)終端的固化方應(yīng)當(dāng)是實(shí)施涉案專利技術(shù)的最大受益者。至于終端用戶下載證書的行為，只是正常使用終端設(shè)備的行為。因此，在本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品中固化涉案專利中移動(dòng)終端相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的行為構(gòu)成侵權(quán)行為。
對(duì)于侵害專利權(quán)的行為，根據(jù)侵權(quán)責(zé)任法的一般原理和有關(guān)侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)方式的規(guī)定，原則上應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任。但是，在具體案件中，基于國(guó)家利益、社會(huì)公共利益、具體權(quán)利狀態(tài)以及當(dāng)事人的主觀過錯(cuò)等因素，在特殊情況下可以不判令被訴侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任，并可通過充分的損害賠償?shù)蓉?zé)任的承擔(dān)彌補(bǔ)專利權(quán)人相應(yīng)的損失。本案中，上海某電腦貿(mào)易公司實(shí)施了侵害涉案專利權(quán)的行為，對(duì)于是否應(yīng)判令上海某電腦貿(mào)易公司停止侵害，至少可考慮以下因素：
其一，涉案專利的性質(zhì)。涉案專利不僅是標(biāo)準(zhǔn)必要專利，而且是實(shí)施強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)所無法避開的必要專利，這一事實(shí)使得涉案專利涉及更多社會(huì)公共利益的因素，是否應(yīng)當(dāng)判令上海某電腦貿(mào)易公司停止侵害更應(yīng)注意綜合考慮當(dāng)事人的主觀過錯(cuò)程度、當(dāng)事人之間是否存在利益失衡、損害賠償是否能夠充分彌補(bǔ)專利權(quán)人損失、停止侵害是否影響社會(huì)公共利益等因素。因?qū)嵤?qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的侵權(quán)行為，專利實(shí)施者無法通過改變技術(shù)方案避免侵權(quán)，特別是在專利技術(shù)只是終端產(chǎn)品整體使用的技術(shù)方案的一部分時(shí)，如果判令停止侵害，則意味著專利權(quán)人對(duì)權(quán)利的行使可能導(dǎo)致專利實(shí)施者完全退出相關(guān)商品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。考慮到涉案專利只是被訴侵權(quán)產(chǎn)品所使用的整體技術(shù)方案中的一部分，其作用占比相對(duì)較低，如果判決結(jié)果導(dǎo)致專利實(shí)施者退出市場(chǎng)，可能會(huì)使專利權(quán)人和專利實(shí)施者之間的利益顯著失衡。因此，在審理侵害涉及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛時(shí)，判令承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任應(yīng)當(dāng)更為慎重，不宜僅因構(gòu)成侵權(quán)即簡(jiǎn)單判令停止侵害，還應(yīng)綜合前述各種因素作出判斷。
其二，當(dāng)事人的過錯(cuò)。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的公平、合理、無歧視（FRAND）談判，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)本于善意行為人、循誠(chéng)信原則進(jìn)行協(xié)商，如果標(biāo)準(zhǔn)必要專利的專利權(quán)人行為符合FRAND原則，而實(shí)施者存在明顯過錯(cuò)，即便對(duì)于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，也可以在綜合考慮各種因素后支持專利權(quán)人停止侵害的訴訟請(qǐng)求。
其三，涉案專利權(quán)的權(quán)利狀態(tài)和判令附條件停止侵害的必要性?？紤]到標(biāo)準(zhǔn)必要專利的特殊性，在因該類專利引發(fā)的侵權(quán)糾紛中，可以根據(jù)當(dāng)事人過錯(cuò)、停止侵害是否可能導(dǎo)致當(dāng)事人之間出現(xiàn)嚴(yán)重利益失衡等案件具體情況，附條件地作出停止侵害的判決。一方面，可以在前述特殊情況下，考慮在判令標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施者停止侵害的同時(shí)，對(duì)于執(zhí)行停止侵害判項(xiàng)給予其修改技術(shù)方案的合理寬限期；另一方面，如果標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施者通過支付充分的損害賠償或者以符合FRAND原則的許可費(fèi)的方式支付許可使用費(fèi)，則停止侵害的判項(xiàng)可以不再執(zhí)行。
其四，專利權(quán)人的利益保障方式。在因標(biāo)準(zhǔn)必要專利引發(fā)的侵權(quán)糾紛中，如果判令停止侵害可能使雙方當(dāng)事人的利益顯著失衡，但專利權(quán)人的利益可以通過足額賠償?shù)蓉?zé)任的承擔(dān)予以保障，則可以在綜合考量前述各種有關(guān)因素的基礎(chǔ)上通過判決專利實(shí)施者承擔(dān)足額賠償?shù)确韶?zé)任，替代停止侵害的法律責(zé)任。本案中，基于上述分析，如果判令停止侵害，則判決結(jié)果可能會(huì)導(dǎo)致專利實(shí)施者退出相關(guān)商品市場(chǎng)，使專利權(quán)人和專利實(shí)施者的利益顯著失衡。相反，判令專利實(shí)施者足額賠償可以使專利權(quán)人的利益得到保障。
裁判結(jié)果
陜西省高級(jí)人民法院于2021年12月30日作出（2016）陜民初10號(hào)民事判決：一、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起，立即停止銷售部分型號(hào)平板電腦產(chǎn)品；二、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣14284.0608萬元；三、被告上海某電腦貿(mào)易公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司合理開支人民幣50.9958萬元；四、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對(duì)被告上海某電腦貿(mào)易公司的其他訴訟請(qǐng)求；五、駁回原告西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對(duì)被告西安市某電器有限公司的全部訴訟請(qǐng)求。
宣判后，上海某電腦貿(mào)易公司提起上訴，最高人民法院于2022年12月30日作出（2022）最高法知民終817號(hào)民事判決：一、維持陜西省高級(jí)人民法院（2016）陜民初10號(hào)民事判決第二、三、五項(xiàng)；二、撤銷陜西省高級(jí)人民法院（2016）陜民初10號(hào)民事判決第一、四項(xiàng)；三、駁回西安某無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司對(duì)上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他訴訟請(qǐng)求；四、駁回上海某電腦貿(mào)易有限公司的其他上訴請(qǐng)求。
裁判要旨
1.專利侵權(quán)判定中所謂的“全面覆蓋原則”，是指同一被訴侵權(quán)技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征，而不必然要求同一主體的行為覆蓋權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征。對(duì)于需借助多個(gè)物理實(shí)體才能完成的通信領(lǐng)域的多主體實(shí)施的方法專利而言，不應(yīng)因?yàn)槿魏我环街圃煺呶赐暾麑?shí)施專利技術(shù)方案而使其都得以免除侵權(quán)責(zé)任。關(guān)于制造者是否實(shí)施了侵權(quán)行為的認(rèn)定，仍然應(yīng)當(dāng)判斷該制造者是否以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的將專利方法的實(shí)質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，且該行為或者行為結(jié)果對(duì)權(quán)利要求的技術(shù)特征被全面覆蓋起到不可替代的實(shí)質(zhì)性作用。
2.在標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)糾紛案件中適用《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第二十六條之規(guī)定判斷是否判令停止侵害時(shí)，除考慮國(guó)家利益、公共利益外，還可以考慮涉案專利的性質(zhì)、當(dāng)事人的過錯(cuò)、涉案專利權(quán)的權(quán)利狀態(tài)和判令附條件停止侵害的必要性，以及專利權(quán)人的利益保障方式等因素。當(dāng)涉案專利在性質(zhì)上屬于實(shí)施強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)所無法避開的必要專利時(shí)，判令被訴侵權(quán)人承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任應(yīng)當(dāng)更為審慎，更應(yīng)重點(diǎn)綜合考慮當(dāng)事人的主觀過錯(cuò)程度、當(dāng)事人之間是否存在利益失衡、損害賠償是否能夠充分彌補(bǔ)專利權(quán)人損失、停止侵害是否影響社會(huì)公共利益等因素。
3.在標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)糾紛案件中，可以根據(jù)案件具體情況，對(duì)停止侵害判決附加條件。如，在判令標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施者停止侵害的同時(shí)，可以給予其修改技術(shù)方案的合理寬限期，或者可以明確其停止侵害的義務(wù)至其實(shí)際支付充分的損害賠償或符合公平、合理、無歧視（FRAND）原則的許可費(fèi)時(shí)止。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第11條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第11條）
一審： 陜西省高級(jí)人民法院 （2016）陜民初10號(hào) 民事判決（2021年12月30日）
二審： 最高人民法院 （2022）最高法知民終817號(hào) 民事判決（2022年12月30日）
