上海某某城市網(wǎng)絡科技股份有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會與第三人廣州市某某電子科技有限公司、濟南某某信息科技有限公司商標異議復審行政糾紛案-使用行為的合法性對商標知名度判斷的影響
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-029-027
關鍵詞
行政/商標異議復審行政糾紛/知名度/使用/合法性
基本案情
2011年3月29日，上海某某城市網(wǎng)絡科技股份有限公司（以下簡稱上海某公司）向國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱商標局）提出第927490×號“××達人”商標（以下簡稱被異議商標）的注冊申請，指定使用在第42類“計算機軟件設計、計算機軟件更新、技術研究”等服務上，并于2012年1月6日獲得初步審定并公告。在法定期限內，廣州市某某電子科技有限公司（以下簡稱廣州某公司）和濟南某某信息科技有限公司（以下簡稱濟南某公司）針對被異議商標的注冊申請向商標局提出異議。2013年6月18日，商標局作出第17885號裁定，以廣州某公司和濟南某公司提出的證據(jù)材料不足以證明其已經(jīng)在先使用“××達人”商標并使之具有一定影響為由裁定被異議商標予以核準注冊。廣州某公司和濟南某公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱商標評審委員會）提起異議復審申請。商標評審委員會于2014年4月15日作出第58749號裁定，認為：上海某公司取得計算機軟件著作權登記證書的日期為2011年12月14日，濟南某公司于2011年9月26日取得計算機軟件著作權登記證書，廣州某公司于2009年12月1日取得計算機軟件著作權登記證書。濟南某公司和廣州某公司取得計算機軟件著作權登記證書的時間和使用“××達人”日期均在上海某公司之前，并且提供的服務費發(fā)票、推廣合同及宣傳圖片等證據(jù)均可證明，在“計算機機軟件設計、更新”服務項目上，在被異議商標申請注冊之前，濟南某公司和廣州某公司在與被異議商標指定使用的“計算機軟件設計、更新”等相同或類似服務上在先使用了“××達人”商標并使之具有了一定知名度。因此，在“計算機軟件設計、更新”服務項目上，被異議商標的注冊申請構成2001年修正的《中華人民共和國商標法》（以下簡稱商標法）第三十一條所指的以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標之情形。廣州某公司和濟南某公司提供的證據(jù)不足以證明在被異議商標申請注冊前，濟南某公司和廣州某公司在與被異議商標指定使用的“技術研究、包裝設計、室內裝飾設計、服裝設計、書畫刻印藝術設計、無形資產評估、氣象信息、質量體系認證”服務相同或類似服務上在先使用了“××達人”商標并使之具有了一定知名度。因此，在上述服務上，被異議商標的注冊申請未構成商標法第三十一條所指的以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標之情形。對被異議商標的注冊損害他人在先著作權以及違反商標法第十條第一款第（八）項規(guī)定的異議復審理由，不予支持。裁定：被異議商標在“技術研究、包裝設計、室內裝飾設計、服裝設計、書畫刻印藝術設計、無形資產評估、氣象信息、質量體系認證”服務上予以核準注冊；在“計算機軟件設計、更新”服務上不予核準注冊。上海某公司不服第58749號裁定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，請求撤銷第58749號裁定，并責令商標評審委員會重新作出裁定。北京市第一中級人民法院于2014年12月22日作出（2014）一中行（知）初字第9065號行政判決：維持商標評審委員會作出的第58749號裁定。上海某公司不服上述判決，提起上訴。北京市高級人民法院于2015年9月11日作出（2015）高行（知）終字第2075號行政判決：1.撤銷（2014）一中行（知）初字第9065號行政判決；2.撤銷商標評審委員會作出的第58749號裁定；3.商標評審委員會重新作出裁定。廣州某公司和濟南某公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案，并于2018年10月19日作出（2016）最高法行再96號行政判決：維持北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第2075號行政判決。
裁判理由
最高人民法院再審認為：被異議商標的申請注冊構成以不正當手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標，需要同時滿足下列要件：一是在先使用商標具有一定影響；二是被異議商標構成以不正當手段搶先注冊，即被異議商標申請人具有主觀惡意，其明知或者應知在先使用并有一定影響的商標而予以搶注，但其舉證證明沒有利用在先使用商標商譽的除外；三是對在先使用并有一定影響的商標的保護限于相同或者類似商品或者服務。綜合考慮以下因素，廣州某公司提供的證據(jù)不足以證明其在被異議商標申請日即2011年3月29日之前使用的“××達人”已經(jīng)具有一定影響：廣州某公司于2009年12月1日取得其開發(fā)的××達人游戲軟件V1.0的計算機軟件著作權登記證書，該證據(jù)尚不能證明廣州某公司在對外經(jīng)營中將“××達人”作為商標使用；廣州某公司的“××達人”游戲產品雖然榮獲2009年度中國游戲行業(yè)優(yōu)秀游戲產品“金手指獎”，但是根據(jù)上海某公司在再審程序中提交的證據(jù)7-8有關“金手指獎”的評選條件和廣州某公司提交的“××達人”游戲軟件銷售發(fā)票，銷售時間為2009年的銷售發(fā)票僅有一張，可見，廣州某公司的“××達人”游戲軟件在評獎時尚不滿足已經(jīng)對外銷售并產生較好的經(jīng)濟效益的要求，因此該“金手指獎”并不能直接證明廣州某公司使用的“××達人”在相關公眾中的知名度；廣州某公司于2009年和2010年銷售“××達人”游戲軟件的增值稅發(fā)票開具的對象共有九家，購買主體并不多，而且將近97%是開具給廣州某公司的子公司某康公司和另一家公司某龍公司；《電子樂園·電玩風云》的內容不符合國家行政主管部門對該雜志的審批要求，《澳門國際電玩》本身屬于我國澳門地區(qū)出版雜志，上述兩本雜志的性質使其不同于在我國大陸地區(qū)出版且符合國家行政主管部門審批要求的雜志，不足以證明廣州某公司使用的“××達人”在相關公眾中具有一定影響；廣州某公司提供的銷售發(fā)票載明的貨物名稱雖然是“××達人”游戲軟件，但其獲獎的卻是“××達人”游戲產品，其在提交給法院的書面意見中也稱其從2009年7月開始銷售“××達人”游戲機，游戲機在我國受到嚴格的市場監(jiān)管即實行市場準入制度，根據(jù)文化部相關通知要求，娛樂場所應當根據(jù)文化部文化市場司發(fā)布的《游戲游藝機市場準入機型機種指導目錄》選擇游戲產品，廣州某公司銷售的“××達人”游戲機本身不在上述指導目錄中，這也在相當程度上影響了相關公眾對廣州某公司“××達人”游戲機的知悉程度。此外，“××達人”等捕魚游戲是從日本某嘉公司引入我國的游戲，2009年初在我國境內的娛樂場所已經(jīng)有名稱為“××達人”的游戲機，這也弱化了相關公眾將“××達人”與廣州某公司進行聯(lián)系的程度。此外，濟南某公司的證據(jù)不能證明其使用的“××達人”已經(jīng)具有一定影響。雖然2012年形成的上海某公司簡介使用了與廣州某公司在先使用的“××達人”游戲宣傳圖片實質性相似的圖片，但尚不足以據(jù)此認定上海某公司在申請被異議商標時明知或者應知廣州某公司在先使用“××達人”并具有一定影響，即不能認定上海某公司申請注冊被異議商標構成以不正當手段搶先注冊。廣州某公司、濟南某公司將“××達人”使用在游戲軟件產品上，而被異議商標指定使用的服務是“計算機軟件設計、更新”，二者存在較大的關聯(lián)性，應當認定屬于類似商品或者服務。二審判決對此認定錯誤。被異議商標顯然并不侵犯廣州某公司主張的“××達人”美術作品著作權和外觀設計專利權?！啊痢吝_人”作為廣州某公司計算機軟件名稱的組成部分，不具備法律意義上作品的構成要素，不應脫離作品整體而單獨作為作品受到著作權法的保護。因此，被異議商標的申請和注冊不違反商標法第三十一條關于“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利”的規(guī)定。
裁判要旨
商標雖然具有在先使用行為，但違反行業(yè)監(jiān)管制度、行政審批要求，上述情形對于判斷在先使用行為是否產生了“一定影響”，具有消極作用。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國商標法（2019年修正）》第32條（本案適用的是2001年修正的《中華人民共和國商標法》第31條的規(guī)定）
一審：北京市第一中級人民法院（2014）一中行（知）初字第9065號行政判決（2014年12月22日）
二審：北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第2075號行政判決（2015年9月11日）
再審：最高人民法院（2016）最高法行再96號行政判決（2018年10月19日）
