戴某良訴國家知識產權局、某生物制藥公司發(fā)明專利無效行政糾紛案-創(chuàng)造性判斷中關于生物材料保藏的考量
人民法院案例庫 入庫編號：2023-13-3-024-046
關鍵詞
行政/發(fā)明專利無效/創(chuàng)造性/生物材料保藏
基本案情
某生物制藥公司系專利號為200510059850.X，名稱為“綠膿桿菌甘露糖敏感血凝菌毛株”的發(fā)明專利（以下簡稱本專利）的專利權人。2016年2月22日，戴某良針對本專利權提出無效宣告請求，國家知識產權局于2016年8月10日作出第29970號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定），認為本專利具備創(chuàng)造性，維持本專利權有效。戴某良不服，向北京知識產權法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定，判令國家知識產權局重新作出決定。
北京知識產權法院于2019年1月28日作出的（2016）京73行初5923號行政判決：駁回戴某良的訴訟請求。戴某良提出上訴，最高人民法院于2019年8月15日作出（2019）最高法知行終16號行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為：《中華人民共和國專利法實施細則》第二十四條規(guī)定，申請專利的發(fā)明涉及新的生物材料，該生物材料公眾不能得到，并且對該生物材料的說明不足以使所屬領域的技術人員實施其發(fā)明的，除應當符合專利法和本細則的有關規(guī)定外，申請人還應當在申請日前或者最遲在申請日(有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日)，將該生物材料的樣品提交國務院專利行政部門認可的保藏單位保藏。
根據(jù)上述規(guī)定，對于涉及生物材料的發(fā)明創(chuàng)造技術方案的創(chuàng)造性評判，如果本專利請求保護的生物材料通過不能再現(xiàn)的篩選、突變等手段制備得來，能夠產生有益效果，并且進行了保藏；而在對比文件中僅公開了相同或相近的篩選、突變等手段的制備方法，但并未對制備出的生物材料進行保藏，即本領域技術人員不能通過重復該對比文件中的制備方法而獲得本專利請求保護的生物材料。此時，應當認定本專利請求保護的生物材料并未被該對比文件公開，在無證據(jù)表明本領域技術人員能夠通過其他途徑獲得該生物材料或者有動機改進制備方法以獲得該生物材料的情況下，本專利請求保護的生物材料相對于該對比文件公開的技術方案具備創(chuàng)造性。
本案中，證據(jù)1公開了一種綠膿桿菌菌毛株的獲得方法和特性，該證據(jù)中記載了與本發(fā)明基本相同的菌株獲得方法，并且該菌株也具有甘露糖敏感血凝菌毛（MSHA）。本專利權利要求1中記載了菌株的保藏號CGMCC0190，而證據(jù)1沒有公開該菌株被保藏，無任何保藏信息。此時，不宜簡單地將有無保藏號當作區(qū)別特征進行認定，而應當考量證據(jù)1對其中所描述菌株的公開程度和該菌株的可獲得性，以判斷本領域技術人員是否能夠通過證據(jù)1的描述而獲得該菌株或有動機制備得到該菌株。
首先，證據(jù)1中沒有公開所述綠膿桿菌MSHA菌毛株的保藏信息，也未記載可購買的商業(yè)渠道或發(fā)放渠道，因此，沒有證據(jù)顯示證據(jù)1的菌株能夠通過商品或成品形式為公眾所獲得而成為現(xiàn)有技術。其次，證據(jù)1中公開的建株方法包括多個隨機和偶然因素，包括用于建株野生菌株來源的隨機性、減毒過程的隨機性、基因工程與篩選方法的隨機性。由此可見，盡管證據(jù)1記載了綠膿桿菌甘露糖敏感血凝菌毛株的制備方法，但是由于其中包括了產生隨機突變的多個步驟，即使清楚記載了所述步驟的條件和過程等信息，也無法通過重復該步驟而得到確定相同的結果。故本領域技術人員沒有動機進行重復實驗證據(jù)1所公開的綠膿桿菌甘露糖敏感血凝菌毛株建株方法來獲得本專利所保護的菌株。原告戴某良也未能提供證據(jù)證明重復證據(jù)1的方法能夠克服隨機因素從而獲得具有所述甘露糖敏感血凝菌毛的菌株。再次，本專利說明書中記載了所述菌株的免疫原性，證實了其有益效果，同時對甘露糖敏感血凝菌毛株進行了專利法規(guī)定的微生物保藏，相對于現(xiàn)有技術做出了貢獻。綜上所述，本專利權利要求1-4相對于證據(jù)1具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。
裁判要旨
對比文件僅公開了相同或相近的篩選、突變等手段的制備方法，并未對制備出的生物材料進行保藏，本領域普通技術人員不能通過重復該制備方法以及其他途徑獲得本專利請求保護的生物材料，且無動機改進制備方法以獲得該生物材料的情況下，專利申請請求保護的生物材料相對于該對比文件具備創(chuàng)造性。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國專利法實施細則》第24條
一審：北京知識產權法院（2016）京73行初5923號行政判決（2019年1月28日）
二審：最高人民法院（2019）最高法知行終16號行政判決（2019年8月15日）
