上海某公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局及某集團有限公司商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛案-作品中的特有名稱可作為在先權(quán)益受到商標(biāo)法保護
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-029-009
關(guān)鍵詞
行政/商標(biāo)權(quán)無效宣告/作品中的特有名稱/在先權(quán)益
基本案情
第*號“葵花寶典”商標(biāo)（以下簡稱訴爭商標(biāo)）由上海某公司于2012年3月5日提出注冊申請，于2013年6月7日核準注冊，核定使用服務(wù)為第41類“在計算機網(wǎng)絡(luò)上提供在線游戲”等。某集團有限公司就訴爭商標(biāo)向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（以下簡稱商標(biāo)評審委員會）提出無效宣告申請。商標(biāo)評審委員會作出商評字〔2017〕第17732號《關(guān)于第*號“葵花寶典”無效宣告請求裁定書》（以下簡稱被訴裁定），認為訴爭商標(biāo)的申請注冊損害了金庸《笑傲江湖》小說作品中武學(xué)秘籍特有名稱的商品化權(quán)益，違反了“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定，訴爭商標(biāo)予以無效宣告。上海某公司不服，提起訴訟。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2017年12月25日作出（2017）京73行初2800號行政判決：撤銷被訴裁定，商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。某集團有限公司和商標(biāo)評審委員會不服，提起上訴。北京市高級人民法院于2019年1月30日作出（2018）京行終6240號行政判決，駁回上訴，維持原判。某集團有限公司和國家知識產(chǎn)權(quán)局不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2020年12月30日作出（2019）最高法行申10765號行政裁定，提審本案。最高人民法院于2021年12月17日作出（2021）最高法行再254號行政判決：一、撤銷北京市高級人民法院（2018）京行終6240號行政判決和北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初2800號行政判決；二、駁回上海某公司的訴訟請求。
裁判理由
法院生效裁判認為：對于“作品名稱、作品中的角色名稱等”作為“在先權(quán)益”予以商標(biāo)法的保護，須滿足三個條件：1.作品處于著作權(quán)保護期限內(nèi)。2.作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度。商標(biāo)法保護的必要性取決于作品元素的知名度和影響力。3.商標(biāo)使用在相關(guān)商品或服務(wù)上造成公眾混淆誤認的可能性較大。
具體到本案：首先，根據(jù)原審查明的事實，《笑傲江湖》系金庸于1969年創(chuàng)作完成的一部武俠小說作品，目前仍處于著作權(quán)保護期限之內(nèi)。某集團有限公司提交的在案證據(jù)表明，該小說最早于1984年10月出版發(fā)行，后被數(shù)家出版單位相繼多次再版。《笑傲江湖》小說作品先后被改編為7版電視劇和4版電影。“葵花寶典”作為《笑傲江湖》小說中武學(xué)秘籍的特有名稱，是牽引小說情節(jié)發(fā)展的重要線索和貫穿整部小說的核心。經(jīng)由作者的創(chuàng)造性勞動，“葵花寶典”已從普通詞匯“葵花”與“寶典”的組合演變?yōu)榫哂忻鞔_指向性、對應(yīng)性的名稱?！翱▽毜洹迸c《笑傲江湖》小說和金庸產(chǎn)生了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。在訴爭商標(biāo)申請日之前，《笑傲江湖》小說、基于小說而改編的同名影視作品、小說中的“葵花寶典”名稱及金庸已經(jīng)為廣大公眾所熟知，具有較高知名度。其次，訴爭商標(biāo)為文字商標(biāo)，與金庸小說《笑傲江湖》中的武學(xué)秘籍名稱“葵花寶典”完全相同，核定使用在第41類“在計算機網(wǎng)絡(luò)上提供在線游戲；娛樂；玩具出租”等服務(wù)上。某集團有限公司在商標(biāo)評審階段提供的證據(jù)顯示，早在訴爭商標(biāo)申請日之前的2008年12月，金庸即授權(quán)某集團有限公司的關(guān)聯(lián)公司作為“笑傲江湖”游戲的發(fā)行及銷售權(quán)人。2013年7月之后，金庸與明河社出版有限公司作為授權(quán)人，授權(quán)某集團有限公司的關(guān)聯(lián)公司享有《笑傲江湖》小說的游戲改編權(quán)，有權(quán)以授權(quán)作品名稱、授權(quán)作品中的人物、武功、武器的名稱等申請注冊商標(biāo)等。上述事實表明，訴爭商標(biāo)使用的“在計算機網(wǎng)絡(luò)上提供在線游戲；娛樂”等服務(wù)，屬于武俠小說通常的衍生服務(wù)范疇。訴爭商標(biāo)使用在上述服務(wù)項目上，容易使相關(guān)公眾誤認為上述服務(wù)項目與知名小說作品的作者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系或者已經(jīng)獲得了作者的授權(quán)。再次，上海某公司除注冊本案訴爭商標(biāo)之外，還注冊了多件“笑傲江湖”商標(biāo)。上海某公司作為從事網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體，明知《笑傲江湖》小說、“葵花寶典”名稱在我國具有廣泛的知名度，仍使用“葵花寶典”申請注冊商標(biāo)，主觀上具有利用相關(guān)權(quán)利人商業(yè)機會和市場優(yōu)勢地位的故意。綜上，訴爭商標(biāo)的注冊違反了商標(biāo)法有關(guān)“申請商標(biāo)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定。被訴裁定綜合考慮“葵花寶典”名稱的知名度、訴爭商標(biāo)核定使用的服務(wù)與知名武俠小說衍生服務(wù)的關(guān)聯(lián)程度以及訴爭商標(biāo)申請人的主觀惡意等因素，對故意擠占作者對作品中的特有名稱享有的商業(yè)價值和交易機會的行為嚴格規(guī)制，符合商標(biāo)法及其司法解釋的規(guī)定。被訴裁定作出宣告訴爭商標(biāo)無效的結(jié)論，具有事實和法律依據(jù)，并無不當(dāng)。
裁判要旨
對于著作權(quán)保護期限內(nèi)的作品，如果作品中的特有名稱具有較高知名度，將其作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，該特有名稱可作為在先權(quán)益受到商標(biāo)法保護。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國商標(biāo)法》第32條（本案適用的是2001年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》第31條）
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第22條
一審：北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2017）京73行初2800號行政判決（2017年12月25日）
二審：北京市高級人民法院（2018）京行終6240號行政判決（2019年1月30日）
申請再審：最高人民法院（2019）最高法行申10765號行政裁定（2020年12月30日）
再審：最高人民法院（2021）最高法行再254號行政判決（2021年12月17日）
