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(2011年)最高人民法院辦公廳關于印發(fā)《最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告(2010)》的通知
來源: www.yestaryl.com   日期:2023-06-05   閱讀:

發(fā)文機關最高人民法院

發(fā)文日期2011年04月13日

時效性現(xiàn)行有效

發(fā)文字號法辦〔2011〕81號

施行日期2011年04月13日

效力級別司法文件

(法辦〔2011〕81號)

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院,解放軍軍事法院,新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院:

2010年,在全國法院受理的知識產(chǎn)權案件迅猛增長的背景下,最高人民法院受理的知識產(chǎn)權案件亦有較大幅度的增長。新類型案件、重大復雜疑難案件、關聯(lián)案件增多,案件的專業(yè)技術性增強,涉外案件受到國際社會關注。最高人民法院通過個案的審理和裁決,對新問題和新領域進行了深入研究并給予了及時回應。最高人民法院從2010年已經(jīng)有最終結論性意見的知識產(chǎn)權案件中,精選了36件案件的裁判中涉及的43個具有普遍性指導意義的問題,形成《最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告(2010)》。這些個案對相關法律適用問題的闡釋,對于知識產(chǎn)權審判工作具有重要指導意義。

知識產(chǎn)權案件年度報告是最高人民法院關于知識產(chǎn)權和競爭領域重大、復雜、疑難和新類型案件的審判標準、司法政策和裁判方法的集中反映。發(fā)布知識產(chǎn)權案件年度報告,是最高人民法院加強審判指導、統(tǒng)一法律適用的重要方式,也是推進司法公開、自覺接受監(jiān)督、樹立司法權威的重大舉措。每年定期發(fā)布知識產(chǎn)權案件年度報告,已經(jīng)成為最高人民法院的一項制度化工作。

現(xiàn)將《最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告(2010)》印發(fā)給你們,供各級人民法院在知識產(chǎn)權審判工作中參考借鑒。

特此通知。

二○一一年四月十三日

附件

最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告(2010)

序言

2010年,最高人民法院在知識產(chǎn)權審判中始終堅持能動司法理念,狠抓執(zhí)法辦案第一要務,突出審判重心,創(chuàng)新審判方式,強化審判監(jiān)督和業(yè)務指導,維護知識產(chǎn)權法律適用的統(tǒng)一,加強訴訟調解,實現(xiàn)案結事了人和,加大保護力度,維護權利人的合法權益,較好地完成了各項知識產(chǎn)權審判任務,司法保護知識產(chǎn)權的主導作用得到進一步發(fā)揮,民事審判在知識產(chǎn)權司法保護中的主渠道作用進一步凸顯,為促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了有力的司法保障。

在全國法院受理的知識產(chǎn)權案件迅猛增長的背景下,最高人民法院受理的知識產(chǎn)權案件亦有較大幅度的增長。2010年,最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭全年共新收各類知識產(chǎn)權案件313件,比2009年增長5%。在313件新收案件中,按照案件所涉權利類型劃分,共有專利和其他技術類案件112件,商標案件68件,著作權案件45件,商業(yè)秘密案件7件,其他不正當競爭案件25件,知識產(chǎn)權合同案件40件,其他案件16件(主要涉及知識產(chǎn)權案件管轄權的確定問題)。另有2009年舊存案件50件,2010全年共有各類在審案件363件。全年共審結各類知識產(chǎn)權案件317件,其中,二審案件7件,申請再審案件263件,提審案件20件,請示案件27件。在審結的263件申請再審案件中,裁定駁回再審申請164件,裁定提審27件,裁定指令或者指定再審37件,裁定撤訴(包括和解撤訴)19件,函轉原審法院復查處理5件(針對部分知識產(chǎn)權行政申請再審案件),終結2件,以其他方式處理9件。全年共調撤疑難案件24起,其中上海強生制藥有限公司與西安強生藥業(yè)有限公司之間的侵犯商標權及不正當競爭糾紛,新京報社與浙江在線網(wǎng)絡傳媒有限責任公司侵犯著作權糾紛,拜爾農(nóng)科股份有限公司與安徽華星化工股份有限公司侵犯專利權糾紛等案件的成功調撤,在社會上產(chǎn)生了積極的影響。

2010年案件呈現(xiàn)出如下特點:因法律規(guī)定較為原則需要明確具體界限的疑難案件所占比重越來越大;裁判結果對當事人切身利益有重大影響的案件越來越多,其中涉及爭奪市場的專利、技術秘密和商標案件顯得尤為突出;專業(yè)技術事實認定困難的案件越來越多,其中涉及生物、化工、醫(yī)藥等高新技術領域的案件顯得尤為突出;關聯(lián)案件明顯增多,從管轄到實體,從侵權到確權,從追究刑事責任到請求民事賠償,從地方人民法院到最高人民法院,雙方當事人均窮盡各種程序的攻防手段以維護自身權益,反映出市場主體之間競爭的激烈,增加了知識產(chǎn)權案件審理和協(xié)調的工作難度;網(wǎng)絡技術的發(fā)展,方便了知識產(chǎn)權產(chǎn)品的傳播,創(chuàng)新了商業(yè)經(jīng)營模式,也影響了相關行業(yè)原有利益的分配格局,因此而引發(fā)的新類型知識產(chǎn)權糾紛和不正當競爭糾紛明顯增多;涉外案件的裁判規(guī)則越來越受到國際社會的關注等。

知識產(chǎn)權案件年度報告是最高人民法院發(fā)布的關于知識產(chǎn)權和競爭領域重大、復雜、疑難和新類型案件的審判標準、司法政策和裁判方法的重要司法文件。年度報告的發(fā)布受到社會的普遍關注和有關方面的高度重視。最高人民法院在總結往年發(fā)布知識產(chǎn)權案件年度報告經(jīng)驗的基礎上,從2010年已經(jīng)有最終結論性意見的知識產(chǎn)權案件中,精選了36件案件的裁判中涉及的43個具有普遍性指導意義的問題,在調整撰寫體例的基礎上,形成本年度報告并予以發(fā)布。需要說明的是,有些案件,如最高人民法院指令或者指定高級人民法院再審的案件,或者當事人在最高人民法院主持下達成和解而申請撤訴的案件,雖然相關法律問題或者裁判方法也具有指導性,但是最高人民法院并未作出最終的結論性表態(tài),故未將上述案件納入本年度報告。 一、專利案件審判

(一)專利民事案件審判

1. 解釋權利要求時應當遵循的若干原則

在申請再審人孫守輝與被申請人青島肯德基有限公司(以下簡稱肯德基公司)、上海柏禮貿易有限公司(以下簡稱柏禮公司)、百勝(中國)投資有限公司(以下簡稱百勝公司)侵犯實用新型專利權糾紛案〔(2009)民申字第1622號〕中,最高人民法院適用2001年7月1日起施行的 專利法第五十六條第一款的規(guī)定,遵循說明書和附圖可以用于解釋權利要求、權利要求中的術語在說明書未作特別解釋的情況下應采用通常理解、不同權利要求中采用的相關技術術語應當解釋為具有相同的含義、考慮專利權人在專利授權和無效宣告程序中為保證獲得專利權或者維持專利權有效而對專利權保護范圍作出的限制等原則,正確地確定了本專利的保護范圍。

本案的基本案情是:孫守輝是一種名稱為“簡易牙膏擠出器”的實用新型專利(以下簡稱本專利)的專利權人,該專利的權利要求為:“1.一種簡易牙膏擠出器,其特征在于:包括一梯形端面的框架體,其中框架梯形寬度較大的底為一長方形開口狀,較小的底的中央部位設置較小的長條形開口,該長條形開口的長度略大于牙膏袋的寬度,開口的寬度略大于牙膏皮的厚度。2.根據(jù)權利要求1所述的簡易牙膏擠出器,其特征在于:所述梯形端面框架的長度為……?!痹趯@麩o效宣告請求審查程序中,孫守輝提交意見陳述書認為:“證據(jù)1中公開的是中間有狹長空洞的長方體,與本專利權利要求1所述的梯形端面的框架體有很明顯的區(qū)別,故本專利相對于證據(jù)1具有新穎性;并且,這種梯形端面設計可以最大限度地節(jié)約材料,故本專利的權利要求1相對于證據(jù)1具有創(chuàng)造性?!眹抑R產(chǎn)權局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)采納上述理由維持本專利有效。孫守輝以被申請人生產(chǎn)或者銷售“奇奇環(huán)保牙膏夾”侵犯本專利為由提起訴訟。山東省青島市中級人民法院一審認為,本專利第1項技術特征是梯形端面的框架體,被控侵權產(chǎn)品對應的技術特征是卡通魚形的框架體,應對本專利第1項技術特征做嚴格解釋,被控侵權產(chǎn)品缺少本專利的第1項技術特征,未落入專利權的保護范圍,遂判決駁回孫守輝的訴訟請求。孫守輝不服,提起上訴。山東省高級人民法院二審判決駁回上訴,維持一審判決。孫守輝不服二審判決,向最高人民法院申請再審,理由之一是,權利要求1中的“包括一梯形端面的框架體”,是指“框架體里面的一個端面為梯形”,其清楚地表明該框架體里面含有一個“梯形端面”,并不是指整個框架體的結構是梯形的,權利要求1對框架體的結構形狀沒有限定。最高人民法院審查查明,本專利說明書關于專利具體實施方式的部分載明:“如圖1、圖2所示,本實用新型牙膏擠出器,其由塑料一體注塑成型。其結構為一具有梯形斷面的框架2,……”。本專利說明書附圖1中的標記2指向框架體,并未指向框架體的任一端面。最高人民法院于2010年6月23日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:對本專利權利要求1的保護范圍應依據(jù)2001年7月1日起施行的 專利法第五十六條第一款的規(guī)定進行確定。該款規(guī)定:“發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求?!蓖瑫r,在專利侵權訴訟中,對專利保護范圍的確定還應當考慮專利權人在專利授權和無效宣告程序中為保證獲得專利權或者維持專利權有效而對專利保護范圍作出的限制。首先,從權利要求1的字面內容來看,權利要求1中的“包括一梯形端面的框架體”,按通常理解,其中的“一”是用于修飾和限定“框架體”的,而并非修飾“梯形端面”,不是對“梯形端面”數(shù)量的限定。因此,“包括一梯形端面的框架體”的實際含義就是“一具有梯形橫截面的框架體”,其端面本身為平面形狀,即梯形,這也符合梯形通常是指平面圖形的含義。與牙膏袋相適應的應當是框架體,即一具有梯形橫截面的立體結構,而非端面。因此,二審法院認定本專利權利要求1第1項技術特征為“梯形端面的框架體”符合通常理解。其次,從專利說明書和附圖對框架體的相關描述來看,說明書中稱“其結構為一具有梯形斷面的框架2”,按通常理解,此處的“2”即附圖1標記2,因被置于“框架”一詞之后,所以是指代“框架”,而不是指代“斷面”或“端面”。結合說明書和附圖,也應當認為本專利權利要求1保護的產(chǎn)品是一具有梯形橫截面的框架體。再次,從本專利兩項權利要求對“梯形”這一術語的使用來看,權利要求2所述“梯形端面框架”中的“梯形”顯然是用于限定框架體橫截面為梯形,根據(jù)不同權利要求中采用的相同技術術語應當解釋為具有相同的含義的基本原則,權利要求1中的“梯形”也應當被解釋為是對框架體的限定。另外,從專利權人孫守輝在其專利無效宣告程序中的意見陳述來看,孫守輝是將“這種梯形端面設計可以最大限度地節(jié)約材料”作為其專利相對于專利無效宣告程序中的證據(jù)1具有創(chuàng)造性的理由,專利復審委員會也正是基于上述理由認定本專利具有創(chuàng)造性,并決定維持本專利權有效。孫守輝在無效宣告程序中的上述意見陳述在本案中具有約束力,應當將本專利權利要求1中的“包括一梯形端面的框架體”認定為本專利保護的簡易牙膏擠出器本身為一具有梯形橫截面的框架體,否則本專利相對于無效宣告程序中的證據(jù)1就不具有創(chuàng)造性。

2. 對權利要求的內容存在不同理解時應根據(jù)說明書和附圖進行解釋

在申請再審人臺山先驅建材有限公司(以下簡稱臺山公司)與被申請人廣州新綠環(huán)阻燃裝飾材料有限公司(以下簡稱新綠環(huán)公司)、付志洪侵犯實用新型專利權糾紛案〔(2010)民申字第871號〕中,最高人民法院認為,如果對權利要求的表述內容產(chǎn)生不同理解,導致對權利要求保護范圍產(chǎn)生爭議,說明書及其附圖可以用于解釋權利要求。

本案的基本案情是:付志洪是名稱為“玻鎂、竹、木、植物纖維復合板”實用新型專利(以下簡稱涉案專利)的專利權人。涉案專利的權利要求1為:“一種玻鎂、竹、木、植物纖維復合板,它由鎂質膠凝竹、木、植物纖維復合層和玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強層組成,其特征在于:鎂質膠凝竹、木、植物纖維復合層至少有兩層,玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強層至少有一層,兩層鎂質膠凝竹、木、植物纖維層置于玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強層的下面和上面?!睂@f明書稱:本實用新型的目的在于提供一種采用玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強層作為增強骨架,鎂質膠凝材料作為凝面劑,竹、木、植物纖維為填材料,多層結構復合,具有防火、防潮及抗水功能的玻鎂、竹、木、植物纖維復合板。說明書在將該專利與現(xiàn)有技術進行對比時稱:采用鎂質膠凝植物纖維復合層和玻纖網(wǎng)格布層或竹編網(wǎng)增強層多層結構復合,具有強度好,防火、防潮、抗水、隔熱、隔音多種功能……。說明書在描述具體實施例時稱:鎂質膠凝植物纖維層是由氯化鎂、氧化鎂和竹纖維或木糠或植物纖維制成的混合物。付志洪是新綠環(huán)公司的股東及法定代表人。付志洪將涉案專利許可給新綠環(huán)公司獨占實施。2006年8月23日,新綠環(huán)公司、付志洪提起訴訟,請求判令臺山公司承擔侵權責任。廣東省廣州市中級人民法院一審認為,由于說明書描述的技術內容與權利要求1的記載不盡相同,且前者比后者保護范圍寬,根據(jù)權利要求1的記載優(yōu)先原則,本案應當以權利要求1記載的技術內容確定涉案專利權的保護范圍,即復合板并列采用了竹、木、植物纖維三種材料。被訴侵權產(chǎn)品有鎂質膠凝材料與植物纖維材料復合層,不含竹、木材料,與涉案專利權利要求1不同。遂判決駁回新綠環(huán)公司、付志洪的訴訟請求。新綠環(huán)公司、付志洪不服一審判決,提起上訴。廣東省高級人民法院二審認為,如對權利要求書中記載的內容產(chǎn)生不同理解,可以結合說明書對權利要求進行解釋。本案中,在涉案專利說明書實施例中,對竹、木、植物纖維三種材料的采用是選擇關系,三者具備其中之一即可,而非竹、木及植物纖維三者必須同時具備。因此,被訴侵權產(chǎn)品落入權利要求1的保護范圍。遂判決撤銷一審判決,判令臺山公司承擔侵權責任。臺山公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年9月7日裁定駁回臺山公司的再審申請。

最高人民法院審查認為: 專利法第五十六條第一款規(guī)定,發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求。因此,如果對權利要求的表述內容產(chǎn)生不同理解,導致對權利要求保護范圍產(chǎn)生爭議,說明書及其附圖可以用于解釋權利要求。僅從本專利權利要求1對“竹、木、植物纖維”三者關系的文字表述看,很難判斷三者是“和”的關系還是“或”的關系,應當結合說明書記載的相關內容進行解釋。根據(jù)專利說明書實施例的記載:“鎂質膠凝植物纖維層是由氯化鎂、氧化鎂和竹纖維或木糠或植物纖維制成的混合物?!庇纱丝梢姡瑢@麢嗬?對“竹、木、植物纖維”三者關系的表述,其含義應當包括選擇關系,即三者具備其中之一即可,而非竹、木及植物纖維三者必須同時具備。

3. 權利要求的術語在說明書中有明確的特定含義,應根據(jù)說明書的界定解釋權利要求用語

在申請再審人福建多棱鋼業(yè)集團有限公司(以下簡稱福建多棱鋼公司)與被申請人啟東市八菱鋼丸有限公司(以下簡稱啟東八菱鋼丸公司)侵犯發(fā)明專利權糾紛案〔(2010)民申字第979號〕中,對于當事人存在爭議的專利權利要求的技術術語,最高人民法院認為,雖然該術語在相關行業(yè)領域并沒有明確的定義,但涉案專利說明書中的記載指明了其具有的特定的含義,并且該界定明確了涉案專利權利要求1的保護范圍,所以應當以說明書的界定理解權利要求用語的含義。

本案的基本案情是:福建多棱鋼公司系名稱為“一種鋼砂生產(chǎn)方法”發(fā)明專利(以下簡稱涉案專利)的專利權人。涉案專利權利要求1為:一種鋼砂生產(chǎn)方法,其特征在于將軸承廠生產(chǎn)軸承時沖切下來的邊角廢料,進行淬火,淬火后分兩級破碎,篩分得到不同粒度的鋼砂,制得多棱形的鋼砂。涉案專利說明書記載:“本發(fā)明的創(chuàng)新之處在于:……4.本發(fā)明采用兩級破碎,粗碎用顎式破碎機,細碎用輻式破碎機……對于粗大的沖切料本發(fā)明采取先用顎式破碎機將其軋碎成小塊,而后進行細碎,破碎成鋼砂……。”啟東八菱鋼丸公司生產(chǎn)與福建多棱鋼公司相同的鋼砂產(chǎn)品。被控侵權方法與涉案專利的獨立權利要求保護的范圍相對比,不同之處在于,啟東八菱鋼丸公司僅選用生產(chǎn)軸承時沖切下來的7-10毫米之間的沖片作為生產(chǎn)原料,淬火根據(jù)需要進行;破碎設備只使用雙輥破碎機,即輻式破碎機。7-10毫米之間的沖片被直接投入雙輥破碎機中,通過該機器兩組單獨傳動的輥軸,相對旋轉產(chǎn)生的擠軋和磨剪力破碎物料,一次性生產(chǎn)出投入料10%-30%的成品鋼砂。之后,通過篩分,將未成品篩選出來,再次投入雙輥破碎機中,以此循環(huán),生產(chǎn)出成品鋼砂。在相關行業(yè)領域,對兩級破碎沒有明確的定義。在《化工辭典》中,對“破碎”定義為“用機械方法使大塊固體物料變成小塊的操作”;并有“粗碎”和“細碎”設備之分。其中,按被粉碎物料的大小和所得粉碎成品的尺寸分類,“粉碎設備”可以分類為:粗碎或預碎設備:處理直徑40-1500毫米范圍的原料,所得成品的直徑大約是5-50毫米,如顎式壓碎機等;中碎和細碎設備:處理直徑5-50毫米范圍的原料,所得成品的直徑大約是0.1-5毫米,如滾碎機等。福建多棱鋼公司以啟東八菱鋼丸公司生產(chǎn)鋼砂的方法落入涉案專利權的保護范圍為由提起訴。江蘇省南通市中級人民法院一審和江蘇省高級人民法院二審均認為,被控侵權方法中的“一級破碎”與涉案專利方法中的“兩級破碎”不構成等同,并判決駁回福建多棱鋼公司的訴訟請求。福建多棱鋼公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年9月8日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:雖然“兩級破碎”在相關行業(yè)領域并沒有明確的定義,但根據(jù)涉案專利說明書中的記載:“本發(fā)明釆用兩級破碎,粗碎用顎式破碎機,細碎用輻式破碎機。本發(fā)明不是用鋼珠破碎成鋼砂,而是用沖切料破碎成鋼砂沖切料不像鋼珠粒度小且均勻,對于粗大的沖切料本發(fā)明采取先用顎式破碎機將其軋碎成小塊,而后進行細碎,破碎成鋼砂?!鄙姘笇@f明書中的記載指明了“兩級破碎”具有的特定的含義,并且該界定明確了涉案專利權利要求1的保護范圍,所以應當以說明書的界定理解權利要求用語的含義?!皟杉壠扑椤睉斃斫鉃槭窍冗M行粗碎和后進行細碎的“兩級破碎”。根據(jù)一、二審法院查明的“粉碎設備”的分類,各個破碎級別的設備所處理的原料直徑范圍以及加工出的成品均不相同,并且粗碎或預碎設備的出料成品直徑范圍為中碎和細碎設備的進料直徑范圍,因此,涉案專利的“兩級破碎”中,“粗碎級”破碎和“細碎級”破碎應當理解為是相互獨立的兩個步驟,“粗碎級”的出料為“細碎級”的進料,工序一先一后,不能理解為“粗碎級”和“細碎級”可以合并或者替代。被控侵權方法僅使用一種雙輥式破碎機進行鋼砂加工。由于雙輥式破碎機的破碎動力產(chǎn)生于兩個輥子之間的擠壓力,其加工方法是在一個級別的破碎中多次循環(huán),每次破碎都是加工出一定比例的鋼砂,在多次積累加工出鋼砂后進行篩選。而且,福建多棱鋼公司也曾在本案訴訟中明確,粗碎過程不可能生產(chǎn)出成品鋼砂,所以,被控侵權方法只存在“細碎級”破碎,不存在“粗碎級”破碎,缺少涉案專利“兩級破碎”中的粗碎。被控侵權方法使用輥式破碎機進行破碎的手段、實現(xiàn)的功能和達到的效果與涉案專利“兩級破碎”并不基本相同。

4. 專利侵權糾紛中技術特征等同的認定

在申請再審人陜西競業(yè)玻璃鋼有限公司(以下簡稱競業(yè)公司)與被申請人永昌積水復合材料有限公司(以下簡稱永昌公司)侵犯實用新型專利權糾紛案〔(2010)民申字第181號〕中,最高人民法院認為,根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款的規(guī)定,在判斷被訴侵權產(chǎn)品的技術特征與專利技術特征是否等同時,不僅要考慮被訴侵權產(chǎn)品的技術特征是否屬于本領域的普通技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的技術特征,還要考慮被訴侵權產(chǎn)品的技術特征與專利技術特征相比,是否屬于基本相同的技術手段,實現(xiàn)基本相同的功能,達到基本相同的效果,只有以上兩個方面的條件同時具備,才能夠認定二者屬于等同的技術特征。

本案的基本案情是:競業(yè)公司系名稱為“玻璃鋼夾砂頂管”的實用新型專利(以下簡稱涉案專利)的專利權人。涉案專利的權利要求1為:“一種玻璃鋼夾砂頂管,它由管頭、管身以及管尾組成,管頭和管尾管徑一致,管尾連接部設有密封用套環(huán),管頭、管尾通過套環(huán)連接,其特征在于:所述的管頭、管身以及管尾采用樹脂基體,管身設有兩維以上方向繞制的纖維層以及石英夾砂層,管頭和管尾設有為兩維以上方向繞制的纖維層,所述的套環(huán)緊密設置在管頭或管尾外壁的凹臺內?!?007年5月8日,競業(yè)公司起訴請求判令永昌公司承擔侵權責任。廣東省廣州市中級人民法院一審認為,被訴侵權產(chǎn)品的技術特征“插口的管外徑小于承口的管外徑,有錐度”與涉案專利中的技術特征“管頭和管尾管徑一致”構成等同,被訴侵權產(chǎn)品落入涉案專利權的保護范圍,遂判決永昌公司承擔侵權責任。永昌公司不服一審判決,提起上訴。廣東省高級人民法院二審認為,根據(jù)涉案專利的權利要求書、說明書以及附圖,涉案專利“管頭和管尾管徑一致”是指:管頭和管尾的管內徑一致、管頭和管尾的管外徑一致。被訴侵權產(chǎn)品的承口、插口分別對應于涉案專利中的管頭和管尾,其中插口與承口的管內徑一致,但插口的管外徑小于承口的管外徑,與涉案專利不同。并且正是基于該不同,導致兩者所實現(xiàn)的功能、達到的技術效果均不相同,該技術特征亦非本領域的普通技術人員無需付出創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的特征,故兩者不構成等同,被訴侵權產(chǎn)品未落入涉案專利權的保護范圍,不構成侵權。遂判決撤銷一審判決,駁回競業(yè)公司的訴訟請求。競業(yè)公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年7月23日裁定駁回競業(yè)公司的再審申請。

最高人民法院審查認為:被訴侵權產(chǎn)品中插口、承口的管內徑雖然一致,但是二者的管外徑并不一致,具體表現(xiàn)為承口管外徑上設有用于安裝鋼套環(huán)的水平凹臺,并且承口管外徑與鋼套環(huán)緊密配合;而插口管外徑呈不規(guī)則臺階狀。雖然現(xiàn)有技術《頂管施工技術》中已經(jīng)公開了注漿減阻的工作原理以及注漿孔、臺階狀管外徑等技術特征,本領域的普通技術人員在頂管施工中為了實現(xiàn)注漿減阻的目的,能夠在《頂管施工技術》所給出的技術啟示下,顯而易見地想到被訴侵權產(chǎn)品中的注漿孔以及插口管外徑呈不規(guī)則臺階狀等技術特征,無需付出創(chuàng)造性勞動。但是,由于被訴侵權產(chǎn)品中的插口管外徑呈不規(guī)則臺階狀,一方面導致插口管外徑與鋼套環(huán)之間并不能緊密配合,無法實現(xiàn)增強管道連接密封性的功能和效果;另一方面能夠在管外徑與鋼套環(huán)之間形成供減阻砂漿通過的環(huán)形空間,使得從注漿孔中注入的減阻砂漿可以經(jīng)由該環(huán)形空間均勻分布在管道周圍,形成潤滑套,實現(xiàn)減少管道外壁與土壤間的摩擦阻力,提高管道頂進效率的有益功能和效果。因此,被訴侵權產(chǎn)品中技術特征“插口管外徑呈不規(guī)則臺階狀”所實現(xiàn)的功能和效果,與權利要求1中“管頭和管尾管徑一致”所實現(xiàn)的功能和效果具有實質性的差異,二者不屬于等同的技術特征,被訴侵權產(chǎn)品沒有落入涉案專利權的保護范圍。

5. 為克服權利要求不能得到說明書的支持的缺陷而修改權利要求可導致禁止反悔原則的適用

在申請再審人湖北午時藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱午時公司)與被申請人澳諾(中國)制藥有限公司(以下簡稱澳諾公司)、原審被告王軍社侵犯發(fā)明專利權糾紛案〔(2009)民提字第20號〕中,最高人民法院認為,從涉案專利審批文檔中可以看出,專利申請人進行的修改是針對國家知識產(chǎn)權局認為涉案專利申請公開文本權利要求保護范圍過寬,在實質上得不到說明書支持的審查意見而進行的;被訴侵權產(chǎn)品的相應技術特征屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案,不應當認為其與權利要求1中的技術特征等同而將其納入專利權的保護范圍。

本案的基本案情是:澳諾公司系名稱為“一種防治鈣質缺損的藥物及其制備方法”發(fā)明專利(以下簡稱涉案專利)的被許可人。涉案專利權利要求1為:“一種防治鈣質缺損的藥物,其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的藥劑:活性鈣4-8份,葡萄糖酸鋅0.1-0.4份,谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份?!鄙姘笇@暾埞_文本中,其獨立權利要求為可溶性鈣劑,可溶性鈣劑包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣。國家知識產(chǎn)權局第一次審查意見通知書中,審查員認為,該權利要求書中使用的上位概念“可溶性鈣劑”包括各種可溶性的含鈣物質,它概括了一個較寬的保護范圍,而申請人僅對其中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”提供了配制藥物的實施例,對于其它的可溶性鈣劑沒有提供配方和效果實施例,所屬技術領域的技術人員難于預見其它的可溶性鈣劑按本發(fā)明進行配方是否也能在人體中發(fā)揮相同的作用,權利要求在實質上得不到說明書的支持,應當對其進行修改。申請人根據(jù)審查員的要求,對權利要求書進行了修改,將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。2006年11月25日,澳諾公司提起訴訟稱,午時公司生產(chǎn)、銷售新鈣特牌“葡萄糖酸鈣鋅口服溶液”,王軍社銷售該產(chǎn)品,侵犯了涉案專利權。經(jīng)鑒定,午時公司產(chǎn)品含有葡萄糖酸鈣,而涉案專利是活性鈣。河北省石家莊市中級人民法院一審認為,只有為了使專利授權機關認定其專利申請具有新穎性或創(chuàng)造性而進行的修改或意見陳述,才產(chǎn)生禁止反悔的效果,并非專利申請過程中關于權利要求的所有修改或意見陳述都會導致禁止反悔原則的適用。本案專利權人將獨立權利要求中的“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”,是為了使其權利要求得到說明書的支持,不產(chǎn)生禁止反悔的效果。被訴侵權產(chǎn)品與涉案專利構成等同。遂判決午時公司、王軍社承擔侵權責任。午時公司不服一審判決,提起上訴。河北省高級人民法院對一審判決中有關禁止反悔原則的認定予以認可,遂判決駁回上訴,維持一審判決。午時公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年3月23日作出再審判決,撤銷一、二審判決,駁回澳諾公司的訴訟請求。

最高人民法院再審認為:1.關于權利要求1中記載的“活性鈣”是否包含“葡萄糖酸鈣”的問題。涉案專利申請公開文本權利要求2以及說明書第2頁明確記載,可溶性鈣劑是“葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”。可見,在專利申請公開文本中,葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑,葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種。此外,涉案專利申請公開文本說明書實施例1記載了以葡萄糖酸鈣作為原料的技術方案,實施例2記載了以活性鈣作為原料的技術方案,進一步說明了葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的特定鈣原料,葡萄糖酸鈣并非活性鈣的一種。澳諾公司辯稱,專利申請人在涉案專利的審批過程中,將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”屬于一種澄清性修改,修改后的活性鈣包括了葡萄糖酸鈣在內的所有組分鈣。然而,從涉案專利審批文檔中可以看出,專利申請人進行上述修改是針對國家知識產(chǎn)權局認為涉案專利申請公開文本權利要求中“可溶性鈣劑”保護范圍過寬,在實質上得不到說明書支持的審查意見而進行的,同時,專利申請人在修改時的意見陳述中,并未說明活性鈣包括了葡萄糖酸鈣,故澳諾公司認為涉案專利中的活性鈣包含葡萄糖酸鈣的主張不能成立。2.關于活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同的問題。專利權人在專利授權程序中對權利要求1所進行的修改,放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。根據(jù)禁止反悔原則,專利申請人或者專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,在專利侵權糾紛中不能將其納入專利權的保護范圍。因此,涉案專利權的保護范圍不應包括“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。被訴侵權產(chǎn)品的相應技術特征為葡萄糖酸鈣,屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案,不應當認為其與權利要求1中記載的“活性鈣”技術特征等同。原審判決對禁止反悔原則理解有誤,將二者認定為等同特征不當。

6. 專利權人在授權確權程序中的意見陳述可導致禁止反悔原則的適用

在申請再審人江蘇萬高藥業(yè)有限公司(以下簡稱萬高公司)與被中請人成都優(yōu)他制藥有限責任公司(以下簡稱優(yōu)他公司)、原審被告四川科倫醫(yī)藥貿易有限公司(以下簡稱科倫公司)侵犯發(fā)明專利權糾紛案〔(2010)民提字第158號〕(以下簡稱萬高公司再審案)中,最高人民法院根據(jù)專利權人在涉案專利授權和無效宣告程序中作出的意見陳述,以及涉案專利說明書中記載的有關不同工藝條件所具有的技術效果的比較分析,認定被訴侵權產(chǎn)品中的相關技術特征與涉案專利中的對應技術特征不構成等同,被訴侵權產(chǎn)品沒有落入涉案專利權利要求1的保護范圍。

本案的基本案情是:優(yōu)他公司是名稱為“藏藥獨一味軟膠囊制劑及其制備方法”的發(fā)明專利(以下簡稱涉案專利)的專利權人。涉案專利權利要求1中關于獨一味提取物的提取方法為:B1、取獨一味藥材,粉碎成最粗粉; B2、加水煎煮二次,第一次加10~30倍量的水,煎煮1~2小時,第二次加10~20倍量水,煎煮0.5~1.5小時;B3、合并藥液,濾過,濾液濃縮成稠膏;B4、減壓干燥,粉碎成細粉,過200目篩,備用。2007年2月7日,優(yōu)他公司向四川省成都市中級人民法院提起訴訟稱,萬高公司使用涉案專利制造和銷售、科倫公司銷售“獨一味軟膠囊”,侵犯了涉案專利權。四川省成都市中級人民法院在一審中根據(jù)優(yōu)他公司的申請向國家食品藥品監(jiān)督管理局(以下簡稱國家藥監(jiān)局)調取了“獨一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料,載明被訴侵權產(chǎn)品中獨一味提取物的提取方法為:bl、取獨一味藥材1000g,粉碎;b2、加10倍量水煎煮3次,每次1小時;b3、合并煎液,濾過,濾液濃縮成相對密度為1.30的清膏;b4、在80℃以下干燥,研成細粉備用。萬高公司、科倫公司主張本案應適用禁止反悔原則,一審法院未予支持并認定構成侵權。萬高公司不服,向四川省高級人民法院提起上訴。萬高公司認為,涉案專利的原始權利要求僅包含產(chǎn)品劑型、組成和配比的特征,優(yōu)他公司在涉案專利審查過程中對原始權利要求進行了限縮性修改,增加了對獨一味提取物提取方法的限定,并在后續(xù)的無效審查程序中主張涉案專利所述的獨一味提取物的提取方法未被現(xiàn)有技術公開,與現(xiàn)有技術如《中華人民共和國藥典》(2000年版,一部)(以下簡稱《藥典》)中的獨一味提取物并不等同,而萬高公司獨一味提取物的提取方法依據(jù)的就是《藥典》中的現(xiàn)有技術,故根據(jù)禁止反悔原則,萬高公司獨一味提取物的提取方法與涉案專利技術方案中的提取方法不構成等同。二審法院認為,應視為優(yōu)他公司在專利授權和無效程序中放棄了僅包含藥品劑型、組成和配比特征的技術方案。同時,通過比較可知,萬高公司獨一味提取物的提取方法與《藥典》中記載的提取方法并不相同,區(qū)別在于萬高公司的提取方法增加了對煎煮加水比例的限定,并增加了將干燥所得物研成細粉的限定??梢姳辉V侵權產(chǎn)品的技術方案并不在優(yōu)他公司在專利授權和無效程序中所放棄的技術方案范圍內,故對于萬高公司認為一審判決違反禁止反悔原則的主張不予支持,遂判決維持一審判決。萬高公司不服,向最高人民法院申請再審。最高人民法院再審查明,涉案專利說明書第12頁“最佳提取條件的確定”一節(jié)記載:“取獨一味提取物三份,每份1000g,加20倍水,分別煎煮1次、2次、3次,分別濾過,濾液濃縮,干燥,……結果表明,煎煮2次和煎煮3次,得粉率和木犀草素含量接近,為降低生產(chǎn)成本,選擇煎煮2次?!闭f明書第15頁“實驗例5浸膏粉細度的確定”一節(jié)記載:“減小粒度,增加分散媒粘度都可以有效地減小沉降速度,保證混懸液的穩(wěn)定性?!囼灲Y果表明過200目篩的細粉沉降比值最大,因此,將獨一味提取物干粉碎成過200目篩的細粉,制成的軟膠囊內容物混懸體系最穩(wěn)定?!备鶕?jù)《藥典》“凡例”記載,細粉指能全部通過五號篩即80目篩,但含有能通過六號篩(即100目篩)不少于95%的粉末。萬高公司在申請再審時提交了三份批生產(chǎn)記錄,其記載的工藝過程包含了粉碎過80目篩的內容,并無過200目篩的步驟。在涉案專利申請授權的程序中,優(yōu)他公司作出的意見陳述書記載:“根據(jù)審查意見,申請人對原權利要求1進行了修改,增加了對獨一味提取物的限定,具體是以說明書所述獨一味提取物的四種制備方法加以限定”;“本發(fā)明所述獨一味提取物的四種制備方法為發(fā)明人進行了大量的工藝篩選和驗證試驗后最終確定的工藝步驟,現(xiàn)有技術中并沒有公開,由此得到的本發(fā)明中所述的獨一味提取物與現(xiàn)有技術如《中華人民共和國藥典》(2000年版,一部)中的獨一味提取物并不等同?!弊罡呷嗣穹ㄔ河?010年11月24日作出再審判決,撤銷一、二審判決,駁回優(yōu)他公司的訴訟請求。

最高人民法院再審認為:優(yōu)他公司在涉案專利授權和無效宣告程序中作出的意見陳述中強調“本發(fā)明所述獨一味提取物的四種制備方法為發(fā)明人進行了大量的工藝篩選和驗證試驗后最終確定的工藝步驟,現(xiàn)有技術中并沒有公開,由此得到的本發(fā)明中所述的獨一味提取物與現(xiàn)有技術中的獨一味提取物并不等同?!眱?yōu)他公司還在涉案專利說明書第12頁“最佳提取條件的確定”一節(jié)強調,煎煮2次與煎煮3次相比,可以降低生產(chǎn)成本,所以選擇煎煮2次;在說明書第15~16頁“實驗例5浸膏粉細度的確定”一節(jié)強調,將獨一味提取物粉碎成過200目篩的細粉,制成的軟膠囊內容物混懸體系最穩(wěn)定。因此,根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條的規(guī)定,并參照《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條的規(guī)定,“煎煮2次”與“煎煮3次”、“粉碎成細粉,過200目篩”與“研成細粉”均不構成等同特征,被控侵權產(chǎn)品沒有落入涉案專利權利要求1的保護范圍。

7. 方法專利權的延及保護

在申請再審人石家莊制藥集團歐意藥業(yè)有限公司(以下簡稱歐意公司)與被申請人張喜田、二審上訴人石家莊制藥集團華盛制藥有限公司(以下簡稱華盛公司)、石藥集團中奇制藥技術(石家莊)有限公司(以下簡稱中奇公司)、一審被告吉林省玉順堂藥業(yè)有限公司(以下簡稱玉順堂公司)侵犯發(fā)明專利權糾紛案〔(2009)民提字第84號〕(以下簡稱歐意公司再審案中,最高人民法院認為,根據(jù) 專利法第十一條的規(guī)定,方法專利權的保護范圍只能延及依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品,即使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品,而不能延及對原始產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。

本案的基本案情是:2000年2月21日,張喜田申請了名稱為“氨氯地平對映體的拆分”發(fā)明專利(以下簡稱涉案專利),2003年1月29日被授予專利權。涉案專利公開了制造左旋氨氯地平的方法,由左旋氨氯地平可進一步制得馬來酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游產(chǎn)品。馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片新藥由中奇公司研發(fā),馬來酸左旋氨氯地平(原料藥)由華盛公司生產(chǎn),馬來酸左旋氨氯地平片(終端產(chǎn)品,商品名“玄寧”)由歐意公司生產(chǎn)并銷售。經(jīng)查詢國家食品藥品監(jiān)督管理局及其藥品審評中心相關網(wǎng)頁,國內生產(chǎn)的左旋氨氯地平產(chǎn)品為華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平及其片劑,以及張喜田生產(chǎn)的苯磺酸左旋氨氯地平及其片劑。2005年2月,張喜田提起訴訟,請求判令中奇公司、華盛公司、歐意公司、玉順堂公司承擔侵犯涉案專利權責任。吉林省長春市中級人民法院一審認為,涉案專利能夠延及至被告生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平及其片劑,判決中奇公司、華盛公司、歐意公司承擔侵權責任。吉林省高級人民法院認為,左旋氨氯地平作為一種化合物,本身并不能成為直接供消費者消費的產(chǎn)品。涉案專利為左旋氨氯地平的拆分方法,依照該方法不能直接得到產(chǎn)品,而左旋氨氯地平化合物與馬來酸、苯磺酸等經(jīng)過成鹽工藝成為馬來酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后,才真正成為產(chǎn)品,所以上述產(chǎn)品應為依照左旋氨氯地平的拆分方法直接獲得的產(chǎn)品。涉案專利能夠延及中奇公司、華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平及其片劑。遂判決維持一審判決。歐意公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院再審查明,涉案專利授權公告的權利要求1為:“1、一種從混合物中分離出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-異構體的方法。其特征在于:包含下述反應,即在手性助劑六氘代二甲基亞砜(DMSO-d 6)或含DMSO-d 6的有機溶劑中,異構體的混合物同拆分手性試劑D-或L-酒石酸反應,結合一個DMSO-d 6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽,或結合一個DMSO-d 6的(R)-(+)-氨氯地平的L -酒石酸鹽而分別沉淀,其中氨氯地平與酒石酸的摩爾比約等于0.25?!鄙姘笇@恼f明書記載:“拆分氨氯地平的過程是,在手性助劑六氘代二甲基亞砜(DMSO-d 6)或含 DMSO-d 6的有機溶劑中分別溶解氨氯地平和酒石酸,然后攪拌混合,氨氯地平同D-或L-酒石酸反應,結合一個DMSO-d 6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽,或結合一個DMSO-d 6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽而分別沉淀,用于沉淀物的分離方法有過濾、離心分離或移注。沉淀物的進一步處理可以得到(R)-(+)-氨氯地平或(S)-(-)-氨氯地平。”涉案專利的說明書實施例5中還記載了由(S)-(-)-氨氯地平制造苯磺酸(S)-(-)-氨氯地平的方法。涉案專利中所稱的“(S)-(-)-氨氯地平”即為左旋氨氯地平,“(R)-(+)-氨氯地平”即為右旋氨氯地平。最高人民法院于2010年9月9日作出再審判決,撤銷一、二審判決,駁回張喜田的訴訟請求。

最高人民法院再審認為:根據(jù)涉案專利的權利要求1,雖然其主題名稱是“一種從混合物中分離出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-異構體的方法”,但從權利要求1記載的內容看,依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品是“結合一個DMSO-d 6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”,或“結合一個DMSO-d 6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽”,其中前者即為制造左旋氨氯地平的中間產(chǎn)物,而非左旋氨氯地平本身;而后者即為制造右旋氨氯地平的中間產(chǎn)物,亦非右旋氨氯地平本身。根據(jù) 專利法第十一條的規(guī)定,方法專利權的保護范圍只能延及依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品,即使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品,而不能延及對原始產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平,均屬于對實施涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品,不屬于依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品。因此,涉案專利權的保護范圍不能延及左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平及其片劑。

(二)專利授權確權行政案件審判

8. 對權利要求得到說明書支持的審查判斷

在申請再審人(美國)伊萊利利公司(以下簡稱伊萊利利公司)與被申請人國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)、哈爾濱譽衡藥業(yè)有限公司(以下簡稱譽衡公司)、寧波市天衡制藥有限公司(以下簡稱天衡公司)、江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱豪森公司)發(fā)明專利權無效行政糾紛案〔(2009)知行字第3號〕中,最高人民法院認為,權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案,并且不得超出說明書公開的范圍;如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明所要解決的技術問題,并達到相同的技術效果,則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持。

本案的基本案情是;本案訴爭專利是于1998年10月7日授權公告的名稱為“立體選擇性糖基化方法”的發(fā)明專利(以下簡稱本專利),專利權人為伊萊利利公司,權利要求1保護的是一種β異頭物富集的二氟核苷的制備方法,其限定的技術特征是:產(chǎn)物為式I的β異頭物富集的二氟核苷;……。本專利說明書記載:短語“異頭物富集”單獨或結合地表示異頭物混合體其中特定異頭物的比例大于1:1,并包括基本純凈的異頭物。說明書給出58個實施例和3個表格例(包括46組數(shù)據(jù)),58個實施例均能夠得到β異頭物與α異頭物之比大于1:1的核苷,表格例中有7組數(shù)據(jù)β異頭物與α異頭物之比小于1:1,4組數(shù)據(jù)β異頭物與α異頭物之比等于1:1,其他數(shù)據(jù)均能得到β異頭物與α異頭物之比大于1:1的核苷。專利復審委員會針對譽衡公司、天衡公司、豪森公司等請求人就本專利提出的無效宣告請求,作出第9525號無效宣告請求審查決定(以下簡稱第9525號決定),宣告本專利權無效。第9525號決定認定,根據(jù)說明書的描述,影響所述立體選擇性方法的因素較多,按照權利要求1的條件,尤其是在核堿過量程度和原料糖α異頭物富集程度比較低的情況下,存在過多無法預見產(chǎn)物β異頭物是否富集的情形,權利要求請求保護的是一個范圍,所屬領域技術人員要通過實驗選擇所有的非β異頭物富集的實施方式、確定除實施例之外的技術方案能否實現(xiàn),從各種反應條件的各種排列組合中篩選出能夠實現(xiàn)權利要求1所要保護的技術方案需要進行大量的反復實驗或者過度勞動,因此權利要求1不符合 專利法第二十六條第四款的規(guī)定。伊萊利利公司不服第9525號決定,提起行政訴訟,請求撤銷第9525號決定。其主要理由為:對說明書和實施例的教導應當被當作一個整體來理解,本專利權利要求的保護范圍比說明書所公開的范圍窄,因此權利要求的保護范圍得到了說明書公開內容的充分支持;雖然說明書中表1和2中的七個實施例不能得到β異頭物富集的產(chǎn)物,但是本領域技術人員會注意到說明書中大量實施例作為一個整體給出的暗示,不會僅僅注意實驗中的一個或者某些數(shù)據(jù);第9525號決定中采用的“大量的反復實驗或者過度勞動”的認定理由沒有在 專利法和 審查指南中規(guī)定,不是判斷權利要求是否得到說明書支持的正確依據(jù)。北京市第一中級人民法院一審認為,首先,在評述本專利權利要求是否得到說明書支持時,專利復審委員會主要是從表格例中沒有達到β異頭物富集的幾組數(shù)據(jù)出發(fā)進行判斷,而沒有全面考慮說明書中有關發(fā)明目的、技術方案的記載以及大量能夠實現(xiàn)β異頭物富集的實施例和表格例數(shù)據(jù)在評判本專利權利要求是否得到說明書支持時的作用,并將兩者結合起來進行綜合評判。其次,評價權利要求是否得到說明書支持應當以“權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內容得到或概括得出的技術方案,并且不得超出說明書公開的范圍”作為標準。而專利復審委員會在評述和決定要點中引入“如果所屬技術領域的技術人員根據(jù)說明書的教導并考慮本領域普通技術知識,仍然需要進行大量的反復實驗或者過度勞動才能確定權利要求概括的除實施例以外的技術方案能否實現(xiàn)”作為標準評判本專利權利要求是否得到說明書支持,其評判的出發(fā)點不符合 專利法第二十六條第四款的規(guī)定,是不適當?shù)摹K炫袥Q撤銷第9525號決定、專利復審委員會就本專利重新作出無效宣告請求審查決定。專利復審委員會、譽衡公司、天衡公司、豪森公司均不服一審判決、提起上訴,北京市高級人民法院二審認為,本專利說明書中披露的11個實施例不能達到本專利制得β異頭物富集的核苷的發(fā)明目的或發(fā)明效果,本專利所屬技術領域的技術人員通過閱讀本專利權利要求所得到的技術方案,不能得到本專利說明書的支持。遂判決撤銷一審判決,維持第9525號決定。伊萊利利公司向最高人民法院申請再審,最高人民法院于2010年11月10日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:本專利權利要求1保護的是一種β異頭物富集的二氟核苷的制備方法,其限定的技術特征是:產(chǎn)物為式Ⅰ的β異頭物富集的二氟核苷;……。專利權人在說明書的表格例中,有11組數(shù)據(jù)不能制備得到β異頭物富集的二氟核苷。根據(jù)說明書的描述,影響所屬立體選擇性方法的因素較多,除了原料糖的離去基團、原料糖構型和核堿用量外,還包括溫度和溶劑的選擇。權利要求1概括的制備方法的各因素,即離去基團、核堿種類、核堿當量、反應溫度、反應溶劑等的范圍是十分寬泛的。本領域技術人員有合理的理由認為,除了11個不能實施的情況外,該權利要求1的概括還包含眾多其他不能解決發(fā)明所要解決的技術問題的技術方案,所屬技術領域的技術人員不容易從各種反應條件的排組合中通過常規(guī)實驗或者合理推測得出能夠解決技術問題的技術方案,而是需要大量反復實驗或過度勞動才能確定權利要求1的范圍。因此,第9525號決定和二審判決據(jù)此認為本專利權利要求1沒有得到說明書的支持,不符合 專利法第二十六條第四款的規(guī)定,宣告專利權無效,并無不當。

9. 判斷外觀設計相同或者相近似的基本方法及應關注的設計特征

在申請再審人本田技研工業(yè)株式會社(以下簡稱本田株式會社)與被申請人國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)、原審第三人石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司(以下簡稱雙環(huán)公司)、河北新凱汽車制造有限公司破產(chǎn)清算組(以下簡稱新凱公司)外觀設計專利權無效行政糾紛案〔(2010)行提字第3號〕中,最高人民法院分析了判斷外觀設計相同或者相近似的基本方法,并認為,在判斷外觀設計是否相詞或者相近似時,因產(chǎn)品的共性設計特征對于一般消費者的視覺效果的影響比較有限,應關注更多地引起一般消費者注意的其他設計特征的變化。

本案的基本案情是:本田株式會社是“汽車”外觀設計專利權(以下簡稱本專利)的專利權人。雙環(huán)公司、新凱公司分別向專利復審委員會申請宣告本專利無效。專利復審委員會認為,本專利與對比文件(以下簡稱證據(jù)1)屬于相近似的外觀設計,不符合 專利法第二十三條的規(guī)定,于2006年3月7日作出第8105號無效宣告請求審查決定(以下簡稱第8105號決定),宣告本專利無效。本田株式會社不服該決定,提起行政訴訟。經(jīng)對比,本專利與證據(jù)1的主要差別有:1.本專利前大燈呈不規(guī)則四邊形,證據(jù)1的前大燈呈近似梯形;2.本專利前保險杠下方的兩側配置有霧燈,證據(jù)1中沒有霧燈;3.本專利與證據(jù)1汽車前部的護板均呈倒U形,但本專利護板內設有水平隔片,其底部有小護牙,證據(jù)1護板內設有縱向空格;4.本專利后組合燈從車頂向下延伸至車窗下部,證據(jù)1后組合燈基本與后車窗的高度相當。此外,兩者在格柵、后保險杠、后部車頂輪廓等方面亦有細微不同之處。北京市第一中級人民法院一審認為,本專利與在先設計均為汽車整車的外觀設計,一般消費者在購買和使用過程中,對汽車的整體進行觀察是實際生活中經(jīng)常出現(xiàn)的情形,故本專利與在先設計的比較應采用整體觀察的方式。本專利與證據(jù)1的外觀設計雖存在一定的差別,但屬于局部的細微差別,且對于汽車整體外觀而言,一般消費者更容易對汽車整體的設計風格,輪廓形狀、組成部件的相互間比例關系等因素施以更多注意,二者的上述細微差別尚不足以使一般消費者對兩者整體外觀設計產(chǎn)生明顯的視覺差異。因此,本專利與證據(jù)1屬于相近似的外觀設計,本專利應被宣告無效。遂判決維持第8105號決定。本田株式會社不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民二審判決駁回上訴,維持一審判決。本田株式會社不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年11月26日判決,撤銷一、二審判決以及第8105號決定。

最高人民法院再審認為:判斷外觀設計是否相同或者相近似的基本方法是,基于被比設計產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認知能力,對被比設計與在先設計進行整體觀察,綜合判斷兩者的差別對于產(chǎn)品外觀設計的視覺效果是否具有顯著影響。所謂“一般消費者”,是指其對被比設計產(chǎn)品的同類或者相近類產(chǎn)品的外觀設計狀況具有常識性的了解,對外觀設計產(chǎn)品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力,但不會注意到產(chǎn)品的形狀、圖案以及色彩的微小變化;所謂“常識性的了解”,是指通曉相關產(chǎn)品的外觀設計狀況而不具備設計的能力,而非局限于基礎性、簡單性的了解;所謂“整體”,包括產(chǎn)品可視部分的全部設計特征,而非其中某特定部分;所謂“綜合”,是指對能夠影響產(chǎn)品外觀設計整體視覺效果的所有因素的綜合。本案中,訴爭類型汽車外觀設計的“整體”,不僅包括汽車的基本外形輪廓以及各部分的相互比例關系,還包括汽車的前面、側面、后面等,應當予以全面觀察。在綜合判斷時,應當根據(jù)訴爭類型汽車的特點,權衡諸部分對汽車外觀設計整體視覺效果的影響。就本案訴爭的汽車類型而言,因此類汽車的外形輪廓都比較接近,故該共性設計特征對于此類汽車一般消費者的視覺效果的影響比較有限。相反,汽車的前面、側面、后面等部位的設計特征的變化,則會更多地引起此類汽車一般消費者的注意。本案中,本專利所示汽車的外觀設計與證據(jù)1所示汽車的外觀設計相比,在前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、后組合燈、后保險杠、車頂輪廓等裝飾性較強部位均存在差別。特別是,本專利的汽車前大燈采用近似三角形的不規(guī)則四邊形設計,配合帶有小護牙的倒U形的前護板和中間帶有橫條的格柵;汽車側面后車窗采用不規(guī)則四邊形設計,且后窗玻璃與后組合燈之間由窗框所分離,配合車身上部與下部的平滑過渡;汽車后面采用后組合燈從車頂附近開始一直延伸至后保險杠翹起部的“上窄下寬”的柱形燈設計,配合帶有護牙的U形后保險杠,都比較突出、醒目,具有較強的視覺沖擊力。顯然,這些差別對于本案訴爭類型汽車的一般消費者而言是顯而易見的,足以使其將本專利圖片所示汽車外觀設計與證據(jù)1汽車外觀設計的整體視覺效果區(qū)別開來。因此,上述差別對于本專利與證據(jù)1汽車外觀設計的整體視覺效果具有顯著的影響,二者不屬于相近似的外觀設計。

10. 外觀設計相同或者相近似判斷中對設計空間的考慮

在申請再審人國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會(以下簡稱專利復審委員會)、浙江今飛機械集團有限公司(以下簡稱今飛公司)與被申請人浙江萬豐摩輪有限公司(以下簡稱萬豐公司)專利無效行政糾紛案〔(2010)行提字第5號〕中,最高人民法院認為,設計空間對于確定相關設計產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認知能力具有重要意義;在外觀設計相同或者相近似的判斷中,應該考慮設計空間或者說設計者的創(chuàng)作自由度,以便準確確定該一般消費者的知識水平和認知能力;設計空間的大小是一個相對的概念,是可以變化的,在專利無效宣告程序中考量外觀設計產(chǎn)品的設計空間,需要以專利申請日時的狀態(tài)為準。

本案的基本案情是:萬豐公司擁有名稱為“摩托車車輪(82451)”的外觀設計專利(以下簡稱本專利)。針對本專利,今飛公司以本專利申請日以前已有與本專利相似的外觀設計在國內出版物上公開發(fā)表過為由,于2009年2月25日向專利復審委員會提出無效宣告請求,并提交了附件13《Bike》雜志2005年9月號封面和封底復印件作為證據(jù)。專利復審委員會認為,附件13公開了一款摩托車車輪的外觀設計(即在先設計),將本專利與在先設計進行比較,二者的相同之處在于:均由輪輞、輻條、輪轂組成,輻條呈逆時針旋轉狀分布且兩側平直,輪轂表面有加強筋。二者主要不同之處在于:本專利有五根輻條,而在先設計為六根輻條;本專利輻條一面為平滑,另一面表面有凹槽,而在先設計輻條表面為平滑和凹槽交替輪換;本專利與在先設計輪轂表面的加強筋圖案不同。摩托車車輪基本均由輪輞、輻條和輪轂三部分組成,圓形輪輞屬于車輪的慣常設計,相對輪輞,輻條的形狀設計通常對車輪的整體視覺效果更具有顯著的影響。本專利與在先設計在輻條兩側的形狀相同,區(qū)別僅在于在先設計比本專利多一根輻條,屬于局部細微的差別,而輻條表面凹槽和平滑的差異也屬于細微變化,對整體視覺效果不具有顯著影響。輪轂在使用狀態(tài)下通常會被支架遮擋一部分,故輪轂表面加強筋圖案的差別對整體效果不具有顯著影響。因此,二者屬于相近似的外觀設計,本專利不符合 專利法(2000年修正)第二十三條的規(guī)定。遂作出第13657號無效宣告請求審查決定(以下簡稱第13657號決定),宣告本專利全部無效。萬豐公司不服該決定,提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院一審認為,摩托車車輪受其所設定功能的限制,外觀變化的空間均為有限,其設計差異更易對整體視覺效果產(chǎn)生顯著的影響。本專利與在先設計之間的差別,已經(jīng)對整體視覺效果產(chǎn)生了顯著的影響,在該產(chǎn)品消費者所具有的較高分辨能力下,足以排除混淆。遂判決撤銷第13657號決定,判令專利復審委員會重新作出決定。專利復審委員會、今飛公司上訴后,北京市高級人民法院二審認為,一審判決基于摩托車車輪產(chǎn)品在設計空間方面的限制認定本專利與在先設計不屬于近似的外觀設計,結論正確,遂判決維持一審判決。專利復審委員會和今飛公司均不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年12月23日作出再審判決,撤銷一、二審判決,維持第13657號決定。

最高人民法院再審認為:設計空間是指設計者在創(chuàng)作特定產(chǎn)品外觀設計時的自由度。設計者在特定產(chǎn)品領域中的設計自由度通常要受到現(xiàn)有設計、技術、法律以及觀念等多種因素的制約和影響。特定產(chǎn)品的設計空間的大小與認定該外觀設計產(chǎn)品的一般消費者對同類或者相近類產(chǎn)品外觀設計的知識水平和認知能力具有密切關聯(lián)。對于設計空間極大的產(chǎn)品領域而言,由于設計者的創(chuàng)作自由度較高,該產(chǎn)品領域內的外觀設計必然形式多樣、風格迥異、異彩紛呈,該外觀設計產(chǎn)品的一般消費者就更不容易注意到比較細小的設計差別。相反,在設計空間受到很大限制的領域,由于創(chuàng)作自由度較小,該產(chǎn)品領域內的外觀設計必然存在較多的相同或者相似之處,該外觀設計產(chǎn)品的一般消費者通常會注意到不同設計之間的較小區(qū)別??梢姡O計空間對于確定相關設計產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認知能力具有重要意義。在外觀設計專利與在先設計相同或者相近似的判斷中,應該考慮設計空間或者說設計者的創(chuàng)作自由度,以便準確確定該一般消費者的知識水平和認知能力。在考慮設計空間這一因素時,應該認識到,設計空間的大小是一個相對的概念。在設計空間極大的產(chǎn)品領域和設計空間受到極大限制的產(chǎn)品領域這兩個極端之間,存在著設計空間由大到小的過渡狀態(tài)。同時,對于同一產(chǎn)品的設計空間而言,設計空間的大小也是可以變化的。隨著現(xiàn)有設計增多、技術進步、法律變遷以及觀念變化等,設計空間既可能由大變小,也可能由小變大。因此,在專利無效宣告程序中考量外觀設計產(chǎn)品的設計空間,需要以專利申請日時的狀態(tài)為準。本案從專利復審委員會提供的證據(jù)來看,即使摩托車車輪均由輪輞、輻條和輪轂組成,且受到設定功能限制的情況下,其輻條的設計只要符合受力平衡的要求,仍可以有各種各樣的形狀,存在較大的設計空間。原審判決以摩托車車輪的設計空間有限為前提得出本專利與在先設計的區(qū)別致使兩者不相同也不相近似的結論,缺乏事實依據(jù)。 二、著作權案件審判

11. 戲曲音樂作品著作權權屬的審查及認定

在申請再審人黃能華、許文霞、許文霆、許文露、許文雷(以下簡稱黃能華、許文霞等)與被申請人揚州揚子江音像有限公司(以下簡稱揚子江公司)、汝金山侵犯著作權糾紛案〔(2010)民申字第556號〕中,最高人民法院認為,在侵權之訴中,人民法院對相關權屬狀況進行審查是查清案件事實的必要環(huán)節(jié);涉案滬劇音樂中的唱腔音樂與開幕曲、幕間曲及大合唱等場景音樂應作為一個整體作品看待,在歷史上對涉案戲曲音樂曲作者署名不盡一致,且署名的案外人未參與侵權訴訟,無法查清相關事實的情況下,其中一位署名作者主張著作權歸己所有不應予以支持。

本案的基本案情是:1954年至1963年,《上海新民報晚刊》等報紙上刊登的《家》、《王魁負桂英》、《兩代人》、《紅菱記》、《茶花女》、《為奴隸的母親》的演出公告中,作曲署名為水輝,演出單位為勤藝滬劇團。該劇團印制的上述6部戲劇及《龍鳳花燭》、《白鷺》、《妓女淚》、《星火燎原》的演出節(jié)目單與宣傳單上,作曲署名亦為水輝。上海音像出版社于1990年1月出版的滬劇錄音帶《為奴隸的母親》、上海音像出版社出版發(fā)行的VCD《楊飛飛滬劇專輯》中《為奴隸的母親》片斷的作曲署名均為水輝。中國唱片上海公司出版發(fā)行的《楊飛飛趙春芳藝術集錦》VCD(其中有《賣紅菱》、《妓女淚》)封面上有兩處作曲記載,一處為水輝,另一處為楊飛飛。黃能華、許文霞等提供的滬劇《為奴隸的母親》的曲譜的封面記載:水輝作曲、上海勤藝滬劇團印、1955.11.8。許如輝又名水輝,于1987年1月4日去世,黃能華、許文霞等系許如輝的妻子與兒女。2005年8月25日,許文霞公證購買了由揚子江公司發(fā)行的VCD《滬劇·楊飛飛滬劇流派演唱會》1-3輯,該 VCD中包含上述10部戲劇的片斷或整部戲,演唱會的節(jié)目單及該VCD署名:作曲配器:汝金山。上海滬劇院向法院出具證明,汝金山由該劇院安排參加“楊飛飛滬劇流派演唱會”的音樂創(chuàng)作,該演唱會由該院協(xié)助演出。對于該 VCD中“歸家”唱段的合唱部分,經(jīng)組織各方當事人將該部分合唱音樂與錄音帶滬劇《為奴隸的母親》(1962年勤藝滬劇團伴奏演出)中的合唱音樂作比對,其中有二句完全相同,其余部分的音樂因唱詞改動均作改動與調整。上海文化出版社于1999年出版發(fā)行的《上海滬劇志》記載:勤藝滬劇團由楊飛飛等人創(chuàng)建于1949年8月,楊飛飛任團長,趙春芳、丁國斌任副團長,作曲水輝、王國順。建團后共整理、改編、創(chuàng)作劇目100余個,主要劇目有《家》、《為奴隸的母親》、《茶花女》、《妓女淚》、《龍鳳花燭》、《賣紅菱》等。一審中,黃能華、許文霞等主張許如輝是涉案10部滬劇的作曲,請求判令揚子江公司、汝金山停止侵犯許如輝著作權的行為,揚子江公司收回并銷毀侵權制品,揚子江公司、汝金山在《新民晚報》上公開致歉,賠償黃能華、許文霞等損失20萬元及維權費用10702.9元。上海市第一中級人民法院一審認為,涉案10部滬劇的唱腔音樂部分主要由楊飛飛等演員基于傳統(tǒng)曲調改編、創(chuàng)作完成,場景音樂系由許如輝創(chuàng)作,伴奏音樂部分為黃海濱等主胡伴奏人員與楊飛飛等演員密切配合的創(chuàng)作成果。涉案VCD所涉經(jīng)典唱段的音樂主要為唱腔音樂,其余為唱腔的伴奏音樂以及演唱會幕間曲、合唱等場景音樂,針對伴奏音樂部分,必須進行曲譜比對。由于黃能華、許文霞等除提供了《為奴隸的母親》曲譜外,未能提供其他原始曲譜,故應承擔舉證不能的法律后果。通過對涉案VCD中《為奴隸的母親》“歸家”等唱段與黃能華、許文霞等提供的1955年曲譜進行比對,演唱會VCD中《為奴隸的母親》“歸家”唱段的合唱部分在1955年曲譜中并無記載,二者唱詞音樂、場景音樂亦不相同,故黃能華、許文霞等主張汝金山抄襲了許如輝的原作曲內容,侵犯其著作權,缺乏事實依據(jù),遂判決對其訴訟請求不予支持。黃能華、許文霞等不服一審判決,以本案系侵權之訴,一審法院認定案外人楊飛飛系涉案唱腔的設計者,違反“不告不理”訴訟程序等為由,提起上訴。上海市高級人民法院二審認為,五、六十年代的滬劇音樂是由老一輩戲曲藝術家、作曲、琴師等在傳統(tǒng)民間曲調的基礎上共同創(chuàng)作完成的合作作品。共同參與作品創(chuàng)作并作出獨創(chuàng)性貢獻的人員均是合作作者,共同享有與行使整個劇目音樂的著作權。黃能華、許文霞等主張涉案的滬劇音樂均由許如輝一人享有著作權,與事實不符,不予支持。許如輝作為勤藝滬劇團的專職作曲,主要是從事開幕曲、幕間曲等場景音樂、配器等部分的音樂創(chuàng)作,不代表對整個劇目中所有滬劇音樂元素的創(chuàng)作,唱段主要體現(xiàn)的是演員的唱腔音樂,就整個的唱段部分音樂乃至唱腔音樂而言,局部的過門、旋律的修飾不足以構成 著作權法意義上的“創(chuàng)作”,故許如輝不能因此而對唱腔音樂享有著作權。根據(jù)我國 民事訴訟法和民事證據(jù)規(guī)則規(guī)定的舉證責任原則,黃能華、許文霞等應當首先舉證證明其對被訴侵權VCD所涉唱段的音樂享有著作權,然后再證明揚子江公司、汝金山實施了侵犯其著作權的行為。一審法院根據(jù)當事人提供的證據(jù)對VCD專輯中黃能華、許文霞等提出被侵權的涉案滬劇唱段音樂的權屬進行審查并確定其歸屬是正確的。遂判決駁回上訴,維持一審判決。黃能華、許文霞等不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年11月26日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:根據(jù)本案系侵權之訴的具體情況,對相關權屬狀況進行審查是查清案件事實的必要環(huán)節(jié),原審法院對此進行必要的審查是正確的。作為不同的地方戲曲,都有其基本的曲牌、曲調,任何一個地方戲曲劇目,都是在民間傳統(tǒng)曲牌、曲調的基礎上創(chuàng)作完成,且都經(jīng)歷了演出的劇目從沒有曲譜,到定腔定譜的發(fā)展過程。許如輝五、六十年代曾任上海勤藝滬劇團的專職作曲,負責戲曲音樂的譜曲整合、總體設計、定腔定譜等工作,其參與了涉案滬劇音樂作品創(chuàng)作的事實應該肯定。原審法院根據(jù)滬劇音樂產(chǎn)生、傳承和發(fā)展規(guī)律,并根據(jù)五、六十年代戲曲演出多以演員為主的特點,認定涉案滬劇音樂系由老一輩戲曲表演藝術家及曲作者、琴師等共同創(chuàng)作完成,符合客觀事實。但原審法院在認定共同創(chuàng)作的同時,又將涉案滬劇音樂中的唱腔音樂與開幕曲、幕間曲及大合唱等場景音樂分開,否認了許如輝參與整體音樂創(chuàng)作的客觀事實不妥。本案各方當事人對許如輝系涉案滬劇音樂中場景音樂的曲作者沒有爭議,爭議的焦點在于許如輝是否參與了唱腔音樂的創(chuàng)作。對此,根據(jù)雙方當事人提供的證據(jù)及相關證人證言,由于不同時期、不同出版社出版發(fā)行的音像制品或報刊、雜志,對涉案滬劇音樂作品曲作者的署名不盡一致,即涉案相關滬劇劇目曲作者除許如輝外,還包括王國順、楊飛飛等人,在上述人員非本案當事人,且楊飛飛作為證人出庭作證,堅持自己系唱腔音樂的曲作者的情況下,黃能華、許文霞等主張涉案滬劇整體音樂(包括唱腔音樂)的著作權歸許如輝一人享有,缺乏事實和法律依據(jù)。

12. 作品登記是否構成著作權意義上的發(fā)表

在申請再審人坤聯(lián)(廈門)照相器材有限公司(以下簡稱坤聯(lián)公司)與深圳市寶安區(qū)公明八航五金塑膠廠(以下簡稱八航廠)、八航實業(yè)(深圳)有限公司(以下簡稱八航公司)、他普實業(yè)有限公司(以下簡稱他普公司)侵犯著作權糾紛案〔(2010)民申字第281號〕中,最高人民法院認為,作品登記的主要作用在于證明權利的歸屬,一般不構成 著作權法意義上的發(fā)表,在沒有其他證據(jù)的情況下不宜以此推定被告接觸過原告作品。

本案的基本案情是:坤聯(lián)公司職員創(chuàng)作了“取景標貼(keep 20cm)”圖案,是用于貼在攝像機產(chǎn)品上的標貼,該美術倒案左側為一只含有眉毛和眼睛的圖案,右邊是英文“keep 20cm”。坤聯(lián)公司與該職員簽署“職務作品確認書”,確認該作品為職務作品,坤聯(lián)公司享有除署名權之外之著作權。2004年7月15日,坤聯(lián)公司取得福建省版權局頒發(fā)的作品著作權登記證書,載明作品名稱為“取景標貼(keep 20cm)”,作品類型為美術作品,所附的“作品創(chuàng)作說明”中對作品進行描述并有作品圖樣。八航公司、八航廠三種不同型號的攝像機產(chǎn)品取景器下方標有“左側為眉毛和眼睛圖形,右側為keep 20cm”字樣的圖案,與坤聯(lián)公司作品稍有差別。坤聯(lián)公司以侵犯其著作權為由提起訴訟,廣東省深圳市中級人民法院以坤聯(lián)公司未證明八航公司等接觸過其作品為由,判決駁回其訴訟請求。廣東省高級人民法院維持一審判決。坤聯(lián)公司申請再審,最高人民法院于2010年6月23日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:坤聯(lián)公司主張八航廠、八航公司及他普公司侵犯其著作權,應舉證證明被訴侵權標貼系抄襲、復制其作品。本案中由于坤聯(lián)公司未能提供其作品與其產(chǎn)品一起公開銷售的證據(jù),故主張對方接觸其作品缺乏證據(jù)證明。根據(jù)國家版權局1994年發(fā)布的《作品自愿登記試行辦法》第一條規(guī)定,作品登記的主要目的是維護作者或其他著作權人和作品使用者的合法權益,有助于解決因著作權歸屬造成的糾紛,并為解決著作權糾紛提供初步證據(jù)??梢姡M行登記的主要作用在于證明權利的歸屬。雖然該試行辦法規(guī)定有“作品登記應實行計算機數(shù)據(jù)庫管理,并對公眾開放”的內容,但對登記機構能否向公眾提供相關登記的作品未作規(guī)定。原審法院結合本案的具體情況,認為作品登記不是 著作權法意義上的發(fā)表,坤聯(lián)公司主張八航廠、八航公司、他普公司侵權不能成立,駁回其訴訟請求是正確的。

13. 境外影視作品著作權人維護自己的合法權益不以獲得行政審批為條件

在申請再審人廣東中凱文化發(fā)展有限公司(以下簡稱中凱公司)與被申請人重慶市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)水木年華網(wǎng)吧(以下簡稱水木年華網(wǎng)吧)、羅昌穎侵犯著作權糾紛案〔(2010)民提字第39號〕中,最高人民法院認為,境外影視作品著作權人維護自己的合法權益不以獲得行政審批為條件。

本案的基本案情是:2007年5月,韓國MBC公司將其擁有版權的電視連續(xù)劇《宮S》在中國大陸地區(qū)的信息網(wǎng)絡傳播權獨家授權給中凱公司,并授權中凱公司處理中國大陸地區(qū)的盜版行為。經(jīng)2007年7月公證證明,使用水木年華網(wǎng)吧的電腦可在線播放《宮S》。2008年6月20日,中凱公司以水木年華網(wǎng)吧未經(jīng)授權傳播電視連續(xù)劇《宮S》、侵犯了其信息網(wǎng)絡傳播權為由提起訴訟,請求判令水木年華網(wǎng)吧停止侵權行為,賠償經(jīng)濟損失8萬元、維權合理費用3000元等。一審中,中凱公司提供了在中國大陸合法出版的《宮S》DVD,以證明涉案作品在中國大陸出版發(fā)行已經(jīng)獲得行政審批。重慶市第五中級人民法院一審認定水木年華網(wǎng)吧侵犯了中凱公司享有的信息網(wǎng)絡傳播權,判決水木年華網(wǎng)吧停止侵權行為、賠償中凱公司經(jīng)濟損失和合理費用2萬元等。水木年華網(wǎng)吧不服一審判決,提起上訴。重慶市高級人民法院二審查明,一審中,水木年華網(wǎng)吧辯稱其使用的數(shù)據(jù)緩沖服務器是通過有償使用協(xié)議從重慶網(wǎng)盟公司取得,而網(wǎng)盟公司提供的“網(wǎng)吧院線”是通過北京網(wǎng)尚公司授權取得,水木年華網(wǎng)吧一審時提交了網(wǎng)盟公司出具的包年使用費收據(jù)和網(wǎng)尚公司的網(wǎng)吧院線對水木年華網(wǎng)吧ICD授權的電子頁面截屏。中凱公司提供的公證光盤中,播放影片的網(wǎng)站頁面內容是網(wǎng)吧院線的內容,但是播放頁面的IP地址里包含有水木年華網(wǎng)吧的局域網(wǎng)地址;在互聯(lián)網(wǎng)上直接輸入該網(wǎng)址無法登陸網(wǎng)尚公司的網(wǎng)站。二審法院認為,中凱公司享有涉案作品在中國大陸的獨家信息網(wǎng)絡傳播權,水木年華網(wǎng)吧在其局域網(wǎng)上傳播了涉案作品,侵犯了中凱公司的信息網(wǎng)絡傳播權。水木年華網(wǎng)吧應當承擔停止侵權的法律責任。根據(jù)水木年華網(wǎng)吧提供的證據(jù),可以認定其傳播的涉案作品系由有正規(guī)資質的網(wǎng)尚公司有償提供,有合法來源,應當由網(wǎng)尚公司承擔主要責任。但是鑒于水木年華網(wǎng)吧沒有提供與網(wǎng)尚公司的合作協(xié)議、許可使用合同等證據(jù),審查不夠充分,法律手續(xù)不夠規(guī)范,存在一定過錯,應當按照過錯程度承擔賠償責任2000元(含中凱公司制止侵權的合理費用1000元)。中凱公司無法證明涉案作品獲得了我國的行政審批,無權從事與涉案作品信息網(wǎng)絡傳播權有關的商業(yè)活動及獲取報酬,因此不能獲得經(jīng)濟損失的賠償。水木年華網(wǎng)吧應當承擔的賠償金額中扣除合理費用后,還有1000元因中凱公司無權收取,應當以不當?shù)美枰允绽U,上繳國庫。據(jù)此,二審法院改判水木年華網(wǎng)吧停止侵權行為、賠償中凱公司制止侵權的合理費用1000元,對水木年華網(wǎng)吧的不當?shù)美?000元予以收繳。中凱公司向最高人民法院申請再審,最高人民法院裁定提審本案。中凱公司稱,二審判決對水木年華網(wǎng)吧是否盡到合理審查義務、涉案作品是否由案外人提供等事實問題的認定沒有充分的依據(jù),二審判決認定涉案作品未經(jīng)行政審批錯誤。水木年華網(wǎng)吧辯稱,涉案作品被批準進口的日期為2007年10月9日,晚于中凱公司公證取證的時間2007年7月26日,因此,公證取證行為是違法的。最高人民法院于2010年9月14日作出再審判決,維持二審判決中關于水木年華網(wǎng)吧停止侵權行為、賠償中凱公司合理費用1000元的內容,加判水木年華網(wǎng)吧賠償中凱公司經(jīng)濟損失1000元,駁回中凱公司的其他訴訟請求等。

最高人民法院再審認為:著作權人維護自己的合法權益并不以獲得進口行政審批為條件,因此,中凱公司在2007年7月進行公證取證并不違反法律規(guī)定。中凱公司提交了已合法出版的《宮S》DVD等證據(jù),證明涉案作品已經(jīng)經(jīng)過行政審批,可以在我國合法傳播。二審判決認定該事實有誤,予以糾正。水木年華網(wǎng)吧提交的證據(jù)尚不能證明涉案作品系由網(wǎng)尚公司有償提供。況且,水木年華網(wǎng)吧提交的網(wǎng)尚公司關于中國網(wǎng)吧院線的書面宣傳資料顯示,網(wǎng)吧可以自行添加或刪除其服務器中的影視劇文件。因此,不能認定水木年華網(wǎng)吧在傳播涉案作品時盡到了必要的注意義務。對于權利人僅起訴網(wǎng)吧的案件,應該考慮在局域網(wǎng)傳播作品的數(shù)量、對權利人經(jīng)濟利益損害的程度、網(wǎng)吧的侵權獲利水平等因素,合理確定賠償額。根據(jù)本案具體情形,二審判決確定的賠償額2000元(含維權合理費用1000元)是基本適當?shù)?;但是判決沒收不當?shù)美?,適用法律不當,應予糾正。

14. 買賣書號出版的圖書的復制發(fā)行主體及侵權行為的認定

在申請再審人李長福與被申請人中國文史出版社(以下簡稱文史出版社)侵犯著作權糾紛案〔(2010)民提字第117號〕中,最高人民法院認為,出版社賣書號給書商,由書商負責編輯、印刷或發(fā)行圖書,應當認定書商是復制發(fā)行圖書的實質主體。

本案的基本案情是:2001年4月13日,李長福與文史出版社簽訂圖書出版合同約定,李長福授予文史出版社在中國大陸出版發(fā)行《鄧小平理論辭典》作品漢字簡體字文本的專有使用權;未經(jīng)雙方同意,不得將前述權利許可第三方使用;出版電子版或者許可第三方出版電子版須另行取得李長福的書面授權;合同有效期為10年。李長福發(fā)現(xiàn),文史出版社未經(jīng)其許可,將正版圖書787×960開本(以下簡稱960版)的未定稿交給書商姚智瑞,并賣書號給書商,由書商出版發(fā)行了787×1092開本(含電子版光盤,以下簡稱1092版)的侵權圖書,1092版及光盤有40余處錯誤,遂起訴文史出版社未經(jīng)許可擅自出版的1092版及其光盤侵犯其著作權。北京市第一中級人民法院一審認為,文史出版社取得了出版發(fā)行《鄧小平理論辭典》漢字簡體字文本的專有使用權,版本的決定權在文史出版社,其出版1092版紙質印刷圖書并未超出合同約定范圍;但1092版所含光盤版,超出合同約定,既屬于違約又構成侵權。遂判決文史出版社停止出版發(fā)行侵權的光盤版《鄧小平理論辭典》并賠償李長福損失40000元等。李長福不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民法院二審以與一審判決基本相同的理由判決駁回上訴,維持一審判決。李長福向最高人民法院申請再審,最高人民法院裁定提審本案。在再審時,文史出版社承認其原社長將錄有960版內容的未定稿交給書商姚智瑞,合作出版了1092版;1092版由書商自行排版、印刷、發(fā)行;文史出版社向書商收取了8萬元管理費。最高人民法院于2010年11月30日作出再審判決,改判文史出版社停止出版發(fā)行1092版《鄧小平理論辭典》及其配套光盤,賠償李長福損失及維權合理費用15萬元。

最高人民法院再審認為:根據(jù)查明的事實,可以認定1092版《鄧小平理論辭典》是文史出版社以合作出版為名,向書商姚智瑞收取管理費,給書商辦理有關手續(xù),由書商自行排版、印刷、發(fā)行的。文史出版社放棄了編輯、校對、印刷、復制、發(fā)行等職責,致使書商以文史出版社的名義從事非法出版活動牟利,構成買賣書號行為。1092版圖書是書商從事非法出版活動出版的出版物,其復制發(fā)行的主體實質上已經(jīng)不是文史出版社,而是書商姚智瑞。雖然文史出版社主張1092版圖書為該社的合法出版物,并愿意對該版圖書出現(xiàn)錯誤、未付酬等問題承擔責任,但是因其主張與事實不符,不予采信。本案中1092版所附光盤是被控侵權的1092版圖書的組成部分。文史出版社賣書號給書商出版侵權圖書、將960版未定稿交給書商復制發(fā)行、出版電子版的行為,均侵犯了李長福對其作品的復制發(fā)行權。

15. 行政區(qū)劃地圖的可版權性及其保護程度

在申請再審人劉凱與被申請人包頭市達茂聯(lián)合旗人民政府(以下簡稱達茂旗政府)、包頭市達茂聯(lián)合旗建設局(以下簡稱達茂旗建設局)、包頭市達茂聯(lián)合旗國土資源局(以下簡稱達茂旗國土資源局)、包頭市達茂聯(lián)合旗工商行政管理局(以下簡稱達茂旗工商局)侵犯著作權及不正當競爭糾紛案〔(2008)民申字第47-1號〕中,最高人民法院認為,獨立創(chuàng)作完成的地圖,如果在整體構圖、客觀地理要素的選擇及表現(xiàn)形式上具有獨創(chuàng)性,可構成 著作權法意義上的作品;行政區(qū)劃圖中關于行政區(qū)的整體形狀、位置以及各內設轄區(qū)的形狀和位置等,由于系客觀存在,表達方式非常有限,在認定侵權時應不予考慮。

本案的基本案情是:劉凱主張“達爾罕茂明安聯(lián)合旗行政區(qū)劃圖”(以下簡稱《行政區(qū)劃圖》)系其繪制,該圖右下角標注“達爾罕茂明安聯(lián)合旗民政局(以下簡稱達茂旗民政局)編制,包頭市民政局監(jiān)制2002年8月”,右上角標有“內部用圖”字樣。2004年6月,達茂旗政府、達茂旗建設局共同編制發(fā)行了《達茂旗旅游交通圖》(以下簡稱《旅游交通圖》)?!缎姓^(qū)劃圖》與《旅游交通圖》的對比情況如下:《行政區(qū)劃圖》包括各蘇木/鎮(zhèn)、行政村、自然村,《旅游交通圖》基本只包括到行政村,有很少量的自然村,主要是景點圖片。兩幅圖中關于達茂旗及各蘇木/鎮(zhèn)的整體輪廓相同,邊界線的畫法均為深淺兩種粉色,邊墻遺址(均為4處13段)和河流水庫(共9處)的畫法相同,18個圖例中9個相同。另外,《行政區(qū)劃圖》上達茂旗跟固陽縣的交界線畫為兩橫一點,而根據(jù)圖例,旗縣界應為一橫一點,《旅游交通圖》存在同樣的錯誤。兩幅圖背景顏色不同,比例尺不同,角度不同,標注的道路有所不同,《旅游交通圖》里沒有標注白云鄂博的區(qū)域。劉凱以被申請人侵犯其著作權及不正當競爭為由提起訴訟。內蒙古自治區(qū)包頭市中級人民法院一審及內蒙古自治區(qū)高級人民法院二審均認為,《行政區(qū)劃圖》署名為達茂旗民政局,劉凱未能證明其為作者,遂判決駁回其訴訟請求。內蒙古自治區(qū)高級人民法院再審認為,劉凱不具有測繪資質,《行政區(qū)劃圖》不具有獨創(chuàng)性,不受 著作權法保護,遂判決維持原二審判決。劉凱不服,向最高人民法院申請再審。最高人民法院以原再審判決認定《行政區(qū)劃圖》不具有獨創(chuàng)性、不受 著作權法保護理由有誤,但其結論正確為由,于2010年9月21日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:1.關于《行政區(qū)劃圖》是否構成受 著作權法保護的作品以及劉凱是否該圖的作者和著作權人。 著作權法所保護的作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式進行復制的智力成果。根據(jù)我國 著作權法規(guī)定,有獨創(chuàng)性的地圖屬于 著作權法保護的圖形作品。本案中《行政區(qū)劃圖》系劉凱獨立創(chuàng)作完成,在整體構圖、客觀地理要素的選擇及表現(xiàn)形式上具有獨創(chuàng)性,構成 著作權法意義上的作品,劉凱作為該圖的作者,依法享有著作權。2.關于達茂旗政府、達茂旗建設局出版發(fā)行《旅游交通圖》是否構成對《行政區(qū)劃圖》著作權的侵犯。根據(jù)《行政區(qū)劃面》和《旅游交通圖》的對比情況可知,《旅游交通圖》主要利用了《行政區(qū)劃圖》關于達茂旗及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的整體輪廓和結構,在此基礎上添加景點圖片而成。由于達茂旗的整體形狀、位置以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木的形狀和位置是客觀存在的,其表達方式非常有限,《旅游交通圖》對于劉凱具有獨創(chuàng)性的部分僅有少量使用,如邊界線的顏色、邊墻遺址的畫法等,從整體上來看,不構成對《行政區(qū)劃圖》的復制,可不視為對劉凱著作權的侵犯。 三、商標案件審判

(一)商標民事案件審判

16. 判斷商標近似時對被訴侵權人的主觀意圖、相關標識使用的歷史和現(xiàn)狀等因素的考慮

在上訴人(法國)拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)(以下簡稱拉科斯特公司)與被上訴人(新加坡)鱷魚國際機構私人有限公司(CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD)(以下簡稱鱷魚國際公司)、上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司侵犯商標專用權糾紛案〔(2009)民三終字第3號〕中,最高人民法院認為,侵犯注冊商標專用權意義上的商標近似應當是指混淆性近似,即足以造成市場混淆的近似;由于不同案件訴爭標識涉及情況的復雜性,認定商標近似除通常要考慮其構成要素的近似程度外,還可以根據(jù)案件的具體情況,綜合考慮被訴侵權人的主觀意圖、注冊商標與訴爭標識使用的歷史和現(xiàn)狀等其他相關因素,在此基礎上認定訴爭商標是否構成混淆性近似。

本案的基本案情是:拉科斯特公司創(chuàng)辦于1933年,同年在法國注冊“鱷魚圖形”商標。1980年至1999年,拉科斯特公司在中國注冊了第141103號、第879258號、第1318589號“鱷魚圖形”商標及第940231號“鱷魚圖形+LACOSTE”商標,前述注冊商標分別核定使用在第25類和第18類相關商品上。拉科斯特公司產(chǎn)品于1984年正式進入中國,1994年在中國上海設立第一個專柜。鱷魚國際公司前身系陳賢進于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司,1983年更名為現(xiàn)名稱。利生民公司于1949年申請并于1951年在新加坡獲準注冊了“crocodile+鱷魚圖形”商標。1951年,利生民公司在第25類商品上分別在新加坡、香港注冊了鱷魚圖形商標。1952年至1954年,利生民公司在第25類商品上分別在印度、沙撈越、沙巴(洲)、馬來西亞等國家和地區(qū)注冊了鱷魚圖形商標。1959年,利生民公司在日本注冊了鱷魚圖形商標。1961年至2003年,鱷魚國際公司分別在文萊、印度尼西亞、斯里蘭卡、韓國、中國臺灣、泰國、蒙古、尼泊爾、朝鮮、摩洛哥、沙特阿拉伯、斐濟等國家和地區(qū)在第25類商品上注冊了鱷魚圖形商標。鱷魚國際公司于1994年在中國上海開設第一個專賣店,于1993年、1994年向中國大陸申請注冊“CARTEL0及鱷魚圖形”商標,使用商品分別為第25類和第18類,該兩商標已經(jīng)于2007年被生效判決核準注冊。利生民公司曾于1969年在日本大阪提起民事訴訟,指控拉科斯特公司的銷售商侵犯其商標權。1973年雙方在大阪高等法院達成和解,利生民公司同意拉科斯特公司在日本注冊“鱷魚圖形”商標。1983年6月17日,雙方還簽訂和解協(xié)議。1995年,拉科斯特公司發(fā)現(xiàn)鱷魚國際公司在中國建立了多家店面,其招牌上印有寫實風格的鱷魚圖形,銷售標有“鱷魚圖形”商標的服裝產(chǎn)品。2000年5月11日,拉科斯特公司以鱷魚國際公司侵犯其注冊商標權為由提起訴訟。北京市高級人民法院一審認為,根據(jù)本案查明的事實,鱷魚國際公司之行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為,其在主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽,造成消費者混淆、誤認之故意;鱷魚國際公司的系列商標標識經(jīng)過在中國大陸市場上大規(guī)模、長時間使用后,客觀上也已經(jīng)建立起特定的商業(yè)聲譽。而且,被訴侵權產(chǎn)品標示的并非僅為“鱷魚圖形”,還標有“CARTEL0”及“CARTEL0及鱷魚圖形”,所有這些作為一個整體,使得被訴侵權產(chǎn)品具有了整體識別性,能夠有效地與其他標有鱷魚形象的商品相區(qū)別。有鑒于此,根據(jù)整體比對、綜合判斷的原則,拉科斯特公司與鱷魚國際公司的系列商標標識作為整體,二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征。兩者無論在實際購買商品時還是在商品售出后使用中均不會導致消費者的混淆和誤認。鱷魚國際公司在被訴侵權產(chǎn)品上單獨使用“鱷魚圖形”的行為,亦不侵犯拉科斯特公司的注冊商標專用權。遂判決駁回拉科斯特公司的訴訟請求。拉科斯特公司不服一審判決,提起上訴。最高人民法院于2010年12月29日作出二審判決,駁回上訴,維持原判。

最高人民法院二審認為:2001年修訂前的 商標法第三十八條第(一)項規(guī)定,“未經(jīng)注冊商標所有人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”,構成侵犯注冊商標專用權行為?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標民事糾紛案件適用法律若干伺題的解釋》第九條第二款規(guī)定:“ 商標法(指2001年10月27日修訂的 商標法-引注)第五十二條第(一)項規(guī)定的商標近似是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合后的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系”。參照該司法解釋規(guī)定及根據(jù)審判實際,認定被訴標識與原告請求保護的注冊商標是否構成修訂前的 商標法第三十八條第(一)項規(guī)定的近似商標,通常要根據(jù)訴爭標識文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色等構成要素的近似性進行判斷,且將是否造成混淆作為重要判斷因素。因此,侵犯注冊商標專用權意義上的商標近似應當是指混淆性近似,即足以造成市場混淆的近似。由于不同案件訴爭標識涉及情況的復雜性,認定商標近似除通常要考慮其構成要素的近似程度外,還可以根據(jù)案件的具體情況,綜合考慮其他相關因素,在此基礎上認定訴爭商標是否構成混淆性近似。訴爭商標雖然在構成要素上具有近似性,但綜合考量其他相關因素,仍不能認定其足以造成市場混淆的,不認定其構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標。本案中,鱷魚國際公司使用的被訴標識鱷魚圖形與拉科斯特公司的系列注冊商標相比,其均為鱷魚圖形,具有一定的近似性,但鱷魚國際公司使用的被訴標識鱷魚頭部朝向、體型、鱗片、顏色均與拉科斯特公司主張權利的鱷魚圖形不同。特別是,雙方之間的訴爭商標在相關市場中具有特殊的形成歷史和發(fā)展歷程,有特殊的使用和共存狀況,在本案中認定訴爭商標是否構成侵犯注冊商標專用權意義上的近似商標,既不能割裂各自形成和發(fā)展的歷史,又不能無視相互之間的共存過程和使用狀態(tài),否則,就難以作出公平合理的裁判。就本案訴爭商標具體情況而言,認定其是否近似僅僅比對標識本身的近似性是不夠的,還必須綜合考量鱷魚國際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素,結合相關市場實際,進行公平合理的判斷。首先,本案事實足以表明,鱷魚國際公司進入中國市場后使用相關商標,主要是對其已有商標的沿用,且在實際使用中也有意區(qū)分訴爭標識。其次,從相關國際市場看,雙方訴爭標識在亞洲部分國家和地區(qū)已經(jīng)長期形成共存和使用的國際市場格局。再次,從訴爭標識在中國市場的共存和使用情況看,兩者在中國市場內已擁有各自的相關公眾,在市場上均已形成客觀的劃分,已成為可區(qū)別的標識。綜上,鱷魚國際公司使用的被訴標識與拉科斯特公司請求保護的注冊商標不構成侵犯注冊商標專用權意義上的混淆性近似,不足以對拉科斯特公司的注冊商標造成損害。

17. 判斷商標近似時對注冊商標的顯著性和知名度等因素的考慮

在申請再審人湖南省華光機械實業(yè)有限公司(以下簡稱華光機械公司)、湖南省嘉禾縣華光鋼鋤廠(以下簡稱華光鋼鋤廠)與被申請人湖南省嘉禾縣鍛造廠(以下簡稱嘉禾縣鍛造廠)、郴州市伊斯達實業(yè)有限責任公司(以下簡稱伊斯達公司)侵犯商標權糾紛案〔(2010)民提字第27號〕中,最高人民法院認為,根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條和第十條的規(guī)定,在商標侵權糾紛案件中,認定被訴侵權標識與主張權利的注冊商標是否近似,應當視所涉商標或其構成要素的顯著程度、市場知名度等具體情況,在考慮和對比文字的字形、讀音和含義,圖形的構圖和顏色,或者各構成要素的組合結構等基礎上,對其整體或者主要部分是否具有市場混淆的可能性進行綜合分析判斷。

本案的基本案情是:嘉禾縣鍛造廠成立于1997年11月,經(jīng)營范圍為鋼鋤等。伊斯達公司成立于2000年11月,經(jīng)營范圍為五金工具、農(nóng)具生產(chǎn)等產(chǎn)品的批發(fā)零售、自營和代理各類商品和技術的進出口。嘉禾縣鍛造廠于2001年以“雉雞”中文文字和雞圖案組合作為商標向國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)申請注冊商標并獲得核準,商標注冊號為第1641855號,核定使用商品第8類鋤頭等。2002年1月1日,嘉禾縣鍛造廠與伊斯達公司簽訂合同,許可伊斯達公司使用第1641855號商標。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司均生產(chǎn)鋼鋤并使用“雉雞”中文文字和雉雞圖案組合商標,其產(chǎn)品出口銷往非洲和東南亞等國家。華光鋼鋤廠成立于1997年,經(jīng)營范圍為鋼鋤等生產(chǎn)及銷售。華光機械公司經(jīng)營范圍為工具等生產(chǎn)及銷售。華光鋼鋤廠于1999年開始使用“銀雞”中英文和雞圖案組合商標。華光鋼鋤廠于2000年2月以“銀雞”中文和拼音“YINJI”組合作商標,向商標局申請注冊并獲得核準,商標注冊號為第1364633號,核定使用商品第8類鋤頭等。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司和華光機械公司、華光鋼鋤廠均生農(nóng)用鋼鋤,其外形、尺寸基本相同。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司在其生產(chǎn)的鋼鋤上使用“雉雞”中文文字和雞(雞頭向右,雞尾朝左)圖案,并標有英文“JOGOOBRAND”及“中國制造”中英文加棱形圖案商標。華光鋼鋤廠、華光機械公司在其生產(chǎn)的鋼鋤上使用“銀雞”和雞(雞尾朝右,雞頭向左并反向向右)圖案,并標有英文“SILVERCOCK”及“中國制造”中英文加棱形圖案商標。嘉禾縣鍛造廠2002年至2006年出口鋼鋤價值分別為美元47萬元、14萬元、45萬元、7萬元、401萬元。伊斯達公司2002年至2005年出口鋼鋤價值分別為美元101萬元、153萬元、151萬元、389萬元。華光鋼鋤廠2002年至2005年出口鋼鋤價值分別為美元63萬元、64萬元、73萬元、73萬元。華光機械公司2006年出口鋼鋤價值為282萬美元。2007年1月12日,嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司以華光鋼鋤廠、華光機械公司生產(chǎn)和出口的“銀雞”牌鋼鋤侵犯其“雉雞”牌注冊商標專用權為由提起訴訟。湖南省郴州市中級人民法院一審認為,華光鋼鋤廠、華光機械公司使用的“銀雞”中文文字加雞圖案商標,與嘉禾縣鍛造廠擁有的“雉雞”中文文字加雞圖案的注冊商標從文字、圖案、顏色、圖形相比較,二者在視覺上基本無差別,容易使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與嘉禾縣鍛造廠注冊商標的商品有特定的聯(lián)系,侵犯了嘉禾縣鍛造廠注冊商標專用權,遂判決華光鋼鋤廠、華光機械公司停止侵權并賠償人民幣50萬元。華光鋼鋤廠、華光機械公司不服一審判決,提起上訴。湖南省高級人民法院經(jīng)審理,對華光鋼鋤廠稱其早在1999年就開始使用“銀雞”中英文和雞圖案商標的事實不予認定,認為一審判決基本正確,判決駁回上訴,維持一審判決。華光鋼鋤廠、華光機械公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審后于2010年6月24日作出再審判決,撤銷一、二審判決,駁回嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司訴訟請求。

最高人民法院再審認為:根據(jù)民事優(yōu)勢證據(jù)原則,對一審法院查明的華光鋼鋤廠早在1999年就開始使用“銀雞”中英文和雞圖案商標的事實予以確認。嘉禾縣鍛造廠的注冊商標與華光鋼鋤廠、華光機械公司使用的銀雞標識均由雞圖形和相關雞文字組成。經(jīng)比對,兩者雞圖形從視覺上看有明顯不同,“雉雞”、“銀雞”文字在視覺及呼叫上亦有明顯區(qū)別,被訴侵權標識主色調為綠白兩色,且有菱形邊框,從整體上比較,也與嘉禾縣鍛造廠的注冊商標有明顯的區(qū)別。此外根據(jù)最高人民法院查明的事實,在生產(chǎn)鋤頭等產(chǎn)品的行業(yè)內,以“雞”圖形+文字的商標被較廣泛的注冊、使用。嘉禾鍛造廠也未提交其第1641855號“雉雞及圖”注冊商標在1999年以前具有較高知名度的相關證據(jù),且在嘉禾鍛造廠的第1641855號“雉雞及圖”商標注冊之前,華光鋼鋤廠已經(jīng)在其生產(chǎn)、銷售的鋼鋤上使用了銀雞中英文和雞圖案商標,根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)難以認定華光鋼鋤廠有借用嘉禾鍛造廠的注冊商標聲譽的主觀故意。此外,根據(jù)原審法院查明的事實,在嘉禾縣鍛造廠提起本案訴訟之前,華光鋼鋤廠、華光機械公司與嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司在其各自生產(chǎn)、銷售的鋼鋤上對相關商標均進行了大規(guī)模的使用,僅本案訴訟發(fā)生之前6年的各自的出口產(chǎn)值均已超過數(shù)百萬美元。因此,華光鋼鋤廠、華光機械公司和嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司雖然處于同一地區(qū),雙方的鋤頭等產(chǎn)品均多數(shù)銷往國外市場,相關公眾已經(jīng)將兩者的商標區(qū)別開來,已經(jīng)形成了各自穩(wěn)定的市場。綜合考慮以上因素,華光鋼鋤廠、華光機械公司使用的銀雞中英文和雞圖案商標和嘉禾縣鍛造廠享有注冊商標專用權的第1641855號“雉雞及圖”商標不構成近似商標。

18. 企業(yè)字號與他人在先注冊商標沖突的處理規(guī)則

在申請再審人王將餃子(大連)餐飲有限公司(以下簡稱大連王將公司)與被申請人李惠廷侵犯注冊商標專用權糾紛案〔(2010)民提字第15號〕中,最高人民法院明確了企業(yè)字號與他人在先注冊商標沖突案件的處理規(guī)則,指出停止使用企業(yè)名稱與規(guī)范使用企業(yè)名稱是兩種不同的責任方式,并明確了適用這兩種責任方式的具體情形。

本案的基本案情是:2003年李惠廷獲準在第43類飯店、快餐館等服務上注冊“王將”商標,并在其在哈爾濱市經(jīng)營的餐館中使用“王將”商標。2005年1月,日本王將株式會社投資成立的大連餃子的王將餐飲有限公司獲批成立。同年11月,經(jīng)核準變更名稱為王將餃子(大連)餐飲有限公司。大連王將公司在其經(jīng)營的餐館招牌、店內筷子套等餐具包裝、菜譜、茶具上使用了“王將”字樣服務標識以及在菜譜、茶具及發(fā)票印鑒上使用了“王將”字樣服務標識。李惠廷起訴認為大連王將公司的行為侵犯其商標專用權,請求判令大連王將公司停止侵權行為、變更企業(yè)名稱、公開賠禮道歉并賠償經(jīng)濟損失。遼寧省大連市中級人民法院一審認為,大連王將公司注冊包含“王將”字號的企業(yè)名稱在李惠廷“王將”文字商標注冊之后,且其經(jīng)營范圍包含在李惠廷注冊商標的核定服務項目范圍之內,大連王將公司在同業(yè)經(jīng)營中使用與李惠廷注冊商標相同的文字,足以使相關消費者對餐服務的來源以及不同經(jīng)營者之間是否具有關聯(lián)關系等產(chǎn)生混淆誤認,屬于 商標法規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。同時,大連王將公司使用與注冊商標相同的“王將”文字和相近似的“王將”服務標識,構成商標侵權。遂判決大連王將公司在李惠廷“王將”商標注冊證核定服務項目的范圍內停止使用含有“王將”字樣的企業(yè)名稱、立即停止使用“王將”和“王將”字樣的服務標識并賠償李惠廷經(jīng)濟損失。大連王將公司不服一審判決,提起上訴,遼寧省高級人民法院二審維持一審判決。大連王將公司不服,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年6月24日作出再審判決,撤銷了原審判決關于大連王將公司停止使用含有“王將”字樣的企業(yè)名稱與停止使用“王將”和“王將”字樣的服務標識的判項,改判大連王將公司規(guī)范使用其企業(yè)名稱,停止突出使用“王將”和“王將”等侵犯李惠廷注冊商標專用權的行為,并賠償李惠廷經(jīng)濟損失等。

最高人民法院再審認為:注冊商標和企業(yè)名稱均是依照相應的法律程序獲得的標志權利,分屬不同的標志序列,依照相應法律受到相應的保護。對于注冊商標與企業(yè)名稱之間的糾紛,人民法院應當區(qū)分不同的情形,按照誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等原則,依法處理。如果注冊使用企業(yè)名稱本身具有不正當性,比如不正當?shù)貙⑺司哂休^高知名度的在先注冊商標作為字號注冊登記為企業(yè)名稱,即使規(guī)范使用仍足以產(chǎn)生市場混淆的,可以按照不正當競爭處理;如果是不規(guī)范使用企業(yè)名稱,在相同或者類似商品上突出使用與他人注冊商標相同或相近的企業(yè)的字號,容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的,屬于給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為,依法按照侵犯商標專用權行為處理。相應地,人民法院應當依據(jù)《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條的規(guī)定,根據(jù)原告的訴訟請求和案件具體情況,確定被告應當承擔的民事責任。如果不正當?shù)貙⑺司哂休^高知名度的在先注冊商標作為字號注冊登記為企業(yè)名稱,注冊使用企業(yè)名稱本身即是違法,不論是否突出使用均難以避免產(chǎn)生市場混淆的,可以根據(jù)當事人的請求判決停止使用或者變更該企業(yè)名稱;如果企業(yè)名稱的注冊使用并不違法,只是因突出使用其中的字號而侵犯注冊商標專用權的,判決被告規(guī)范使用企業(yè)名稱、停止突出使用行為即足以制止被告的侵權行為,因此這種情況下不宜判決停止使用或者變更企業(yè)名稱。規(guī)范使用企業(yè)名稱與停止使用或變更企業(yè)名稱是兩種不同的責任承擔方式,不能因突出使用企業(yè)名稱中的字號從而侵犯商標專用權就一律判決停止使用或變更企業(yè)名稱。本案中,雖然李惠廷的“王將”商標注冊在先,但其僅在黑龍江省哈爾濱市實際使用,且在大連王將公司注冊登記企業(yè)名稱時并未具有較高知名度。同時,由于大連王將公司是日本王將株式會社投資成立的,大連王將公司以王將為字號注冊其企業(yè)名稱,具有一定合理性。如果大連王將公司在經(jīng)營活動中規(guī)范使用其王將餃子(大連)餐飲有限公司的企業(yè)名稱,不足以導致相關公眾的混淆誤認。因此原審判決大連王將公司停止使用含有“王將”字樣的企業(yè)名稱,沒有事實和法律依據(jù)。

(二)商標授權確權行政案件審判

19. 對含有國名的標志申請注冊為商標的審查判斷

在申訴人國家工商行政管理總局商標評審委員會(以下簡稱商標評審委員會)與被申訴人勁牌有限公司商標駁回復審行政糾紛案〔(2010)行提字第4號〕中,最高人民法院認為, 商標法第十條第一款第(一)項所稱同中華人民共和國的國家名稱相同或者近似,是指該標志作為整體同我國國家名稱相同或者近似;如果該標志含有與我國國家名稱相同或者近似的文字,但其與其他要素相結合,作為一個整體已不再與我國國家名稱構成相同或者近似的,則不宜認定為同中華人民共和國國家名稱相同或者近似的標志。

本案的基本案情是:2005年,勁牌有限公司向國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)申請在第33類果酒(含酒精)等商品上注冊第4953206號“中國勁酒”商標(以下簡稱申請商標)。2008年2月26日,商標局認為申請商標內含我國國名,根據(jù) 商標法第十條第一款第(一)項的規(guī)定,駁回申請商標的注冊申請。勁牌有限公司不服該駁回決定,向商標評審委員會申請復審。2008年11月24日,商標評審委員會作出商評字[2008]第28028號決定,認為申請商標中的“中國”為我國國家名稱,屬于 商標法第十條第一款第(一)項明確規(guī)定不得作為商標使用的標志,因此駁回申請商標的注冊申請。勁牌有限公司不服第28028號決定,提起行政訴訟稱,申請商標雖含有我國國名,但申請商標與我國國名并不相同也不近似,商標評審委員會適用 商標法第十條第一款第(一)項錯誤,請求撤銷第28028號決定。北京市第一中級人民法院一審認為:申請商標為“中國勁酒”文字及方章圖形共同構成的組合商標,方章圖案中的“中國酒”三字,字體明顯有別于“勁”字,雖然包含有中國國名,但該國名部分更容易使消費者理解為商標申請人的所屬國。第28028號決定僅以申請商標中的“中國”為我國國家名稱為由,即認定申請商標屬于 商標法第十條第一款第(一)項規(guī)定的不得作為商標使用的標志,主要證據(jù)不足。遂判決撤銷第28028號決定。商標評審委員會不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民法院二審認為: 商標法第十條第一款第(一)項規(guī)定表明,在一般情況下禁止將與我國國名相同或者近似的標志作為商標使用,但申請商標所含我國國名與其他具備顯著特征的標志相互獨立,國名僅起表示申請人所屬國作用的除外。本案申請商標雖包含有中國國名,但該國名部分更容易使消費者理解為僅起商標申請人所屬國的作用。因此,第28028號決定認定事實不清,主要證據(jù)不足,一審法院判決予以撤銷正確,應予維持。遂判決維持一審判決。商標評審委員會不服,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后認為,一、二審判決理由不當,應予糾正,但其撤銷第28028號決定的結論正確,遂于2010年12月24日判決維持二審判決,并判令商標評審委員會重新作出復審決定。

最高人民法院再審認為:商標是用以區(qū)別不同生產(chǎn)經(jīng)營者所提供的商品或者服務的標志。本案中,申請商標可清晰識別為“中國”、“勁”、“酒”三部分,雖然其中含有我國國家名稱“中國”,但其整體上并未與我國國家名稱相同或者近似,因此申請商標并未構成同中華人民共和國國家名稱相同或者近似的標志,商標評審委員會關于申請商標屬于 商標法第十條第一款第(一)項規(guī)定的同我國國家名稱相近似的標志,據(jù)此駁回申請商標的注冊申請不妥。但是,國家名稱是國家的象征,如果允許隨意將其作為商標的組成要素予以注冊并作商業(yè)使用,將導致國家名稱的濫用,損害國家尊嚴,也可能對社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生其他消極、負面影響。因此,對于上述含有與我國國家名稱相同或者近似的文字的標志,雖然對其注冊申請不宜根據(jù) 商標法第十條第一款第(一)項進行審查,但并不意味著屬于可以注冊使用的商標,而仍應當根據(jù) 商標法其他相關規(guī)定予以審查。例如,此類標志若具有不良影響,仍可以按照 商標法相關規(guī)定認定為不得使用和注冊的商標。一、二審判決理由不當,應予糾正,但其撤銷第28028號決定的結論正確,應予以維持。商標評審委員會仍需就申請商標是否違反 商標法其他相關規(guī)定進行審查,故需判決商標評審委員會重新作出復審決定。

20. 判斷復制、摹仿馳名商標時對被異議人已有近似注冊商標的考慮

在申請再審人(香港)德士活有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會(以下簡稱商標評審委員會)、廣東蘋果實業(yè)有限公司(以下簡稱廣東蘋果公司)商標異議復審行政糾紛案〔(2009)行提字第2號〕中,最高人民法院認為,在對被異議商標是否復制、摹仿馳名商標進行判斷時,如果在申請注冊被異議商標之前,被異議人在同類別商品上已經(jīng)擁有近似的注冊商標,法院應該比較被異議商標與被異議人自己的注冊商標、他人的馳名商標之間的近似程度。被異議商標與被異議人已經(jīng)在同類別商品上注冊的商標近似程度較高,不宜認定被異議商標構成對他人馳名商標的復制、摹仿。

本案的基本案情是:德士活制衣廠有限公司1964年在香港注冊成立,于1973年更名為(香港)德士活有限公司(以下簡稱德士活公司)。1979年,德士活公司向國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)申請了“萍果牌”商標,1981年被核準注冊,核定使用商品為第25類服裝。1994年4月,德士活公司向商標局申請了“texwood及蘋果圖”商標,1996年2月被核準注冊,核定使用商品為第25類服裝、鞋、靴、帽等。1994年4月,德士活公司還向商標局申請了“texwood及蘋果圖”商標,于1996年3月被核準注冊,核定使用的商品為第18類手提包、公文包、錢包等。廣東蘋果公司成立于1996年3月,1996年9月受讓了案外人于1996年被核準注冊在第18類商品上的第861645號“蘋果圖形”商標、第815245號“APPLES”文字商標兩個商標,兩商標核定使用的商品均為公文包、背包、錢包、手提包等。1998年3月14日,廣東蘋果公司在第18類商品上經(jīng)核準注冊了第1158068號“蘋果”文字商標,核定使用商品為旅行袋等。1998年4月20日,廣東蘋果公司申請注冊第1303083號“蘋果男人”商標(以下簡稱被異議商標),指定使用商品為第18類錢包、手提包、公文包、旅行箱等。經(jīng)初步審定公告后,德士活公司在異議期內提出異議。商標局于2001年2月22日裁定維持被異議商標。德士活公司申請復審,商標評審委員會作出商評字[2004]第5484號裁定,該裁定認為,被異議商標注冊未構成 商標法第十三條第二款規(guī)定的不予注冊并禁止使用的情形,與德士活公司在第18類皮具商品上在先注冊的“texwood及蘋果圖”商標(以下簡稱引證商標)不構成同一種或類似商品上的近似商標。遂裁定被異議商標予以核準注冊。德士活公司不服該裁定,提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院一審認為,德士活公司的“萍果牌”和“texwood及蘋果圖”兩商標在被異議商標申請注冊之前已成為馳名商標。廣東蘋果公司自1997年以來一直將“APPLES”和“蘋果圖形”用于經(jīng)營皮具商品,并進行廣告宣傳,且在1998年以來先后獲得一些榮譽稱號。廣東蘋果公司在申請注冊被異議商標時,“APPLES”和“蘋果圖形”兩個商標已經(jīng)在皮具類商品上具有一定的影響和知名度。在一般情況下,消費者更容易將被異議商標與廣東蘋果公司在詞類商品上具有一定影響的上述兩商標產(chǎn)生聯(lián)系,進而同“萍果牌”和“texwood及蘋果倒”兩商標區(qū)別開來,而不會誤認為該商品來源于德士活公司。因此,被異議商標的注冊和使用不構成 商標法第十三條第二款規(guī)定的不予注冊并禁止使用的情形。被異議商標在字形、讀音、含義上與德士活公司在第18類商品上在先注冊的引證商標“texwood及蘋果圖”存在一定差異,而被異議商標和“APPLES”商標更易產(chǎn)生聯(lián)系,在“APPLES”商標已經(jīng)具有一定知名度的情況下,一般消費者不會將被異議商標與引證商標相混淆,因此,被異議商標的注冊并未違反修改前的 商標法第十七條之規(guī)定。遂判決維持了第5484號裁定。德士活公司不服提起上訴,北京市高級人民法院以與一審判決基本相同的理由,判決駁回上訴,維持一審判決。德士活公司向最高人民法院申請再審稱,商標評審委員會及原審法院認定廣東蘋果公司的商標在皮具類商品上具有一定的影響和知名度,均沒有以被異議商標申請時的事實為依據(jù),違背了商標審查的原則;廣東蘋果公司提供的大部分使用證據(jù)晚于1998年4月20日,其獲得的有關榮譽證書全部晚于該日期,認定其商標具有一定知名度缺乏事實依據(jù);第25類服裝與第18類皮具經(jīng)常聯(lián)系在一起,即通常所稱的“服飾”,存在一定的關聯(lián)性,被異議商標的注冊和使用可能誤導公眾,損害德士活公司的利益。最高人民法院裁定提審本案后于2010年9月10日作出再審判決,在糾正原審認定事實和判決理由的基礎上,維持了原審判決。

最高人民法院再審認為:廣東蘋果公司所提交的其“蘋果圖形”、“APPLES”商標使用宣傳、市場占有率等證據(jù),大部分形成時間確實晚于被異議商標申請日,其獲得的榮譽證書的形成時間均晚于被異議商標申請日,據(jù)此不足以認定該兩商標在被異議商標申請時已具有一定影響和知名度。德士活公司提出的該項再審理由成立,原審判決認定事實不當,應當予以糾正。本案中,要判斷被異議商標是否構成 商標法第十三條第二款規(guī)定的不予核準注冊并禁止使用的情形,首先應該確定被異議商標是否構成對馳名商標的摹仿、復制;在能夠認定的情況下,才需要進一步判斷其注冊和使用是否會誤導公眾。被異議商標“蘋果男人”整體上無特定含義,仍以“蘋果”為主要表現(xiàn)對象和識別部分。由于被異議商標申請注冊之前,廣東蘋果公司在同類別商品上不僅擁有“APPLES”、“蘋果圖形”商標,還于1998年3月獲準注冊了“蘋果”文字商標,被異議商標顯然與廣東蘋果公司在同類別商品上已注冊的商標比較近似,特別是與“蘋果”文字商標更為接近。在此情況下,沒有充分理由認定被異議商標構成對德士活公司馳名商標的復制、摹仿,因而德士活公司在服裝商品上的馳名商標不能排斥被異議商標。商標評審委員會及原審法院已查明廣東蘋果公司1998年3月被核準注冊“蘋果”文字商標的事實,但均未充分闡述該事實對被異議商標是否應該準予注冊的影響,對此應予糾正。雖然原審判決在部分事實的認定及裁判理由方面存在不當之處,但是根據(jù)原審法院已經(jīng)查明的其他事實和所引用的法律規(guī)定,仍然應該認定被異議商標未構成 商標法第十三條第二款規(guī)定的不予注冊并禁止使用的情形。

21. 藥品商品名稱能否作為在先權利受到 商標法的保護

在申請再審人山西康寶生物制品股份有限公司(以下簡稱康寶公司)與被申請人國家工商行政管理總局商標評審委員會(以下簡稱商標評審委員會)、原審第三人北京九龍制藥有限公司(以下簡稱九龍公司)商標爭議行政糾紛案〔(2010)知行字第52號〕中,最高人民法院認為,經(jīng)實際使用并具有一定影響的藥品商品名稱,可以作為 商標法第三十一條規(guī)定的在先權利受到法律保護。

本案的基本案情是:1994年1月21日,原衛(wèi)生部藥政管理局批準九龍制藥廠(九龍公司前身)生產(chǎn)的“磷酸苯丙哌林口服液”的商品名為“可立?!薄?003年2月20日,國家食品藥品監(jiān)督管理局向九龍制藥廠頒發(fā)了商品名為“可立停”的“磷酸苯丙哌林口服液”的《藥品注冊證》。2000年6月6日,康寶公司提出爭議商標“可立停”注冊申請,指定使用商品為第5類的醫(yī)藥制劑、醫(yī)用藥物等。2007年1月31日,商標評審委員會裁定爭議商標予以核準注冊。2007年8月8日,九龍公司向商標評審委員會提出撤銷爭議商標注冊的申請,其主要理由為:九龍公司在先取得“可立?!彼幤返纳唐访Q,其生產(chǎn)的“可立停”牌止咳糖漿在康寶公司申請注冊爭議商標前已生產(chǎn)銷售多年,具有很高的知名度,康寶公司作為競爭者,應知該藥品名稱屬于九龍公司,康寶公司注冊爭議商標侵犯其在先權利。2008年7月28日,商標評審委員會作出商評字[2008]第6757號裁定,裁定撤銷爭議商標??祵毠静环鲜霾枚ǎ崞鹦姓V訟。北京市第一中級人民法院一審認為,九龍公司所提交的現(xiàn)有證據(jù)無法證明爭議商標的注冊構成對于九龍公司享有的受法律保護的在先權益的損害,遂判決撤銷第6757號裁定,并令商標評審委員會重新作出商標爭議裁定。商標評審委員會和九龍公司均不服,提起上訴。北京市高級人民法院二審認為,九龍公司經(jīng)審批獲得的“可立停”藥品商品名稱的使用即使無法達到構成知名商品的特有名稱的程度,仍能夠構成一定的合法權益,此合法權益屬于 商標法第三十一條規(guī)定的在先權利,應當給予保護。遂判決撤銷一審判決,維持第6757號裁定??祵毠静环徟袥Q,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年12月24日通知駁回康寶公司的再審申請。

最高人民法院審查認為: 關于商標法第三十一條規(guī)定的“在先權利”,《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的通知》第17條規(guī)定,“要正確理解和適用 商標法第三十一條關于申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利的概括性規(guī)定。 商標法雖無特別規(guī)定,但根據(jù) 民法通則和其他法律的規(guī)定屬于應予保護的合法權益的,應該根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護”。根據(jù)有關行政規(guī)章和行政規(guī)范性文件規(guī)定,國家對藥品商品名稱的使用實行相應的行政管理制度,但除依照其他法律取得民事權利外,經(jīng)藥品行政管理部門批準使用的藥品商品名稱是否產(chǎn)生民事權益,取決于其實際使用情況,經(jīng)實際使用并具有一定影響的藥品商品名稱,可作為民事權益受法律保護。根據(jù)九龍公司提供的銷售合同、生產(chǎn)記錄、銷售發(fā)票等證據(jù),結合其兩次獲得藥品行政管理部門批文的事實,可以認定九龍公司在爭議商標注冊之前進行了一定規(guī)模的使用。該藥品商品名稱經(jīng)在先使用并具有一定影響,可以產(chǎn)生民事權益,即合法的在先權利。康寶公司與九龍公司均系 藥品生產(chǎn)企業(yè),應知“可立停”是九龍公司經(jīng)過批準使用的藥品商品名稱,卻仍將其申請為注冊商標并使用在止咳類藥品上,二審法院以康寶公司違反 商標法第三十一條的規(guī)定,侵犯了九龍公司的在先權利,并維持第6757號裁定并無不當。

22. 主張權利者使用爭議標志的意圖、行為和效果對其受法律保護的影響

在申請再審人索尼愛立信移動通信產(chǎn)品(中國)有限公司(以下簡稱索尼愛立信公司)與被申請人國家工商行政管理總局商標評審委員會(以下簡稱商標評審委員會)、原審第三人劉建佳商標爭議行政糾紛案〔(2010)知行字第48號〕中,最高人民法院認為,本案中的爭議商標“索愛”,無論是作為未注冊商標的簡稱,還是作為企業(yè)名稱或知名商品特有名稱的簡稱,其受法律保護的前提是,對該標識主張權利的人必須有實際使用該標識的行為,且該標識已能夠識別其商品來源。

本案的基本案情是:2003年3月19日,劉建佳向國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)提出“索愛”商標(以下簡稱爭議商標)的注冊申請,2004年8月7日該商標經(jīng)核準注冊,核定使用商品為第9類影碟機、擴音器、揚聲器音箱、電話機等商品?;ヂ?lián)網(wǎng)上關于索尼愛立信移動通訊公司(以下簡稱索尼愛立信通訊公司)和索尼愛立信公司的介紹如下:索尼愛立信通訊公司由愛立信公司與索尼公司于2001年共同創(chuàng)立;2002年3月推出首批合作產(chǎn)品;2002年,索尼愛立信公司銷售的移動電話近2300萬部。2002年8月,索尼愛立信公司成立。從2002年12月開始直至爭議商標申請注冊之前,曾先后在多家網(wǎng)站上出現(xiàn)了對不同型號“索愛手機”以及其他“索愛”電子產(chǎn)品的報道、評論,且這些產(chǎn)品的生產(chǎn)者均指向“索尼愛立信通訊公司”或“索尼愛立信公司”。在爭議商標申請注冊前,索尼愛立信公司的手機均未在中國大陸生產(chǎn)和銷售。時至2007年10月左右,索尼愛立信公司并不認同“索愛”是其公司簡稱或者是其手機及電子產(chǎn)品的簡稱。2007年12月17日,CNET科技資訊網(wǎng)登載題目為“索尼愛立信盧健生:請稱我們‘索尼愛立信’”的文章,其中提到索尼愛立信集團副總裁兼中國區(qū)主管盧健生答:“長久以來,‘索尼愛立信’被非正式簡稱為‘索愛’,這是我們不可以接受的?!鲪邸⒉荒艽怼髂釔哿⑿拧?。索尼愛立信移動通信產(chǎn)品(中國)有限公司是經(jīng)國家工商行政管理局核準注冊的,品牌稱謂是‘索尼愛立信’及‘Sony Ericsson’。把‘索尼愛立信’簡稱為‘索愛’,一方面不能充分體現(xiàn)兩家母公司的品牌效應,另一方面也會使消費者失去理解‘索尼愛立信’背后含義的機會?!挥小髂釔哿⑿拧拍茏钋宄伢w現(xiàn)我們品牌的內涵?!选髂釔哿⑿拧喎Q為‘索愛’,就不能反映我們全稱的優(yōu)勢與Walkman和Cyber-shot的關系,這無疑會影響消費者從我們的產(chǎn)品中獲得豐富的體驗?!鲇趯ζ放频淖鹬?,請稱我們‘索尼愛立信’?!?005年6月7日,索尼愛立信公司向商標評審委員會提起對爭議商標撤銷注冊的申請,其主要理由是:“索愛”是其在中國擁有的馳名商標,劉建佳惡意注冊爭議商標將侵害索尼愛立信公司的合法權益,且違反 商標法第十條第一款第(八)項和 反不正當競爭法第五條第(二)項的規(guī)定。2007年11月28日,商標評審委員會作出第11295號裁定,維持爭議商標。索尼愛立信公司不服該裁定,提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院一審認為,“索愛”已被廣大消費者和媒體認可并使用,具有了區(qū)分不苘商品來源、標志產(chǎn)品質量的作用,這些實際使用效果、影響自然及于索尼愛立信通訊公司和索尼愛立信公司,其實質即等同于他們的使用。因此,盡管索尼愛立信公司認可其沒有將“索愛”作為其未注冊商標進行宣傳,但消費者的認可和媒體的宣傳共同作用,已經(jīng)達到了索尼愛立信公司自己使用“索愛”商標的實際效果,故“索愛”實質上已經(jīng)成為該公司在中國使用的商標。遂判決撤銷第11295號裁定,判令商標評審委員會重新就爭議申請作出裁定。劉建佳不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民法院二審認為,被搶注的商標是指他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。商標的使用,包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。因此,被搶注的商標應當由被搶注人自己在商業(yè)活動中予以了使用。由于索尼愛立信公司未將“索愛”作為商標進行商業(yè)性的使用,一審法院的認定缺乏法律依據(jù)。遂判決撤銷一審判決,維持第11295號裁定。索尼愛立信公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年12月31日通知駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為: 商標法第三十一條規(guī)定,申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第17條第2款規(guī)定:“人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現(xiàn)有的在先權利,一般以訴爭商標申請日為準。”因此爭議商標申請日前,索尼愛立信公司是否對其享有在先權利成為認定爭議商標的注冊是否違反了 商標法第三十一條的前提。本案中,根據(jù)索尼愛立信公司提供的證據(jù),不能證明爭議商標“索愛”已經(jīng)成為其企業(yè)名稱的簡稱及其未注冊商標“索尼愛立信”簡稱,且根據(jù)原審法院查明的事實,在本案爭議商標申請日前,索尼愛立信公司的相關手機均未在中國大陸生產(chǎn)和銷售,其關于爭議商標是其知名商品特有名稱簡稱的主張亦不能成立。而且,無論是作為未注冊商標的簡稱,還是作為企業(yè)名稱或知名商品特有名稱的簡稱,其受法律保護的前提是,對該標識主張權利的人必須有實際使用該標識的行為,且該標識已能夠識別其商品來源。在本案爭議商標申請日前,沒有證據(jù)證明索尼愛立信公司將爭議商標用作其產(chǎn)品來源的標識,亦未有證據(jù)證明其有將該爭議商標用來標識其產(chǎn)品來源的意圖。相反,根據(jù)法院查明的事實,直至2007年10月、12月,在爭議商標已經(jīng)被核準注冊三年之后,索尼愛立信集團副總裁兼中國區(qū)主管盧健生仍多次聲明“索愛”并不能代表“索尼愛立信”,認為“索尼愛立信”被非正式簡稱為“索愛”不可以接受。鑒此,最高人民法皖認為,在爭議商標申請日前,索尼愛立信公司并無將爭議商標作為其商業(yè)標識的意圖和行為,相關媒體對其手機產(chǎn)品的相關報道不能為其創(chuàng)設受法律保護的民事權益,因此索尼愛立信公司關于爭議商標的注冊損害其在先權利的再審理由不能成立。 四、競爭案件審判

23. 注冊商標侵犯他人在先企業(yè)名稱中的字號權益構成不正當競爭行為

在申請再審人廣東偉雄集團有限公司(以下簡稱偉雄集團公司)、佛山市高明區(qū)正野電器實業(yè)有限公司(以下簡稱高明正野公司)、廣東正野電器有限公司(以下簡稱廣東正野公司)與被申請人佛山市順德區(qū)正野電器有限公司(以下簡稱順德正野公司)、佛山市順德區(qū)光大企業(yè)集團有限公司(以下簡稱順德光大集團公司)不正當競爭糾紛案〔(2008)民提字第36號〕中,最高人民法院認為,受 反不正當競爭法保護的企業(yè)名稱,特別是字號,本質上屬于一種財產(chǎn)權益,字號所產(chǎn)生的相關權益可以承繼;將在先使用而有一定市場知名度的企業(yè)字號申請注冊為商標并予以使用,足以使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認的,侵犯在先的企業(yè)字號權益,構成不正當競爭,應承擔停止使用該注冊商標的民事責任。

本案的基本案情是:順德市正野電器實業(yè)公司于1994年9月成立,且于1995年1月獲得偉雄集團公司的授權,使用“正野GENUIN”商標。該商標于1994年由偉雄集團公司申請,并于1996年獲準注冊,核定使用商品第11類,即管道式排風扇、空氣調節(jié)器、換氣扇、消毒器。高明正野公司成立于1996年5月。1998年4月30日,順德市正野電器實業(yè)公司因場地不能滿足擴大生產(chǎn)的需要于1998年5月14日被批準注銷,該公司所有的人員設備轉到高明正野公司,未了結的債權債務全部由高明正野公司承擔。順德市正野電器實業(yè)公司、高明正野公司被許可使用上述商標后,對正野商標進行長期持續(xù)性的宣傳。2000年12月,“正野GENUIN”商標被評為廣東省著名商標,“正野”產(chǎn)品行銷全國。順德光大集團公司于1998年核準注冊“正野 ZHENGYE”商標,核定使用商品為第9類電器插頭、插座及其他接觸器等。順德正野公司于1998年10月登記使用“正野”字號。1999年2月順德光大集團公司將“正野ZHENGYE”注冊商標無償許可順德正野公司使用。從1999年10月,順德正野公司在其開關插座的宣傳資料、經(jīng)銷場所、價目表、包裝盒等的顯著位置上使用“正野ZHENGYE”字樣。偉雄集團公司、高明正野公司等于2001年提起訴訟稱,順德正野公司明知“正野”是原告創(chuàng)立的知名商標和商號,在原告屬下順德正野實業(yè)公司于1998年5月14日從順德市搬遷到高明市時,成立了與原告原順德市正野公司完全相同的公司。順德光大集團公司申請注冊“正野ZHENGYE”商標,并許可順德正野公司使用,引起相關公眾的誤認,請求法院判令順德光大集團公司與順德正野公司停止使用“正野”二字的不正當競爭行為;賠償經(jīng)濟損失;賠禮道歉、消除影響;順德正野公司變更企業(yè)名稱。廣東省佛山市中級人民法院一審認為,順德光大集團公司與順德正野公司有明顯的搭他人便車的故意,其行為構成不正當競爭,判決順德光大集團公司、順德正野公司停止使用“正野”兩字;順德正野公司停止在其企業(yè)名稱中使用“正野”字號,并申請變更企業(yè)字號;順德光大集團公司、順德正野公司賠償原告經(jīng)濟損失、賠禮道歉、消除影響等。順德光大集團公司、順德正野公司不服一審判決,提起上訴。廣東省高級人民法院二審認為,基于順德光大集團公司的商標使用許可,順德正野公司在自己的企業(yè)名稱中使用“正野”字號,具有合法的權利基礎和正當?shù)睦碛?。沒有證據(jù)表明兩者會產(chǎn)生混淆。順德光大集團公司注冊“正野”商標,順德正野公司在其企業(yè)名稱中使用“正野”二字并沒有違反 反不正當競爭法的規(guī)定。此外,原順德正野電器實業(yè)公司注銷后已經(jīng)消亡,高明正野公司僅僅是在自己的企業(yè)名稱中使用了“正野”二字作為字號,這種相同字號的使用,并非企業(yè)名稱的繼承和延續(xù)。遂判決撤銷一審判決。偉雄集團公司、高明正野公司、廣東正野公司向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年1月6日作出再審判決,撤銷二審判決,判決順德光大集團公司、順德正野公司停止使用侵犯高明正野公司“正野”字號權益的“正野ZHENGYE”商標,順德正野公司停止在其企業(yè)名稱中使用“正野”字號,順德光大集團公司、順德正野公司向原告賠禮道歉、消除影響,順德正野公司賠償損失。

最高人民法院再審認為:受 反不正當競爭法保護的企業(yè)名稱,特別是字號,不同于一般意義上的人身權,是區(qū)別不同市場主體的商業(yè)標識,本質上屬于一種財產(chǎn)權益。原順德市正野電器實業(yè)公司注銷后,其債權債務均由高明正野公司承繼,字號所產(chǎn)生的相關權益也可由高明正野公司承繼。通過原順德市正野電器實業(yè)公司和高明正野公司的廣告宣傳和相關商品的銷售,“正野”字號及相關產(chǎn)品已具有一定的市場知名度,為相關公眾所知悉。順德光大集團公司、順德正野公司使用“正野ZHENGYE”商標的行為,足以使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認,侵犯高明正野公司在先“正野”字號權益,構成不正當競爭。

24. 商業(yè)機會獲得 反不正當競爭法保護的條件

在申請再審人山東省食品進出口公司(以下簡稱山東食品公司)、山東山孚集團有限公司(以下簡稱山孚集團公司)、山東山孚日水有限公司(以下簡稱山孚日水公司)與被申請人青島圣克達誠貿易有限公司(以下簡稱圣克達誠公司)、馬達慶不正當競爭糾紛案〔(2009)民申字第1065號〕(以下簡稱“海帶配額”不正當競爭案)中,最高人民法院認為,在正常情況下能夠合理預期獲得的商業(yè)機會,可以成為法律特別是 反不正當競爭法所保護的法益;但基于商業(yè)機會的開放性和不確定性,只有當競爭對手不遵循誠實信用原則和違反公認的商業(yè)道德,通過不正當手段攫取他人可以合理預期獲得的商業(yè)機會時,才為 反不正當競爭法所禁止。

本案的基本案情是:山東食品公司成立于1982年10月26日,其前身自1979年起即從事海帶對日出口業(yè)務。我國對日出口海帶受到配額的限制,該配額是日本國政府設定的我國對日出口海帶產(chǎn)品的被動配額。獲得該配額的國內企業(yè)可以就相關區(qū)域產(chǎn)特定數(shù)量海帶對日出口,獲得該配額就獲得了對日出口海帶的商業(yè)機會。根據(jù)中糧國際(北京)有限公司(以下簡稱中糧公司)與日本北海道漁聯(lián)簽訂的協(xié)議,日方委托中糧公司對海帶配額、質量、經(jīng)營公司進行統(tǒng)一管理,日方認可該公司是其在華海帶貿易的唯一窗口。對日出口海帶的配額由日本北海道漁聯(lián)主導,通過中糧公司作為日方在華海帶貿易的唯一窗口來選擇有關企業(yè)進行分配。山東食品公司長期以來從中糧公司獲得威海地區(qū)產(chǎn)海帶對日出口配額。馬達慶于1986年進入山東食品公司工作,1988年開始從事海帶加工和出口工作,2000年進入山孚集團公司的前身山東山孚得貿易有限公司工作。山東食品公司曾是山孚集團公司的出資人之一,山孚集團公司是山孚日水公司的出資人之一。2005年1月4日起,馬達慶與山孚日水公司兩次簽訂勞動合同,期限自2005年1月4日至2006年12月31日。合同期限屆滿,馬達慶未與山孚日水公司續(xù)簽勞動合同,雙方的勞動合同終止。2006年9月22日,圣克達誠公司成立,其法定代表人為陳慶榮,公司監(jiān)事為顏素貞。其中,陳慶榮系馬達慶的外甥,顏素貞為馬達慶的配偶。馬達慶在圣克達誠公司任職。馬達慶離開山孚日水公司后,日方對山東食品公司是否能保持對日出口海帶的品質穩(wěn)定和數(shù)量表示疑慮。2007年1月10日,中糧公司要求山東食品公司和圣克達誠公司報送海帶出口工作計劃,后又分別拜訪該兩公司,就計劃書的相關內容進行詢問和調查。2007年2月14日,中糧公司決定將2007年威海海帶出口日本業(yè)務交由圣克達誠公司執(zhí)行,山東食品公司因此喪失了威海海帶對日出口配額。山東食品公司、山孚集團公司、山孚日水公司遂以圣克達誠公司和馬達慶為被告提起訴訟,請求確認兩被告構成不正當競爭,停止利用三原告的收購出口渠道經(jīng)營海帶業(yè)務并賠償損失。山東省青島市中級人民法院一審認為,本案兩被告的行為應受 反不正當競爭法第二條的規(guī)制;山東食品公司憑借其經(jīng)營優(yōu)勢和良好信用長期穩(wěn)定獲得對日海帶出口配額這一商業(yè)機會,應受保護;馬達慶在履行單位交辦工作過程中得到日本北海道漁聯(lián)認可,由此形成的競爭優(yōu)勢應屬原所在單位而非個人,馬達慶濫用日本客戶對自己基于履行職務行為所產(chǎn)生的信賴,違背了誠實信用原則和公認的商業(yè)道德,構成不正當競爭;圣克達誠公司明知馬達慶違背商業(yè)道德仍允許其如此行為,亦構成不正當競爭。遂判決馬達慶和圣克達誠公司承擔停止侵害和連帶賠償損失的民事責任。圣克達誠公司、馬達慶不服一審判決,共同提起上訴。山東省高級人民法院二審認為,馬達慶在離開山東食品公司后,以正當?shù)姆绞?,幫助圣克達誠公司獲取了貿易機會,不違反誠實信用等原則,其行為不具有不正當性;配額的分配是中糧集團、日本北海道漁聯(lián)綜合雙方能力確定的結果,圣克達誠公司沒有違反公認的商業(yè)道德和誠實信用原則,其行為不具有不正當性。遂判決撤銷一審判決,駁回山東食品公司等的訴訟請求。山東食品公司等不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年10月18日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:對日出口海帶配額長期以來只分配給國內有限的幾個企業(yè),具有相對的穩(wěn)定性和一定的可預期性。對于長期穩(wěn)定獲得該配額的企業(yè)如本案中的山東食品公司而言,獲得對日出口海帶配額是一種在正常情況下可以合理預期獲得的商業(yè)機會,可以成為法律特別是 反不正當競爭法所保護的法益。在 反不正當競爭法上,一種利益應受保護并不構成該利益的受損方獲得民事救濟的充分條件。商業(yè)機會雖然作為一種可以受到 反不正當競爭法所保護的法益,但本身并非一種法定權利,而且交易的達成并非完全取決于單方意愿而需要交易雙方的合意,因此他人可以自由參與競爭來爭奪交易機會。競爭對手之間彼此進行商業(yè)機會的爭奪是競爭的常態(tài),也是市場競爭所鼓勵和提倡的。對于同一交易機會而言,競爭對手間一方有所得另一方即有所失。利益受損方要獲得民事救濟,還必須證明競爭對手的行為具有不正當性。只有競爭對手在爭奪商業(yè)機會時不遵循誠實信用的原則,違反公認的商業(yè)道德,通過不正當?shù)氖侄尉鹑∷丝梢院侠眍A期獲得的商業(yè)機會,才為 反不正當競爭法所禁止。

25. 適用 反不正當競爭法一般條款認定不正當競爭行為的條件與標準

在前述“海帶配額”不正當競爭案中,最高人民法院認為,凡是法律已經(jīng)通過特別規(guī)定作出窮盡性保護的行為方式,不宜再適用 反不正當競爭法的一般規(guī)定予以管制;對于競爭行為尤其是不屬于 反不正當競爭法第二章列舉規(guī)定的行為的正當性,應當以該行為是否違反了誠實信用原則和公認的商業(yè)道德作為基本判斷標準;在 反不正當競爭法中,誠實信用原則主要體現(xiàn)為公認的商業(yè)道德;商業(yè)道德所體現(xiàn)的是一種商業(yè)倫理,是交易參與者共同和普遍認可的行為標準,應按照特定商業(yè)領域中市場交易參與者即經(jīng)濟人的倫理標準來加以評判。

最高人民法院審查認為:由于市場競爭的開放性和激烈性,必然導致市場競爭行為方式的多樣性和可變性, 反不正當競爭法作為管制市場競爭秩序的法律不可能對各種行為方式都作出具體化和預見性的規(guī)定。因此,在具體案件中,人民法院可以根據(jù) 反不正當競爭法第二條的一般規(guī)定對那些不屬于 反不正當競爭法第二章列舉規(guī)定的市場競爭行為予以調整,以保障市場公平競爭。自由競爭和公平競爭是市場經(jīng)濟的兩個基本法則,二者各有側重,互為平衡。雖然人民法院可以適用 反不正當競爭法的一般條款來維護市場公平競爭,但同時應當注意嚴格把握適用條件,以避免不適當干預而阻礙市場自由競爭。凡是法律已經(jīng)通過特別規(guī)定作出窮盡性保護的行為方式,不宜再適用 反不正當競爭法的一般規(guī)定予以管制。因而,適用 反不正當競爭法第二條的原則規(guī)定認定構成不正當競爭應當同時具備以下條件:一是法律對該種競爭行為未作出特別規(guī)定;二是其他經(jīng)營者的合法權益確因該競爭行為而受到了實際損害;三是該種競爭行為因確屬違反誠實信用原則和公認的商業(yè)道德而具有不正當性或者說可責性。在規(guī)范市場競爭秩序的 反不正當競爭法意義上,誠實信用原則更多的是以公認的商業(yè)道德的形式體現(xiàn)出來的。商業(yè)道德要按照特定商業(yè)領域中市場交易參與者即經(jīng)濟人的倫理標準來加以評判,它既不同于個人品德,也不能等同于一般的社會公德,所體現(xiàn)的是一種商業(yè)倫理。經(jīng)濟人追名逐利符合商業(yè)道德的基本要求,但不一定合于個人品德的高尚標準;企業(yè)勤于慈善和公益合于社會公德,但怠于公益事業(yè)也并不違反商業(yè)道德。特別是, 反不正當競爭法所要求的商業(yè)道德必須是公認的商業(yè)道德,是指特定商業(yè)領域普遍認知和接受的行為標準,具有公認性和一般性。即使在同一商業(yè)領域,由于是市場交易活動中的道德準則,公認的商業(yè)道德也應當是交易參與者共同和普遍認可的行為標準,不能僅從買方或者賣方、企業(yè)或者職工的單方立場來判斷是否屬于公認的商業(yè)道德。具體到個案中的公認的商業(yè)道德,需要根據(jù)特定商業(yè)領域和個案情形具體確定,特定行業(yè)的一般實踐、行為后果、交易雙方的主觀狀態(tài)和交易相對人的自愿選擇等都可能成為考慮因素。

26. 職工在職期間籌劃設立與所在單位具有競爭關系的新公司的行為正當性判斷

在前述“海帶配額”不正當競爭案中,最高人民法院認為,職工在職期間籌劃設立與所在單位具有競爭關系的新公司,為自己離職后的生涯作適當準備,并不當然具有不正當性;只有當職工的有關行為違反了法定或者約定的競業(yè)限制義務的情況下,才能夠認定該行為本身具有不正當性。

最高人民法院審查認為:雖然可以認定馬達慶本人在原單位工作期間即籌劃設立了圣克達誠公司,意圖與原單位開展競爭,但是,職工在職期間籌劃設立新公司,為自己離職后的生涯作適當準備,并不當然具有不正當性。因此,只有當職工的有關行為違反了法定或者約定的競業(yè)限制義務的情況下,才能夠認定該行為本身具有不正當性。法定的競業(yè)限制義務主要是指 公司法上針對公司董事、高級管理人員設定的義務;約定的競業(yè)限制義務一般是指依據(jù) 合同法和 勞動合同法針對交易相對人或者勞動者通過協(xié)議約定的義務。山東食品公司未以馬達慶違反法定或者約定的競業(yè)限制提出請求,馬達慶也并非山東食品公司的董事或者 公司法意義上的高級管理人員,并不負有 公司法規(guī)定的競業(yè)限制義務,同時本案現(xiàn)有證據(jù)也不能證明馬達慶負有約定的競業(yè)限制義務。因此,基于現(xiàn)有證據(jù)難以認定馬達慶在職期間籌劃設立新公司的行為具有不正當性。況且,無論是法定的還是約定的競業(yè)限制制度,都屬于法律賦予有關經(jīng)營者的法律保護手段,山東食品公司在不能依據(jù)法定競業(yè)限制約束馬達慶的情況下,又未事先通過約定進行自我保護,由此產(chǎn)生的不利后果應自我承擔。馬達慶的所作所為可能并不合于個人品德的高尚標準,不應該得到鼓勵和提倡,但這并不當然意味著他作為一個經(jīng)濟人同時違反了誠實信用原則和公認的商業(yè)道德。在不負有競業(yè)限制義務的情況下,企業(yè)的一般勞動者在職期間籌劃設立新公司為離職后的生涯做準備,屬于市場常見現(xiàn)象,法律上對此行為本身也無禁止性規(guī)定。當然,如果勞動者在職期間即利用職務之便以新設公司名義攫取本應由原企業(yè)獲得的現(xiàn)實經(jīng)濟利益,則應另當別論。

27. 離職員工運用個人技能為與原單位有競爭關系的公司工作的行為正當性判斷

在前述“海帶配額”不正當競爭案中,最高人民法院認為,職工在工作中掌握和積累的知識、經(jīng)驗和技能,除屬于單位的商業(yè)秘密的情形外,構成其人格的組成部分,職工離職后有自主利用的自由;在既沒有違反競業(yè)限制義務,又沒有侵犯商業(yè)秘密的情況下,勞動者運用自己在原用人單位學習的知識、經(jīng)驗與技能為其他與原單位存在競爭關系的單位服務的,不宜簡單地以 反不正當競爭法第二條的原則規(guī)定認定構成不正當競爭。

最高人民法院審查認為:作為具有學習能力的勞動者,職工在企業(yè)工作的過程中必然會掌握和積累與其所從事的工作有關的知識、經(jīng)驗和技能。除屬于單位的商業(yè)秘密的情形外,這些知識、經(jīng)驗和技能構成職工人格的組成部分,是其生存能力和勞動能力的基礎。職工離職后有自主利用其自身的知識、經(jīng)驗和技能的自由,因利用其自身的知識、經(jīng)驗和技能而贏得客戶信賴并形成競爭優(yōu)勢的,除侵犯原企業(yè)的商業(yè)秘密的情況外,并不違背誠實信用的原則和公認的商業(yè)道德。一審法院有關企業(yè)職工在履行單位交辦工作過程中所形成的競爭優(yōu)勢,如同在履行單位工作中產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造一樣,其權利享有者是公司而非職工的認定,并不正確。知識、經(jīng)驗和技能等個人能力顯然不能直接等同于職務發(fā)明創(chuàng)造,其中除涉及單位商業(yè)秘密的內容以外,均應屬于個人人格內容,可以自由支配和使用,這與職務發(fā)明創(chuàng)造或者職務勞動成果可以成為獨立的財產(chǎn)或者利益有明顯不同。如果任何人在履行職務的過程中積累知識、經(jīng)驗和技能等競爭優(yōu)勢都應歸屬于任職單位,在將來離職變換工作時不能使用,顯然不利于鼓勵職工在現(xiàn)單位學習新知識,積累新經(jīng)驗,提高自身業(yè)務能力,更不利于整個社會在知識上的積累和利用,不利于社會的創(chuàng)新和發(fā)展。

28. 獲得外觀設計專利的商品外觀在專利權終止后能否依據(jù) 反不正當競爭法獲得保護

在申請再審人寧波微亞達制筆有限公司(以下簡稱微亞達制筆公司)與被申請人上海中韓晨光文具制造有限公司(以下簡稱中韓晨光公司)、原審被告寧波微亞達文具有限公司(以下簡稱微亞達文具公司)、原審被告上海成碩工貿有限公司(以下簡稱成碩工貿公司)擅自使用知名商品特有裝潢糾紛案〔(2010)民提字第16號〕(以下簡稱“晨光筆特有裝潢”不正當競爭案)中,最高人民法院認為,外觀設計專利權終止后,該設計并不當然進入公有領域,在符合條件時還可以依據(jù) 反不正當競爭法關于知名商品特有包裝、裝潢的規(guī)定而得到制止混淆的保護。

本案的基本案情是:2002年7月19日,中韓晨光公司向國家知識產(chǎn)權局申請了名稱為“筆(事務筆)”的外觀設計專利,該專利于2003年2月19日獲得授權公告。因未繳納專利年費,該專利權已于2005年10月12日終止。中韓晨光公司生產(chǎn)的K-35型按動式中性筆使用了該外觀設計。中韓晨光公司在第16類筆商品上擁有“晨光”注冊商標,自2005年起,該商標先后被評為上海市著名商標和馳名商標。中韓晨光公司對其產(chǎn)品也進行了廣告宣傳。晨光牌K-35型按動式中性筆的外觀由撳頭、筆套夾、裝飾圈、筆桿、筆頸、護套、尖套組成。中韓晨光公司對其中筆套夾和裝飾圈部分進行了專門設計。2007年6月4日,中韓晨光公司在成碩工貿公司處購買了681型水筆一盒,該筆的結構和外觀與上述K -35型按動式中性筆相同。681型水筆由微亞達制筆公司和微亞達文具公司生產(chǎn)、銷售。2008年4月21日,中韓晨光公司以徽亞達制筆公司和徽亞達文具公司生產(chǎn)、銷售的681型水筆仿冒K-35型按動式中性筆的特有裝潢,構成不正當競爭為由提起訴訟,請求停止侵害和賠償損失。上海市第二中級人民法院一審認為,K -35型按動式中性筆外觀中的筆套和裝飾圈部分構成知名商品的特有裝潢,681型水筆與K -35型按動式中性筆在筆套夾和裝飾圈部分的形狀設計基本無差別,兩個產(chǎn)品的其他部分也十分相似,從整體上看足以造成消費者的混淆,微亞達制筆公司和微亞達文具公司的行為構成不正當競爭,遂判決兩公司停止實施仿冒K-35型按動式中性筆特有裝潢的不正當競爭行為,共同賠償中韓晨光公司經(jīng)濟損失10萬元。微亞達制筆公司上訴后,上海市高級人民法院判決維持一審判決。微亞達制筆公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院裁定提審本案后,微亞達制筆公司因與中韓晨光公司達成和解協(xié)議,申請撤回其再審申請。最高人民法院于2010年12月3日裁定準許其申請。

最高人民法院審查認為:多數(shù)情況下,如果一種外觀設計專利因保護期屆滿或者其他原因導致專利權終止,該外觀設計就進入了公有領域,任何人都可以自由利用。但是,在知識產(chǎn)權領域內,一種客體可能同時屬于多種知識產(chǎn)權的保護對象,其中一種權利的終止并不當然導致其他權利同時也失去效力。同時, 反不正當競爭法也可以在知識產(chǎn)權法之外,在特定條件下對于某些民事權益提供有限的、附加的補充性保護。就獲得外觀設計專利權的商品外觀而言,外觀設計專利權終止之后,在使用該外觀設計的商品成為知名商品的情況下,如果他人對該外觀設計的使用足以導致相關公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆或者誤認,這種在后使用行為就會不正當?shù)乩迷撏庥^設計在先使用人的商譽,構成不正當競爭。因此,外觀設計專利權終止后,該設計并不當然進入公有領域,在符合 反不正當競爭法的保護條件時,它還可以受到該法的保護。具體而言,由于商品的外觀設計可能同時構成商品的包裝或者裝潢,因而可以依據(jù) 反不正當競爭法關于知名商品特有包裝、裝潢的規(guī)定而得到制止混淆的保護。此時,該外觀設計應當滿足以下條件:1.使用該設計的商品必須構成知名商品;2.該設計已經(jīng)實際具有區(qū)別商品來源的作用,從而可以作為知名商品的特有包裝或者裝潢;3.該設計既不屬于由商品自身的性質所決定的設計,也不屬于為實現(xiàn)某種技術效果所必需的設計或者使商品具有實質性價值的設計;4.他人對該設計的使用會導致相關公眾的混淆或者誤認。不過,外觀設計專利權的終止,至少使社會公眾收到了該設計可能已經(jīng)進入公有領域的信號,因而主張該設計受到知名商品特有包裝、裝潢保護的權利人應提供更加充分的證據(jù)來證明有關設計仍應受法律保護。

29. 商品外觀形狀構造獲得知名商品特有裝潢保護的條件

在前述“晨光筆特有裝潢”不正當競爭案中,最高人民法院認為,凡是具有美化商品作用、外部可視的裝飾,都屬于裝潢,通常包括文字圖案類和形狀構造類兩種類型;與外在于商品之上的文字圖案類裝潢相比,內在于商品之中的形狀構造類裝潢構成知名商品的特有裝潢需要滿足更嚴格的條件。

最高人民法院審查認為:商品的裝潢的字面含義是指商品的裝飾,它起著美化商品的作用。一般而言,凡是具有美化商品作用、外部可視的裝飾,都屬于裝潢。在外延上,商品的裝潢一般可以分為如下兩種類型:一類是文字圖案類裝潢,即外在于商品之上的文字、圖案、色彩及其排列組合;另一類是形狀構造類裝潢,即內在于物品之中,屬于物品本體但具有裝飾作用的物品的整體或者局部外觀構造,但僅由商品自身的性質所決定的形狀、為實現(xiàn)某種技術效果所必需的形狀以及使商品具有實質性價值的形狀除外?,F(xiàn)實生活中大多數(shù)裝潢都可歸為這兩種類型。所謂知名商品的特有裝潢,是指知名商品上具有區(qū)別商品來源的顯著特征的裝潢。由于文字圖案類裝潢和形狀構造類裝潢的表現(xiàn)形態(tài)不同,決定了它們構成特有裝潢的條件也存在一定差異。對于文字圖案類裝潢而言,由于消費者幾乎總是習慣于利用它們來區(qū)分商品來源,除因為通用性、描述性或者其他原因而缺乏顯著性的情況外,它們通常都可以在一定程度上起到區(qū)別商品來源的作用。一般而言,在使用文字圖案類裝貿的商品構成知名商品的情況下,該文字圖案類裝潢除缺乏顯著性的情形外,通常都可起到區(qū)別商品來源的作用,從而構成知名商品的特有裝潢。形狀構造類裝潢則并非如此。形狀構造本身與商品本體不可分割,相關公眾往往更容易將其視作商品本體的組成部分,而一般不會直接將其與商品的特定生產(chǎn)者、提供者聯(lián)系起來。即使使用該形狀構造的商品已經(jīng)成為知名商品,在缺乏充分證據(jù)的情況下,不能直接得出相關公眾已經(jīng)將該種形狀構造與特定的生產(chǎn)者、提供者聯(lián)系起來的結論。因此,對于形狀構造類裝潢而言,不能基于使用該種形狀構造的商品已經(jīng)成為知名商品就當然認為該種形狀構造已經(jīng)起到了區(qū)別商品來源的作用,更不能僅憑使用該種形狀構造的商品已經(jīng)成為知名商品就推定該種形狀構造屬于知名商品的特有裝潢。因而,認定形狀構造類裝潢構成知名商品特有裝潢,需要有更加充分的證據(jù)證明該種形狀構造起到了區(qū)別商品來源的作用??梢?,與外在于商品之上的文字圖案類裝潢相比,內在于商品之中的形狀構造類裝潢構成知名商品的特有裝潢需要滿足更嚴格的條件。這些條件一般至少包括:1.該形狀構造應該具有區(qū)別于一般常見設計的顯著特征。2.通過在市場上的使用,相關公眾已經(jīng)將該形狀構造與特定生產(chǎn)者、提供者聯(lián)系起來,即該形狀構造通過使用獲得了第二含義。也就是說,一種形狀構造要成為知名商品的特有裝潢,其僅僅具有新穎性和獨特性并對消費者產(chǎn)生了吸引力是不夠的,它還必須能夠起到區(qū)別商品來源的作用。只要有充分證據(jù)證明該形狀構造特征取得了區(qū)別商品來源的作用,就可以依據(jù)知名商品的特有裝潢獲得保護。 五、知識產(chǎn)權合同案件審判

30. 不具備“兩店一年”條件的特許人所簽特許經(jīng)營合同的效力

在廣西壯族自治區(qū)高級人民法院關于不具備“擁有至少2個直營店并且經(jīng)營時間超過1年”的特許人所簽訂的特許經(jīng)營合同是否有效的請示案〔(2010)民三他字第18號〕中,最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭首次評析了該類合同的效力。

最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭批復認為:2007年5月1日起施行的《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》第七條第二款關于“特許人從事特許經(jīng)營活動應當擁有至少2個直營店,并且經(jīng)營時間超過1年”的規(guī)定,屬于行政法規(guī)的管理性強制性規(guī)定;特許人不具備上述條件,并不當然導致其與他人簽訂的特許經(jīng)營合同無效。

31. 企業(yè)以外的其他單位和個人作為特許人所簽特許經(jīng)營合同的效力及特許人的認定

在廣西壯族自治區(qū)高級人民法院關于特許人不具備企業(yè)資格簽訂的特許經(jīng)營合同是否有效的請示案〔(2010)民三他字第19號〕中,最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭首次明確了該類合同的效力。

最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭批復認為:2007年5月1日起施行的《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》第三條第二款關于“企業(yè)以外的其他單位和個人不得作為特許人從事特許經(jīng)營活動”的規(guī)定,可以認定為行政法規(guī)的效力性強制性規(guī)定;企業(yè)以外的其他單位和個人作為特許人與他人簽訂的特許經(jīng)營合同,可以認定為無效。

最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭同時指出:在具體案件審判中,法院要注意結合特許經(jīng)營資源的擁有人或者實際控制人、在商務主管部門的備案信息、經(jīng)營指導、技術支持以及業(yè)務培訓等服務的實際提供者、涉案合同的簽字人和簽約名義及簽字人與特許經(jīng)營資源擁有人或者實際控制人之間的法律關系等因素,準確認定涉案合同的特許人,依法妥善審理好相關案件。 六、關于知識產(chǎn)權侵權責任承擔

32. 數(shù)字圖書館侵犯著作權案件中重復訴訟的認定與賠償責任的確定

在申請再審人北京世紀超星信息技術發(fā)展有限責任公司(以下簡稱世紀超星公司)與被申請人李昌奎及一審被告、二審被上訴人北京超星數(shù)圖信息技術有限公司(以下簡稱超星數(shù)圖公司)和貴州大學侵犯著作權糾紛案〔(2010)民提字第159號〕中,最高人民法院認為,權利人針對數(shù)字圖書館運營商及不同用戶提起的侵權訴訟,因被訴侵權主體不完全相同,訴訟請求不能互相涵蓋,故不構成重復訴訟,但對權利人賠償損失的請求能否予以支持,應當進行綜合考量;若權利人在以前訴訟中獲得的賠償足以補償其因本案侵權行為所遭受的實際損失,本案被告不應再向權利人承擔賠償責任。

本案的基本案情是:《中外職業(yè)資格認證和語言考試指南:規(guī)劃你的職業(yè)生涯》(以下簡稱《指南》)由山東人民出版社于2002年8月出版,署名為李昌奎,全書共計240千字。2005年12月,貴州大學圖書館與超星數(shù)圖公司簽訂《數(shù)字圖書館共建協(xié)議書》,約定超星數(shù)圖公司以鏈接或鏡像方式建設數(shù)字圖書館,負責數(shù)據(jù)及書目信息的上傳、修改、維護及圖書館的運行,并保證其對“超星數(shù)字圖書館”作品的使用已經(jīng)過相關權利人的授權,貴州大學圖書館負責提供本項目所需的硬件設備與網(wǎng)絡環(huán)境,不具體參與該圖書館的運營。2007年1月16日作出的公證書顯示:進入貴州大學網(wǎng)站,點擊“電子圖書”,進入“超星數(shù)字圖書館”主頁,在“信息檢索”欄輸入“李昌奎”并選擇“作者”,查詢到《指南》一書。該書記錄下有“閱讀”、“下載”、“發(fā)表評論”、“添加個人書簽”四個選項。世紀超星公司是電子圖書的制作者,超星數(shù)圖公司是世紀超星公司的下屬銷售公司。在本案之前,李昌奎就《指南》一書已對世紀超星公司、超星數(shù)圖公司及其他用戶提起10余起侵權訴訟,共獲得賠償147016.666元。該公證書的時間是在吉林省長春市中級人民法院作出(2007)長民初字第118號判決之前,在該院判令“長春理工大學及超星數(shù)圖公司停止侵權”判決生效后,世紀超星公司、超星數(shù)圖公司即對“超星數(shù)字圖書館”中的《指南》一書采取措施進行刪除。在最高人民法院對本案進行聽證時,雙方均認可包括貴州大學數(shù)字圖書館網(wǎng)站在內的相關網(wǎng)站上《指南》一書已基本刪除。李昌奎的訴訟請求為:判令貴州大學立即從其服務器中刪除《指南》一書,停止侵權;貴州大學、世紀超星公司及超星數(shù)圖公司連帶賠償其經(jīng)濟損失及合理支出共12000元,并負擔訴訟費用。貴州省貴陽市中級人民法院一審認為,李昌奎就同一侵權事實再次向世紀超星公司、超星數(shù)圖公司提出賠償損失的請求,系重復主張,違背民事訴訟中一事不再理的原則,故不予支持。貴州大學不能對“超星數(shù)字圖書館”內容進行控制,未直接獲取利益,不具有侵權的故意,不存在主觀過錯,不應承擔賠償損失的責任,只應承擔停止侵權的責任。遂判決貴州大學立即從其服務器中刪除《指南》一書,停止侵權;駁回李昌奎的其他訴訟請求。李昌奎不服一審判決,提起上訴。貴州省高級人民法院二審認為,在本案訴訟之前,李昌奎就世紀超星公司、超星數(shù)圖公司侵犯《指南》一書的信息網(wǎng)絡傳播權提起的其他訴訟所涉及的侵權事實與本案不是基于同一侵權事實,不屬于重復訴訟,不影響本案中世紀超星公司、超星數(shù)圖公司侵權行為的構成及承擔侵權的民事責任。一審判決認定本案系李昌奎就同一侵權事實向超星公司、超星數(shù)圖公司提出的重復訴訟,違背民事訴訟中一事不再理的原則不當,應當予以糾正。遂判決撤銷一審判決,貴州大學、超星數(shù)圖公司立即共同刪除貴州大學網(wǎng)站中“超星數(shù)字圖書館”中的《指南》一書,世紀超星公司、超星數(shù)圖公司賠償李昌奎經(jīng)濟損失5000元。世紀超星公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年11月5日作出再審判決,撤銷一、二審判決,駁回李昌奎的訴訟請求。

最高人民法院再審認為:世紀趙星公司未經(jīng)李昌奎許可,擅自將《指南》一書數(shù)字化,收錄入其開發(fā)的“超星數(shù)字圖書館”中,由超星數(shù)圖公司將該數(shù)字圖書數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)銷售給貴州大學,并通過鏡像或鏈接方式供貴州大學在局域網(wǎng)上進行傳播,其行為侵犯了李昌奎的信息網(wǎng)絡傳播權。原審法院認定世紀超星公司、超星數(shù)圖公司共同承擔侵權責任正確。原審法院同時認定貴州大學作為“超星數(shù)字圖書館”的使用者,通過其局域網(wǎng)傳播涉案作品的行為,亦侵犯了李昌奎的信息網(wǎng)絡傳播權,應承擔停止侵權的民事責任,亦無不當。關于是否重復訴訟問題,鑒于李昌奎針對世紀超星公司、超星數(shù)圖公司及其用戶的侵權行為,在不同的法院已提起多個侵權訴訟,每一個侵權訴訟之間雖有關聯(lián),但被訴侵權主體不完全相同,訴訟請求亦不能相互涵蓋,故世紀超星公司主張本案李昌奎系重復訴訟的理由不能成立。關于是否重復賠償問題,民事賠償?shù)墓δ茉谟谘a償被侵權人因侵權行為所遭受的實際損失,李昌奎在本案中提出的賠償請求應否予以支持,需要綜合進行考量。鑒于《指南》一書在世紀超星公司開發(fā)的“超星數(shù)字圖書館”收錄的圖書數(shù)量中所占比例極小,且李昌奎在以前提起的多次訴訟中已獲得14余萬元賠償,本案中因李昌奎不能提供證據(jù)證明其另有實際損失,考慮到有關訴訟在被訴侵權行為上的整體關聯(lián)性,李昌奎獲得的上述賠償數(shù)額足以補償其因世紀超星公司、超星數(shù)圖公司的侵權行為所遭受的實際損失,世紀超星公司、超星數(shù)圖公司在本案中不應再向李昌奎承擔賠償責任。因貴州大學對“超星數(shù)字圖書館”數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的內容不能進行控制,二審法院認為貴州大學不具有侵權的故意,且未通過“超星數(shù)字圖書館”直接獲取利益,可不承擔賠償責任,但負有協(xié)助超星數(shù)圖公司刪除《指南》一書,停止侵權行為并無明顯不當。鑒于世紀超星公司、超星數(shù)圖公司已經(jīng)停止侵權,本案沒有再判決停止侵權行為的必要。

33. 銷售侵犯注冊商標專用權商品銷售商的賠償責任的確定

在申請再審人魯?shù)婪颉み_斯勒體育用品波馬股份公司(以下簡稱波馬公司)與北京六里橋廣客宇商貿有限責任公司(以下簡稱廣客宇公司)侵犯注冊商標專用權糾紛案〔(2009)民申字第1882號〕中,最高人民法院認為,銷售商在未與制造者構成共同侵權、需要承擔連帶責任時,僅就其銷售行為承擔相應的責任,不應一并承擔制造者應當承擔的責任,更不能由其賠償權利人因侵權而受到的所有損失。

本案的基本案情是:波馬公司擁有在運動鞋等商品上的第76559號豹子圖形的注冊商標專用權。2007年,波馬公司在廣客宇公司購買到“足奇威”牌運動鞋一雙,價格為96元。該款鞋的鞋幫外側有一豹子圖案,鞋的吊牌上有“ZUQIWEI”、“美國足奇威體育用品發(fā)展有限公司(授權)”字樣以及生產(chǎn)廠商福建省晉江市錢鵬鞋塑有限公司的廠名、廠址、電話。經(jīng)比對,該款鞋的鞋幫外側的豹子圖案與涉案商標相比,除后腿被截去小部分外,其余基本相同。2008年7月,波馬公司以廣客宇公司侵犯注冊商標專用權為由提起訴訟,請求判令廣客宇公司停止侵權、賠償波馬公司經(jīng)濟損失10萬元及為制止侵權行為發(fā)生的費用700元。廣客宇公司在訴訟中提交了晉江市錢鵬鞋塑有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、衛(wèi)生許可證、中華人民共和國香港特別行政區(qū)政府“足奇威”品牌商標證明書、福建省鞋服質量檢測中心出具的檢驗報告的復印件,用以證明銷售的涉案產(chǎn)品均是正規(guī)合格的商品。北京市第二中級人民法院一審認為,波馬公司所購買“足奇威”鞋的外側鞋幫上有豹子圖案,該圖案與涉案商標相近似,因此該款鞋是侵犯涉案商標專用權的侵權商品。雖然廣客宇公司提交了說明涉案商品的生產(chǎn)來源的證據(jù),但其作為銷售單位,應知曉涉案商標的知名度,主動審查商品的進貨手續(xù),現(xiàn)其未能提供證據(jù)證明所售商品的進貨渠道,不屬于法律上規(guī)定的主觀上不知情的法定情形,因此廣客宇公司還應承擔賠償波馬公司經(jīng)濟損失的法律責任。遂判決廣客宇公司立即停止銷售侵犯涉案商標專用權的涉案鞋類商品,賠償波馬公司經(jīng)濟損失人民幣1000元及合理訴訟支出人民幣700元。波馬公司不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民法院二審認為,廣客宇公司作為銷售者,雖有一定主觀過錯,但其銷售侵權商品的數(shù)量較小,并且提供了制造者的有關情況材料,故應在其侵權行為情節(jié)、性質、程度范圍內承擔相應的責任。一審法院根據(jù)本案具體情況酌情確定的賠償數(shù)額并無不當。因此判決駁回上訴,維持一審判決。波馬公司不服二審判決,認為賠償數(shù)額太低,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年5月21日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:本案的爭議焦點在于如何確定賠償數(shù)額。根據(jù)查明的事實,廣客宇公司是銷售商,而非制造者,在未與制造者構成共同侵權、需要承擔連帶責任時,廣客宇公司僅就其銷售行為承擔相應的責任,而不一并承擔制造者應當承擔的責任,更不能由某一銷售商賠償權利人因侵權而受到的所有損失。銷售侵犯商標專用權商品,并需要承擔賠償責任的某一銷售商的賠償數(shù)額,同樣需要根據(jù) 商標法第五十六條第一、二款的規(guī)定確定,即為該銷售商銷售期間因銷售所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因該銷售商的銷售行為所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。如果銷售商因銷售侵權產(chǎn)品所得利益或者被侵權人的損失難以確定的,由人民法院根據(jù)銷售行為的情節(jié)確定賠償數(shù)額。在確定銷售商的賠償數(shù)額時,要綜合考慮注冊商標的知名度、侵權行為人的主觀惡意、銷售侵權商品的數(shù)量、價格以及銷售持續(xù)時間等因素。本案中,波馬公司雖主張廣客宇公司銷售規(guī)模較大,但沒有提供相應的證據(jù),相反廣客宇公司提交了進貨單等證明及銷售情況說明,證明其銷售行為規(guī)模小、數(shù)量少。同時,被控侵權產(chǎn)品使用了與注冊商標相近似的標志,廣客宇公司的此種銷售行為與銷售假冒注冊商標商品不同,其主觀過錯較小。而且本案中,被控侵權產(chǎn)品上已經(jīng)標注了產(chǎn)品的制造者,廣客宇公司也提交了制造者的營業(yè)執(zhí)照等相關證據(jù),在該種情況下,波馬公司完全可以另行向制造者主張權利,獲得相應的救濟。因此,原審判決廣客宇公司賠償波馬公司經(jīng)濟損失1000元和訴訟合理支出700元并無不妥。

34. 專利權人錯誤申請海關扣留貨物而應承擔賠償責任的確定

在申請再審人廣州市兆鷹五金有限公司(以下簡稱兆鷹公司)與被申請人黃岡艾格爾五金制造有限公司(以下簡稱艾格爾公司)侵犯實用新型專利權糾紛案〔(2010)民申字第1180號〕中,最高人民法院認為,知識產(chǎn)權權利人錯誤申請海關扣留他人出口貨物,他人實際交貨時間因此違反合同約定,他人根據(jù)合同應支付的遲延交貨違約金屬于其經(jīng)濟損失。

本案的基本案情是:兆鷹公司為“一種水煙筒”的實用新型專利(以下簡稱涉案專利)的專利權人。艾格爾公司與案外人簽訂一份銷售水煙筒的合同,合同約定若艾格爾公司延期交貨或不能交貨,每天需按貨柜總價值的1%進行賠償。2009年5月7日,中華人民共和國黃石海關(以下簡稱黃石海關)依兆鷹公司的申請,對艾格爾公司生產(chǎn)、報關出口的被控侵權產(chǎn)品予以扣押,扣留艾格爾公司申報出口的鋅合金制水煙筒5800個,貨物總價為580510元。2009年5月26日,兆鷹公司以艾格爾公司侵犯涉案專利權為由提起訴訟。2009年6月5日,艾格爾公司提起反訴稱,其生產(chǎn)的產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術,沒有落入涉案專利權的保護范圍,兆鷹公司濫用專利權,啟動海關保護程序,扣留艾格爾公司出口貨物,致使其因延期交貨而構成違約,造成直接經(jīng)濟損失203178元,故請求判令兆鷹公司賠償其經(jīng)濟損失203178元并承擔合理開支等。2009年6月3日,兆鷹公司支付集裝箱超期借用費5336元。2009年6月5日,被扣留貨柜裝船離港。湖北省武漢市中級人民法院一審認為,艾格爾公司主張現(xiàn)有技術抗辯成立,兆鷹公司請求海關扣留被控侵權產(chǎn)品,造成艾格爾公司遲延交貨,應當支付違約金203178元。雖然沒有證據(jù)證明該違約金已實際支付,但有提單和扣款通知等證明損失存在的初步證據(jù),該損失作為艾格爾公司的預期損失應當納入賠償范圍。遂判決兆鷹公司賠償艾格爾公司經(jīng)濟損失203178元。兆鷹公司不服一審判決,提起上訴。湖北省高級人民法院二審判決駁回上訴,維持一審判決。兆鷹公司向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年10月29日裁定駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:根據(jù)《中華人民共和國知識產(chǎn)權海關保護條例》第二十九條第二款的規(guī)定,知識產(chǎn)權權利人請求海關扣留侵權嫌疑貨物后,海關不能認定被扣留的侵權嫌疑貨物侵犯知識產(chǎn)權權利人的知識產(chǎn)權,或者人民法院判定不侵犯知識產(chǎn)權權利人的知識產(chǎn)權的,知識產(chǎn)權權利人應當依法承擔賠償責任。該賠償責任應當是因錯誤扣留而使對方受到的經(jīng)濟損失。兆鷹公司錯誤申請海關扣留艾格爾公司的出口貨物,導致艾格爾公司實際交貨時間違反合同約定。艾格爾公司與案外人的銷售合同中已經(jīng)協(xié)議約定了違約金,該遲延交貨的損失屬于艾格爾公司的經(jīng)濟損失。 七、關于知識產(chǎn)權訴訟證據(jù)與程序

35. 人民法院應否受理因商標注冊申請權權屬產(chǎn)生的爭議

在湖南省土家人酒業(yè)有限公司(原湖南省土家人工貿有限公司,以下簡稱酒業(yè)公司)與湖南土家人集團工貿有限公司(原湖南湘西自治州土家人事業(yè)有限責任公司,以下簡稱湘西公司)、湖南省正邦商標事務所(以下簡稱正邦事務所)確認商標申請權權屬糾紛案〔(2010)民監(jiān)字第407號〕中,最高人民法院認為,當事人在商標注冊申請過程中因申請權權屬發(fā)生的爭議,屬于民事糾紛,只要符合 民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的條件,人民法院即應予以受理。

本案的基本案情是:2001年10月26日,酒業(yè)公司委托正邦事務所代理向國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)申請“土家人及圖”商標(以下簡稱訴爭商標)在第33類產(chǎn)品上的注冊,被商標局駁回。酒業(yè)公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會(以下簡稱商標評審委員會)申請復審。2002年9月27日,商標評審委員會依法受理酒業(yè)公司的商標注冊駁回復審申請。2004年1月6日,湘西公司工作人員羅明攜帶“湖南省土家人工貿有限公司”(酒業(yè)公司原名稱)字樣的公章和湘西公司的公章到正邦事務所辦理了訴爭商標的申請轉讓手續(xù)。2004年4月28日,商標局核準了該商標注冊申請的轉讓,該商標的注冊申請人為湘西公司。2004年6月21日,酒業(yè)公司委托長沙市公安局對商標轉讓申請書中“湖南省土家人工貿有限公司”的印文進行了鑒定,鑒定認定該印文不是真章所蓋,而是偽造形成。2004年8月23日,商標評審委員會復審決定,對訴爭商標予以初步審定并公告。2005年1月4日,酒業(yè)公司提起訴訟,請求確認訴爭商標注冊申請權歸酒業(yè)公司所有,湘西公司賠償其經(jīng)濟損失。湖南省長沙市中級人民法院一審認為,商標注冊申請人或利害關系人在商標注冊申請過程中因商標注冊申請權權屬發(fā)生糾紛而提起訴訟的,人民法院依法可以受理。本案中的商標注冊申請轉讓行為屬無效民事行為,酒業(yè)公司應為訴爭商標的注冊人。但湘西公司擅自辦理轉讓的行為不屬于侵害注冊商標專用權的行為。遂判決訴爭商標注冊申請權歸酒業(yè)公司所有;駁回酒業(yè)公司的其他訴訟請求。酒業(yè)公司不服一審判決,提起上訴。湖南省高級人民法院二審認為,本案中誰是商標注冊在先申請人,應由有關行政機關審查,一審法院進行審理不當。遂判決撤銷一審判決,駁回酒業(yè)公司的訴訟請求。酒業(yè)公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院審查查明,2002年1月5日,湘西公司與酒業(yè)公司就合作生產(chǎn)推廣土家人系列白酒事宜簽訂了生產(chǎn)營銷責任書,該責任書約定,注冊的土家人品牌權屬湘西公司。遂在變更裁判理由的基礎上于2010年10月11日裁定駁回酒業(yè)公司的再審申請。

最高人民法院審查認為:當事人在商標注冊申請過程中因申請權權屬發(fā)生的爭議,屬于民事糾紛,只要符合 民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的條件,人民法院即應予以受理。二審法院認為本案應由有關行政機關審查,法院不應進行審理的判決理由不當,應予糾正。根據(jù)湘西公司與酒業(yè)公司簽訂的“生產(chǎn)營銷責任書”等證據(jù),訴爭商標應屬于湘西公司所有,故本案即使認定商標注冊申請轉讓無效,也不影響雙方關于訴爭商標應歸屬于湘西公司的約定的效力。二審法院從實體上駁回酒業(yè)公司訴訟請求適當,且考慮酒業(yè)公司已過申請再審法定期限和原審法院不予受理其再審申請的實際情況,本院對酒業(yè)公司申請再審的請求不予支持。

36. 涉外知識產(chǎn)權案件不適用《最高人民法院關于涉外民商事案件訴訟管轄若干問題的規(guī)定》

在申請再審人阿迪達斯有限公司(ADIDAS AG)(以下簡稱阿迪達斯公司)與被申請人阿迪王體育用品(中國)有限公司(以下簡稱阿迪王公司)、原審被告華珠(泉州)鞋業(yè)有限公司(以下簡稱華珠公司)、郭艷梅侵犯商標權及不正當競爭糾紛案〔(2010)民申字第1114號〕中,最高人民法院認為,《最高人民法院關于涉外民商事案件訴訟管轄若干問題的規(guī)定》不適用于涉外知識產(chǎn)權案件。

本案的基本案情是;2008年8月19日,阿迪達斯公司以阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅侵犯商標權及不正當競爭為由向遼寧省營口市中級人民法院提起訴訟,請求判令阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅立即停止侵犯其注冊商標專用權的行為;華珠公司、阿迪王公司立即停止在產(chǎn)品和商業(yè)活動中使用阿迪王體育用品(中國)有限公司、德國阿迪王(國際)體育發(fā)展集團有限公司企業(yè)名稱的不正當競爭行為;阿迪王公司變更其含有“阿迪王”字號的企業(yè)名稱;阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅在全國發(fā)行的報紙上消除影響;阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅連帶賠償經(jīng)濟損失100萬元。華珠公司在提交答辯狀期間以華珠公司、阿迪王公司的住所地、涉案產(chǎn)品生產(chǎn)地均在福建省泉州市,華珠公司在遼寧省營口市并沒有銷售或倉儲涉案產(chǎn)品,也沒有被查封扣押事項為由提出管轄異議。遼寧省營口市中級人民法院一審認為,根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條、第七條規(guī)定,對涉及不同侵權行為實施地的多個被告提起的共同訴訟,原告可以選擇其中一個被告的侵權行為實施地人民法院管轄。阿迪達斯公司將阿迪王公司、華珠公司、郭艷梅作為共同被告起訴,郭艷梅銷售被控侵權產(chǎn)品的行為實施地在遼寧省營口市,因此,營口市中級人民法院對本案依法擁有管轄權。故裁定駁回華珠公司的管轄異議。阿迪王公司不服一審裁定,提起上訴。遼寧省高級人民法院二審認為,因被告郭艷梅銷售被控侵權產(chǎn)品的行為實施地在遼寧省營口市,營口市為侵權行為的實施地,營口市中級人民法院對本案有地域管轄權。本案系涉外民事案件,涉外民商事案件實行集中管轄,營口市等市區(qū)域內的第一審涉外民商事案件,由大連市中級人民法院管轄。故裁定移送大連市中級人民法院管轄。阿迪達斯公司不服二審裁定,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年11月8日裁定指令遼寧省高級人民法院再審。

37. 宣告專利權無效行政訴訟對侵犯專利權民事訴訟的影響

在申請再審人貴陽黔江航空電熱電器廠(以下簡稱黔江電器廠)與被申請人張保忠、林金棟、一審被告貴陽紅華家電超市有限公司(以下簡稱紅華超市)侵犯實用新型專利權糾紛案〔(2010)民申字第1038號〕中,在二審判決被告承擔侵犯專利權責任,但專利權已經(jīng)于二審判決之前被宣告無效且無效宣告請求審查決定被提起行政訴訟的情況下,最高人民法院認為,國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會作出的宣告專利權無效決定還處于行政訴訟程序,而本申請再審案的審查以該行政訴訟的審理結果為依據(jù),因此,在上述行政訴訟審結之前,應中止本案訴訟,并中止原審判決的執(zhí)行。

本案的基本案情是:2009年,張保忠、林金棟以黔江電器廠和紅華超市為被告提起侵犯實用新型專利權訴訟。貴州省貴陽市中級人民法院一審判決兩被告承擔侵權責任。黔江電器廠不服一審判決,提起上訴。貴州省高級人民法院于2010年5月17日作出駁回上訴、維持原判的二審判決。黔江電器廠不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院審查查明,國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會于2010年4月30日作出第14837號無效宣告請求審查決定,宣告涉案專利權全部無效。北京市第一中級人民法院于2010年8月11日受理了張保忠、林金棟針對第14837號無效宣告請求審查決定提起的行政訴訟,目前該案尚在審理中。最高人民法院于2010年11月5日裁定,本案中止訴訟;中止訴訟期間,中止原審判決的執(zhí)行。

38. 當事人未在行政程序中提交的證據(jù)應否采納

在申訴人國家工商行政管理總局商標評審委員會(以下簡稱商標評審委員會)與被申訴人商丘市漢方堂生物科技有限公司、原審第三人廣東國醫(yī)堂制藥股份有限公司(以下簡稱國醫(yī)堂公司)商標撤銷復審行政糾紛案〔(2010)知行字第28號〕中,最高人民法院認為,在行政訴訟程序中,人民法院對于原告提交的新證據(jù)一般不予采納,并非一概不予采納,且不予采納的前提條件是原告依法應當提供而拒不提供。

本案的基本案情是:1995年10月16日,河南省國醫(yī)保健用品總廠申請注冊“國醫(yī)”商標(以下簡稱復審商標),于1997年5月7日獲準注冊,該商標由“國醫(yī)”漢字與包括漢語拼音“GUOYI”的圖形組成,核定使用的商品是第5類醫(yī)用保健袋、口罩、藥茶等。2003年3月3日,復審商標經(jīng)國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)核準轉讓給商丘市漢方堂美容保健品有限公司(以下簡稱保健品公司)。2007年6月26日,經(jīng)商標局核準,該復審商標注冊人變更為商丘市漢方堂生物科技有限公司(以下簡稱漢方堂公司)。2004年4月5日,國醫(yī)堂公司以復審商標連續(xù)三年停止使用為由向商標局提出撤銷申請。商標局于2004年6月14日通知保健品公司提交在2001年4月5日至2004年4月4日期間復審商標的使用證據(jù)。保健品公司提交了相關證據(jù)。2005年3月21日,商標局經(jīng)審查作出“撤200400475號決定”,認為保健品公司提交的使用證據(jù)有效,駁回國醫(yī)堂公司的撤銷申請,復審商標繼續(xù)有效。國醫(yī)堂公司不服該決定,向商標評審委員會申請復審。2008年6月11日,商標評審委員會作出商評字[2008]第05663號決定,認定本案中現(xiàn)有證據(jù)均不足以證明復審商標在2001年4月5日至2004年4月4日期間,在商業(yè)活動中公開、真實地進行了實際使用,依據(jù) 商標法第四十九條的規(guī)定,將復審商標予以撤銷。漢方堂公司不服該決定,提起行政訴訟并補充提交了有關使用復審商標的相關證據(jù)。北京市第一中級人民法院一審認為,對于漢方堂公司未在行政程序中提供的證據(jù)以及第三人國醫(yī)堂公司提供的證據(jù),依據(jù)《最高人民法院關于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第五十九條的規(guī)定,不予釆納。漢方堂公司在商標行政程序中提交的證據(jù)均不足以證明復審商標在2001年4月5日至2004年4月4日期間進行了 商標法意義上的實際使用,遂判決維持商標評審委員會作出的被訴決定。漢方堂公司不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民法院二審認為,復審商標本身權利狀況發(fā)生多次改變,證據(jù)收集本身存在一定的障礙,漢方堂公司在每一程序階段亦均未漠視程序價值,相反積極收集、提交證據(jù),維護自己的權益,不存在行政程序中故意不提供證據(jù)的情形;鑒于漢方堂公司在一審、二審程序中多次補充提交新證據(jù),雖然這些新證據(jù)并非商標評審委員會作出被訴決定時所依據(jù)的證據(jù),但部分證據(jù)屬于對行政程序中提交證據(jù)的補強,依法應予考慮,一審法院對漢方堂公司在一審程序中新提交的補強證據(jù)不予釆納錯誤,應予糾正。遂判決撤銷一審判決及被訴決定。商標評審委員會不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2010年9月6日通知駁回其再審申請。

最高人民法院審查認為:根據(jù)《最高人民法院關于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》第二條“原告或者第三人提出其在行政程序中沒有提出的反駁理由或者證據(jù)的,經(jīng)人民法院準許,被告可以在第一審程序中補充相應的證據(jù)”的規(guī)定,原告可以提出其在行政程序中沒有提出的反駁理由或者證據(jù)。該司法解釋第五十九條規(guī)定了“被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供證據(jù),原告依法應當提供而拒不提供,在訴訟程序中提供的證據(jù),人民法院一般不予采納”。根據(jù)該條的規(guī)定,人民法院對提交的新證據(jù)不予采納的限定條件是原告依法應當提供而拒不提供,不提供的后果是人民法院一般不予釆納,并非一概不予采納。本案中,二審法院考慮復審商標本身權利狀況發(fā)生多次改變,證據(jù)收集本身存在一定的障礙等因素,認定漢方堂公司不存在行政程序中拒不提供證據(jù)的情形,并同時考慮行政訴訟救濟價值,對于當事人無不當理由而未能在行政程序中提供有效證明自己主張的證據(jù),應予以充分考慮,并無不當。

39. 互聯(lián)網(wǎng)下載圖片證據(jù)的認定和舉證責任的分配

在申請再審人華蓋創(chuàng)意(北京)圖像技術有限公司(以下簡稱華蓋公司)與被申請人中國外運重慶有限公司(以下簡稱重慶外運公司)侵犯著作權糾紛案〔(2010)民提字第199號〕中,最高人民法院再審采信了華蓋公司提供的旨在證明涉案作品權屬的互聯(lián)網(wǎng)下載圖片等證據(jù),根據(jù)該下載圖片上的署名,結合重慶外運公司未提交相反證據(jù)的事實等具體情況認定下載圖片的署名人為作者;并以重慶外運公司未提交證據(jù)證明其對涉案作品的使用有合法依據(jù)為由,推定涉案作品在重慶外運公司使用之前已經(jīng)公開發(fā)表,即認定了重慶外運公司已實際接觸涉案作品的事實。

本案的基本案情是:華蓋公司是美國Getty Images, Inc(以下簡稱Getty 公司)在中國的授權代表。Getty公司授權華蓋公司在中國境內展示、銷售和許可他人使用其擁有著作權的圖像資料,并以其自身名義在中國境內就任何第三方對Getty公司的知識產(chǎn)權的侵犯和未經(jīng)授權使用Getty公司擁有著作權的圖像的行為采取任何形式的法律行為。華蓋公司提起訴訟稱,重慶外運公司未經(jīng)授權在其2006年制作的企業(yè)宣傳畫冊中使用了 Getty公司享有著作權的一張圖片(以下簡稱涉案圖片),請求判令重慶外運公司停止使用涉案圖片、賠償其經(jīng)濟損失,并提交了2009年3月23日在Getty公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站公證取證的涉案圖片等作為證據(jù)。重慶外運公司以該宣傳畫冊系其委托廣告公司制作,故不構成侵權為由提出抗辯。重慶市第一中級人民法院一審認為,華蓋公司提交的公證書僅能證明Getty公司在公證時享有涉案圖片的著作權,但未能證明Getty公司在涉案宣傳畫冊形成之前就擁有涉案圖片的著作權,遂判決駁回了華蓋公司的訴訟請求。華蓋公司提起上訴,并提交了涉案圖片上傳時間的公證書等新證據(jù)。重慶市高級人民法院二審認為,公證書所記載的圖片上傳時間來源于華蓋公司自有的網(wǎng)站管理后臺,該公司有能力對其進行修改,不應予以采信;現(xiàn)有證據(jù)不能確定涉案圖片的上傳時間,華蓋公司未能證明Getty公司在宣傳畫冊形成之前就擁有涉案圖片的著作權,遂判決駁回上訴,維持一審判決。華蓋公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后于2010年12月16日作出再審判決,撤銷一、二審判決,并判令重慶外運公司停止使用涉案圖片并賠償華蓋公司經(jīng)濟損失。

最高人民法院再審認為:本案中,Getty公司雖未參加訴訟,但其是否享有涉案圖片的著作權,直接關系其對華蓋公司的授權行為是否存在瑕疵,以及對華蓋公司的主張能否予以支持的問題,故應對此進行必要的審查,并結合雙方當事人提供的證據(jù)綜合分析判斷。首先,Getty公司系美國知名的專業(yè)圖片提供商,涉案圖片上有“Getty Images”的水印,即Getty公司的署名,并標注了“本網(wǎng)站所有圖片均由Getty公司授權發(fā)布,侵權必究”等字樣,根據(jù) 著作權法的規(guī)定,無相反證明,應認定在作品上的署名者為作者,并享有著作權。本案中,Getty公司出具的授權書已經(jīng)美國公證機構公證,及我國駐美國舊金山總領事館認證,對此證據(jù)效力應予采信。依據(jù)該授權書,華蓋公司作為Getty公司在中國的授權代表,有權在中國境內展示、銷售和許可他人使用Getty公司擁有著作權的圖片,并有權在中國境內以華蓋公司名義就任何侵權行為提起訴訟。其次,關于涉案圖片何時公開發(fā)表的問題。鑒于本案中重慶外運公司使用的涉案圖片與Getty公司享有著作權的圖片完全相同,但重慶外運公司既未提交證據(jù)證明涉案圖片的著作權不屬于Getty公司,亦未能證明其對涉案作品的使用有合法依據(jù),據(jù)此,可以推定涉案圖片在重慶外運公司2006年使用之前已經(jīng)公開發(fā)表,至于涉案圖片發(fā)表的具體時間已不重要。一審法院將華蓋公司2009年3月23日申請公證機構公證的時間,作為 Getty公司享有著作權的時間,缺乏法律依據(jù)。二審法院以“現(xiàn)有證據(jù)不能證明Getty公司在2006年前對涉案圖片享有著作權”為由,認定華蓋公司不能依據(jù)Getty公司的授權,享有相關著作權及提起本案訴訟的權利,亦法律依據(jù)不足。根據(jù)華蓋公司在一審、二審及申請再審過程中提供的相關證據(jù),可以認定華蓋公司已經(jīng)取得Getty公司合法授權,其據(jù)此主張權利,依法應予支持。重慶外運公司未經(jīng)許可,擅自使用涉案圖片,并用于企業(yè)宣傳推廣,侵犯了華蓋公司依法享有的復制權和發(fā)行權,應當承擔停止侵害、賠償損失的民事責任。重慶外運公司以其只是企業(yè)宣傳冊的使用者,不是制作者,沒有侵權的故意,不構成侵權抗辯的理由不能成立。對于企業(yè)宣傳畫冊制作者的責任,重慶外運公司可以依據(jù)其與該制作者簽訂的合同,另案解決。

40. 新產(chǎn)品制造方法專利侵權糾紛中舉證責任的分配及“新產(chǎn)品”的認定

在前述歐意公司再審案中,最高人民法院認為, 專利法第五十七條第二款規(guī)定,“專利侵權糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的,制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應當提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明?!备鶕?jù)該規(guī)定,在此類專利侵權糾紛中,由被訴侵權人承擔證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責任,需滿足一定的前提條件,即權利人能夠證明依照專利方法制造的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品,并且被訴侵權人制造的產(chǎn)品與依照專利方法制造的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品;在認定一項方法專利是否屬于新產(chǎn)品制造方法專利時,應當以依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品為依據(jù);所謂“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”,是指使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品,而不包括對該原始產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。

本案的相關案情是:吉林省長春市中級人民法院一審認為,目前國內市場上只有原告生產(chǎn)的苯磺酸左旋氨氯地平及其片劑,以及歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平及其片劑,而原告產(chǎn)品的上市時間早于歐意公司產(chǎn)品。原告的左旋氨氯地平產(chǎn)品于2001年5月被原國家經(jīng)濟貿易委員會認定為2001年度國家重點新產(chǎn)品,2001年6月被原國家經(jīng)濟貿易委員會評為“九五”國家技術創(chuàng)新優(yōu)秀項目獎,被告雖然認為原告的產(chǎn)品不是新產(chǎn)品,但是未提供充分的證據(jù)反駁。因此,涉案專利應為新產(chǎn)品的制造方法專利。中奇公司、華盛公司、歐意公司未能證明其產(chǎn)品制造方法不同于涉案專利方法,應依法承擔相應的侵權責任。吉林省高級人民法院二審對中奇公司等關于涉案專利不屬于新產(chǎn)品制造方法專利的主張不予支持,維持了一審判決。歐意公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院在再審中明確了原告在涉及新產(chǎn)品制造方法專利的侵權糾紛中的舉證責任和新產(chǎn)品的認定問題,判決駁回了張喜田的訴訟請求。

最高人民法院再審認為:依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品是“結合一個DMSO-d 6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”,或“結合一個DMSO-d 6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽”,其中前者即為制造左旋氨氯地平的中間產(chǎn)物,而非左旋氨氯地平本身;而后者即為制造右旋氨氯地平的中間產(chǎn)物,亦非右旋氨氯地平本身。由于在涉案專利的申請日之前,上述中間產(chǎn)物并未為國內外公眾所知悉,可以認定依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品是新產(chǎn)品,涉案專利屬于新產(chǎn)品制造方法專利。雖然涉案專利是一項新產(chǎn)品制造方法專利,但要由被訴侵權人中奇公司、華盛公司、歐意公司承擔證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責任,還須由權利人張喜田證明被訴侵權人制造的產(chǎn)品與依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品。張喜田提供的證據(jù)雖然能夠證明華盛公司、歐意公司制造了馬來酸左旋氨氯地平及其片劑,并且馬來酸左旋氨氯地平的制造須以左旋氨氯地平為原料,但張喜田并沒有提供證據(jù)證明華盛公司、歐意公司在制造馬來酸左旋氨氯地平及其片劑時,也制造了“結合一個DMSO-d 6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”中間產(chǎn)物,因此,張喜田提供的證據(jù)并不足以證明華盛公司、歐意公司制造的產(chǎn)品與依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品屬于同樣的產(chǎn)品,本案不應由華盛公司、歐意公司承擔證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責任。

41. 藥品制備方法發(fā)明專利侵權糾紛中舉證責任的分配和被訴侵權技術方案的查明

在上訴人(美國)伊萊利利公司(以下簡稱伊萊利利公司)與被上訴人江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱豪森公司)侵犯發(fā)明專利權糾紛案〔(2009)民三終字第6號〕中,最高人民法院強調了被訴侵權人對于新產(chǎn)品的制造方法承擔倒置舉證責任的條件,并在查明相關技術事實的情況下,認定被訴侵權藥品制備方法的相關技術內容應由專利權人承擔舉證責任。此外,最高人民法院根據(jù)化學理論基本知識、專利說明書和雜志發(fā)表論文披露的技術內容、被訴侵權人補充的確證實驗的結論等證據(jù),認定鑒定結論關于被訴侵權技術方案中相關技術內容的推定具有事實基礎,原審法院采信鑒定結論并無不當。

本案的基本案情是:伊萊利利公司向江蘇省高級人民法院提起本案訴訟稱,其擁有抗癌藥品吉西他濱及吉西他濱鹽酸鹽的三項中國發(fā)明專利權。豪森公司未經(jīng)許可使用涉案專利方法制備了吉西他濱和吉西他濱鹽酸鹽并對該產(chǎn)品進行了促銷,構成侵權。一審法院查明,伊萊利利公司的三項專利構成生產(chǎn)制備吉西他濱鹽酸鹽和吉西他濱的完整技術方案,專利一是“立體選擇性糖基化方法”的方法發(fā)明專利,已經(jīng)被宣告全部無效。專利二是“提純和分離2’-脫氧-2,2’二氟核苷的方法”的方法發(fā)明專利。該專利說明書記載,“在含水酸中加入稀釋的反應混合物而產(chǎn)生的酸性混合物,最好在適度攪拌下保持一段時間。在此保持期所發(fā)生的物理變化是過量的R"(被保護的或未被保護的胞嘧啶)溶于含水酸層中,而所需的β-核苷沉淀出來。這種沉淀是有選擇性的,而不需要的α核苷則大部分留在有機層中”。專利三是“1-(2’-脫氧-2’,2’-二氟-D-呋喃核糖基)-4-氨基嘧啶-2-酮鹽酸鹽的制備方法”的方法發(fā)明專利。2001年5月18日,國家藥品監(jiān)督管理局向豪森公司核發(fā)了注射用鹽酸吉西他濱新藥證書及生產(chǎn)批件,申報的生產(chǎn)工藝名稱為中試工藝。豪森公司涉案藥品的申報材料中記載了各步反應的具體條件、裝置、原料、溫度以及時間和操作方法等,但對三次中試實驗第八步反應產(chǎn)物即第九步反應起始物甲磺酸酯10α/10β的比例沒有記載,第九步反應產(chǎn)物11α/11β記載為1.15:1,為α異頭物富集的核苷。一審法院委托對豪森公司的研制方法(即中試工藝)與伊萊利利公司三項專利所記載的方法是否相同進行了鑒定。鑒定結論為:專利二所提純和分離的混合物是富含β異頭物的核苷,根據(jù)豪森公司工藝步驟,經(jīng)過打漿過濾等程序,得到的α、β之比為1.15:1,為α富集,在處理前的混合物也應為α富集。因此,兩方法所處理的關鍵混合物不同,兩方案不同。一審法院關于鑒定結論的技術異議認為,雖然豪森公司的11α/11β中的α:β為1.15:1是在經(jīng)過分離提純后的核苷之比,而非SN2反應產(chǎn)物的直接比例。但從分離純化過程來看,兩者方法一致,豪森公司的11α/11β中的α:β為1.15:1是在經(jīng)過分離提純后的核苷之比,結合專利二說明書的相關表述內容可知,在分離純化過程中,α核苷大多是被留在了溶液中而未能被提純。在α核苷有更多損失的情況下,提純所得的產(chǎn)物比仍然是α核苷富集,這說明在提純前α核苷所占的比例應更大,豪森公司相關工藝步驟針對的是α異頭物核苷富集的混合物,分離純化不會產(chǎn)生相反的比例。因此,一審法院對技術鑒定報告關于被訴侵權技術與專利二不相同的技術比對結論予以了采信,并判決駁回伊萊利利公司的訴訟請求。伊萊利利公司上訴稱,豪森公司應當依法記錄關鍵步驟甲磺酸酯(10α/10β)的α、β比例,該比例是判斷被訴侵權方法是否落入專利二、專利三保護范圍的關鍵據(jù),鑒于豪森公司始終拒絕履行其舉證責任,一審法院應當依法推定,一旦豪森公司披露該證據(jù),將產(chǎn)生對豪森公司不利的后果。豪森公司有意拒絕提供其制備吉西他濱鹽酸鹽的真實方法及10α/10β的α、β比例等真實數(shù)據(jù),一審法院以所謂“推定”取代豪森公司的舉證責任,得出不構成侵權的結論是錯誤的。豪森公司答辯稱,10α/10β的比例不是判斷被訴侵權方法侵犯專利二和專利三的關鍵數(shù)據(jù),因為只有在判斷專利一的保護范圍時才需要該比例,專利一被全部宣告無效,不再需要審理該比例。而且,該比例應當由伊萊利利公司承擔舉證責任。最高人民法院二審查明,1.專利三說明書在背景技術中記載,1-(2’-脫氧-2’,2’-二氟-D-呋喃核糖基)-4-氨基嘧啶-2-酮鹽酸鹽(亦稱為2’-脫氧-2’,2’-二氟胞苷鹽酸鹽或吉西他濱鹽酸鹽)是本領域中已知的一系列2’-脫氧-2’,2’-二氟核苷之一,在美國專利4526988和4808614中已公開并教導了這些化合物有抗病毒活性。歐洲專利申請公開184365稱這些相同的二氟核苷劑有溶瘤細胞活性,吉西他濱鹽酸正在進行臨床評價以決定它用作治療各種癌癥,例如胰腺癌的效果。吉西他濱的合成是一個多步方法。本發(fā)明提供一個更經(jīng)濟和效率更高的制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。2.豪森公司在一審中提交了包括其補充的確證實驗在內的三份材料,申請法院在作鑒定中予以使用。補充材料一、二記載的實驗結論為,中試工藝第九步反應原料是β富含物(α/β為1:1.05),產(chǎn)物是α富含物(α/β為1.12:1)。補充材料三記載,中試工藝共三種方法,均是在研制過程中使用過的工藝,1999年向國家SDA申報時選擇了工藝一。3.二審庭審中,雙方當事人確認,吉西他濱鹽酸鹽的制備方法不是只有本案專利方法一種,可以用β異頭物富集的核苷以外的其他物質制備吉西他濱鹽酸鹽。4.根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)雜志發(fā)表的《鹽酸吉西他濱的合成》一文記載的內容,3α/3β、4α/4β與豪森公司中試工藝的第八步、第九步在反應條件、技術參數(shù)上基本一致。文章中的數(shù)據(jù)顯示,相當于10α/10β的步驟的3α/3β是1:1.01,β富集的糖,4α/4β比例大致為1.2:1,1.28:1,1.31:1。最高人民法院于2010年12月3日判決駁回上訴,維持原判。

本案的基本案情是:伊萊利利公司向江蘇省高級人民法院提起本案訴訟稱,其擁有抗癌藥品吉西他濱及吉西他濱鹽酸鹽的三項中國發(fā)明專利權。豪森公司未經(jīng)許可使用涉案專利方法制備了吉西他濱和吉西他濱鹽酸鹽并對該產(chǎn)品進行了促銷,構成侵權。一審法院查明,伊萊利利公司的三項專利構成生產(chǎn)制備吉西他濱鹽酸鹽和吉西他濱的完整技術方案,專利一是“立體選擇性糖基化方法”的方法發(fā)明專利,已經(jīng)被宣告全部無效。專利二是“提純和分離2’-脫氧-2,2’二氟核苷的方法”的方法發(fā)明專利。該專利說明書記載,“在含水酸中加入稀釋的反應混合物而產(chǎn)生的酸性混合物,最好在適度攪拌下保持一段時間。在此保持期所發(fā)生的物理變化是過量的R"(被保護的或未被保護的胞嘧啶)溶于含水酸層中,而所需的β-核苷沉淀出來。這種沉淀是有選擇性的,而不需要的α核苷則大部分留在有機層中”。專利三是“1-(2’-脫氧-2’,2’-二氟-D-呋喃核糖基)-4-氨基嘧啶-2-酮鹽酸鹽的制備方法”的方法發(fā)明專利。2001年5月18日,國家藥品監(jiān)督管理局向豪森公司核發(fā)了注射用鹽酸吉西他濱新藥證書及生產(chǎn)批件,申報的生產(chǎn)工藝名稱為中試工藝。豪森公司涉案藥品的申報材料中記載了各步反應的具體條件、裝置、原料、溫度以及時間和操作方法等,但對三次中試實驗第八步反應產(chǎn)物即第九步反應起始物甲磺酸酯10α/10β的比例沒有記載,第九步反應產(chǎn)物11α/11β記載為1.15:1,為α異頭物富集的核苷。一審法院委托對豪森公司的研制方法(即中試工藝)與伊萊利利公司三項專利所記載的方法是否相同進行了鑒定。鑒定結論為:專利二所提純和分離的混合物是富含β異頭物的核苷,根據(jù)豪森公司工藝步驟,經(jīng)過打漿過濾等程序,得到的α、β之比為1.15:1,為α富集,在處理前的混合物也應為α富集。因此,兩方法所處理的關鍵混合物不同,兩方案不同。一審法院關于鑒定結論的技術異議認為,雖然豪森公司的11α/11β中的α:β為1.15:1是在經(jīng)過分離提純后的核苷之比,而非SN2反應產(chǎn)物的直接比例。但從分離純化過程來看,兩者方法一致,豪森公司的11α/11β中的α:β為1.15:1是在經(jīng)過分離提純后的核苷之比,結合專利二說明書的相關表述內容可知,在分離純化過程中,α核苷大多是被留在了溶液中而未能被提純。在α核苷有更多損失的情況下,提純所得的產(chǎn)物比仍然是α核苷富集,這說明在提純前α核苷所占的比例應更大,豪森公司相關工藝步驟針對的是α異頭物核苷富集的混合物,分離純化不會產(chǎn)生相反的比例。因此,一審法院對技術鑒定報告關于被訴侵權技術與專利二不相同的技術比對結論予以了采信,并判決駁回伊萊利利公司的訴訟請求。伊萊利利公司上訴稱,豪森公司應當依法記錄關鍵步驟甲磺酸酯(10α/10β)的α、β比例,該比例是判斷被訴侵權方法是否落入專利二、專利三保護范圍的關鍵據(jù),鑒于豪森公司始終拒絕履行其舉證責任,一審法院應當依法推定,一旦豪森公司披露該證據(jù),將產(chǎn)生對豪森公司不利的后果。豪森公司有意拒絕提供其制備吉西他濱鹽酸鹽的真實方法及10α/10β的α、β比例等真實數(shù)據(jù),一審法院以所謂“推定”取代豪森公司的舉證責任,得出不構成侵權的結論是錯誤的。豪森公司答辯稱,10α/10β的比例不是判斷被訴侵權方法侵犯專利二和專利三的關鍵數(shù)據(jù),因為只有在判斷專利一的保護范圍時才需要該比例,專利一被全部宣告無效,不再需要審理該比例。而且,該比例應當由伊萊利利公司承擔舉證責任。最高人民法院二審查明,1.專利三說明書在背景技術中記載,1-(2’-脫氧-2’,2’-二氟-D-呋喃核糖基)-4-氨基嘧啶-2-酮鹽酸鹽(亦稱為2’-脫氧-2’,2’-二氟胞苷鹽酸鹽或吉西他濱鹽酸鹽)是本領域中已知的一系列2’-脫氧-2’,2’-二氟核苷之一,在美國專利4526988和4808614中已公開并教導了這些化合物有抗病毒活性。歐洲專利申請公開184365稱這些相同的二氟核苷劑有溶瘤細胞活性,吉西他濱鹽酸正在進行臨床評價以決定它用作治療各種癌癥,例如胰腺癌的效果。吉西他濱的合成是一個多步方法。本發(fā)明提供一個更經(jīng)濟和效率更高的制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。2.豪森公司在一審中提交了包括其補充的確證實驗在內的三份材料,申請法院在作鑒定中予以使用。補充材料一、二記載的實驗結論為,中試工藝第九步反應原料是β富含物(α/β為1:1.05),產(chǎn)物是α富含物(α/β為1.12:1)。補充材料三記載,中試工藝共三種方法,均是在研制過程中使用過的工藝,1999年向國家SDA申報時選擇了工藝一。3.二審庭審中,雙方當事人確認,吉西他濱鹽酸鹽的制備方法不是只有本案專利方法一種,可以用β異頭物富集的核苷以外的其他物質制備吉西他濱鹽酸鹽。4.根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)雜志發(fā)表的《鹽酸吉西他濱的合成》一文記載的內容,3α/3β、4α/4β與豪森公司中試工藝的第八步、第九步在反應條件、技術參數(shù)上基本一致。文章中的數(shù)據(jù)顯示,相當于10α/10β的步驟的3α/3β是1:1.01,β富集的糖,4α/4β比例大致為1.2:1,1.28:1,1.31:1。最高人民法院于2010年12月3日判決駁回上訴,維持原判。

最高人民法院二審認為:1.本案鑒定結論是在推定的基礎上作出的,這種推定具有事實基礎,原審判決采信鑒定結論并無不當。理由為:(1)同樣的產(chǎn)物可以由不同的反應物通過不同的方法制得,但在反應條件和目標物及工藝路線確定時,推斷另一個反應物是有可能的;(2)豪森公司中試工藝中的11α/11β的比例是1.15:1,是經(jīng)過分離純化后的比例。由于豪森公司和伊萊利利公司采用的分離純化的方法是一樣的,結合專利二說明書記載的當用無機酸處理反應混合物時會減少α核苷的含量而增加β核苷的相對含量的內容,在工藝步驟分離純化過程中,α核苷大多是留在溶液中而沒有被提純出來,在α核苷存在更多的損失的情況下,豪森公司提純出來的產(chǎn)物應當是α富集,純化前的混合物中α異頭物富集的程度相對更高。而且伊萊利利公司也未提交證據(jù)證明分離純化會使α/β的構型發(fā)生變化;(3)《鹽酸吉西他濱的合成》一文中的相關數(shù)據(jù)在容忍的誤差范圍內印證了鑒定報告推論的正確。此外,豪森公司在一審提交的補充材料一、二的數(shù)據(jù)也補強了其中試工藝第九步反應原料是β富含的糖,產(chǎn)物是α富含的核苷。2.關于豪森公司第九步反應的起始物甲磺酸酯10α/10β的比例是否應當由豪森公司負舉證責任。一審法院已經(jīng)從江蘇省藥品監(jiān)督管理局調取了豪森公司的相關申報材料,經(jīng)與國家藥品監(jiān)督管理局的報批資料核對,兩者的生產(chǎn)工藝名稱、內容一致。豪森公司亦提供了相關的生產(chǎn)批件及對應的申報材料、生產(chǎn)工藝、補充材料等。比對的結果是不落入專利二、專利三的保護范圍,故不能認為豪森公司沒有提供其制備吉西他濱鹽酸鹽的方法。況且,根據(jù) 專利法的規(guī)定,被訴侵權人對新產(chǎn)品的制造方法承擔倒置舉證責任是有條件的,即專利權人首先應當證明被訴侵權方法所生產(chǎn)的產(chǎn)品與涉案專利方法所生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于相同的產(chǎn)品;同時,還應當證明依據(jù)專利方法直接獲得的產(chǎn)品是新產(chǎn)品。本案專利一的關鍵是合成反應物,β異頭物富集的核苷是專利一直接獲得的產(chǎn)品。專利二是對專利一得到的反應物進行純化反應。專利三是對專利二所得到的純化物進行脫保護的方法。伊萊利利公司起訴時提交了豪森公司生產(chǎn)的鹽酸吉西他濱藥品,但并沒有證明豪森公司實際生產(chǎn)了β異頭物富集的核苷,而且,在二審中雙方均認可,并非只有β異頭物富集的核苷可以制備得到鹽酸吉西他濱,鹽酸吉西他濱可以用β異頭物富集的核苷以外的其他物質制備。因此,即使根據(jù)《中華人民共和國專利法》(1992修正)第六十條第二款的規(guī)定,對合成步驟的舉證責任也應當由伊萊利利公司負擔,而不應當?shù)怪糜珊郎境袚?。伊萊利利公司上訴主張豪森公司應當舉證證明甲磺酸酯10α/10β的比例的理由,不予支持。

42. 專利侵權糾紛中被訴侵權技術方案的查明

在前述萬高公司再審案中,最高人民法院認為,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),能夠查明被訴侵權產(chǎn)品的完整生產(chǎn)工藝,無需根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,以生產(chǎn)工藝不完整為由推定被訴侵權產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝與專利等同;即使認為被訴侵權人沒有按照現(xiàn)有證據(jù)載明的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)被訴侵權產(chǎn)品,也應當依法進行證據(jù)保全,譬如現(xiàn)場勘驗、查封扣押生產(chǎn)記錄等,而不是簡單地進行推定。

本案的相關案情是:優(yōu)他公司是名稱為“藏藥獨一味軟膠囊制劑及其制備方法”的發(fā)明專利(以下簡稱涉案專利)的專利權人。涉案專利權利要求1中關于獨一味提取物的提取方法為:Β1、取獨一味藥材,粉碎成最粗粉;Β2、加水煎煮二次,第一次加10~30倍量的水,煎煮1~2小時,第二次加10~20倍量水,煎煮0.5~1.5小時;Β3、合并藥液,濾過,濾液濃縮成稠膏;Β4、減壓干燥,粉碎成細粉,過200目篩,備用。2007年2月7日,優(yōu)他公司向四川省成都市中級人民法院提起訴訟稱,萬高公司使用涉案專利制造和銷售、科倫公司銷售“獨一味軟膠囊”,侵犯了涉案專利權。一審法院根據(jù)優(yōu)他公司的申請向國家食品藥品監(jiān)督管理局(以下簡稱國家藥監(jiān)局)調取了“獨一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料,載明被訴侵權產(chǎn)品中獨一味提取物的提取方法為:bl、取獨一味藥材1000g,粉碎;b2、加10倍量水煎煮3次,每次1小時;b3、合并煎液,濾過,濾液濃縮成相對密度為1.30的清膏;b4、在80℃以下干燥,研成細粉備用。對于涉案專利B4與被訴侵權產(chǎn)品中b4的對比,一審法院認為,b4干燥后要求研成的細粉,應當是一個能滿足軟膠囊制劑要求的各種顆粒大小粉末的上位概念,并且包括了Β4提出的過200目篩的細粉。由于b4僅有研成細粉的要求,其顆粒的均勻性效果上將不及Β4提出的過200目篩的細粉,而Β4中的過篩環(huán)節(jié)對最終細粉的粒度進行了質量控制,均一性效果更優(yōu),二者的細粉粒度不會存在本質上效果的不同。四川省成都市中級人民法院一審認定成侵權。四川省高級人民法院二審認為,本案中涉案專利權利要求雖然是產(chǎn)品權利要求,但其中包含生產(chǎn)方法的技術特征,而對于 藥品生產(chǎn)企業(yè)而言,此類生產(chǎn)方法一般均處于他人難以獲取的保密狀態(tài),因此,優(yōu)他公司才在一審程序中申請法院從國家藥監(jiān)局調取了“獨一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料。由于上述證據(jù)中對于萬高公司“獨一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的記載并不完整,沒有明確記載其中的具體干燥和過篩方法,優(yōu)他公司主張萬高公司的技術方案侵犯其發(fā)明專利權,并在一、二審程序中多次要求萬高公司提供其產(chǎn)品批生產(chǎn)記錄及GMP申報材料等記載產(chǎn)品詳細生產(chǎn)過程的資料,否則應當承擔對其不利的法律責任。萬高公司在舉證期限內未提供上述證據(jù)以證明其在干燥和過篩程序中與涉案專利方案不同,根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,推定被訴侵權產(chǎn)品b4與涉案專利Β4屬于等同特征。萬高公司不服,向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審本案后查明,根據(jù)《中華人民共和國藥典》(2000年版,一部)(以下簡稱《藥典》)記載,細粉指能全部通過五號篩即80目篩,但含有能通過六號篩(即100目篩)不少于95%的粉末。萬高公司在申請再審時提交了三份批生產(chǎn)記錄,其記載的工藝過程包含了粉碎過80目篩的內容,并無過200目篩的步驟。

最高人民法院再審認為:本案中,一、二審法院均認定萬高公司生產(chǎn)被訴侵權產(chǎn)品所使用的技術方案即為優(yōu)他公司申請向國家藥監(jiān)局調取的“獨一味軟膠囊”生產(chǎn)工藝的研究資料所載明的技術方案,可以以該技術方案的特征與涉案專利權利要求1記載的相應技術特征進行比較。從該技術方案的內容看,對于獨一味清膏干燥后研磨細度的要求,只有“研成細粉備用”的技術特征,沒有“過200目篩”的技術特征,而根據(jù)《藥典》的規(guī)定,“研成細粉”是指過80目篩的細粉,萬高公司提交的批生產(chǎn)記錄也進一步佐證該生產(chǎn)工藝在過80目篩后并無過200目篩的工藝步驟??梢娫擁椆に囀峭暾?。雖然優(yōu)他公司認為萬高公司實際使用的方法是過200目篩,但并沒有提供相應的證據(jù)予以證明,應認為被訴侵權產(chǎn)品缺少涉案專利權利要求1記載的“過200目篩”的技術特征。原審判決以調取的生產(chǎn)工藝不完整為由,根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,簡單推定“研成細粉”與“粉碎成細粉,過200目篩”等同,顯然不妥。人民法院認定案件事實,應當首先根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)進行。就本案來說,已經(jīng)有一審法院調取的被訴侵權產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝方法、萬高公司提交的《藥典》以及優(yōu)他公司提交的涉案專利權利要求書和說明書等現(xiàn)有證據(jù),根據(jù)這些證據(jù)記載的內容,完全可以認定調取的生產(chǎn)工藝中記載的“研成細粉備用”,是指過80目篩的細粉,而不是過200目篩的細粉,其工藝是完整的,根本不需要再根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定進行推定。退一步說,如果認為萬高公司沒有按照藥品標準載明的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)被訴侵權產(chǎn)品,也應當根據(jù) 民事訴訟法和 專利法有關證據(jù)保全的規(guī)定,依法進行證據(jù)保全,譬如現(xiàn)場勘驗、查封扣押生產(chǎn)記錄等,而不是簡單地根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定進行推定。

43. 新產(chǎn)品制造方法專利侵權糾紛中被訴侵權人實施自有方法抗辯的審查

在前述歐意公司再審案中,在鑒定機構依照被訴侵權人主張的自有方法無法制得被訴侵權產(chǎn)品,被訴侵權人主張其實施自有方法存在一定的技巧和訣竅的情況下,最高人民法院根據(jù)各方當事人的請求,對被訴侵權人歐意公司制造相關產(chǎn)品的方法進行了現(xiàn)場試驗,由被訴侵權人歐意公司進行試驗驗證,試驗結果與其他證據(jù)相互印證,證明歐意公司依照自有方法能夠制得被訴侵權產(chǎn)品,故最高人民法院支持了被訴侵權人實施自有方法的抗辯主張。

本案的相關案情是:中奇公司、華盛公司、歐意公司在一審中提交了專利號為200310119335.7的發(fā)明專利(以下簡稱335專利)申請公開說明書以及相關證據(jù),用以證明其制造被訴侵權產(chǎn)品的方法與涉案專利方法不同。吉林省長春市中級人民法院一審查明,涉案專利公開了制造左旋氨氯地平的方法,由左旋氨氯地平可進一步制得馬來酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游產(chǎn)品。經(jīng)委托法源司法科學證據(jù)鑒定中心(以下簡稱法源中心)進行鑒定,法源中心出具檢驗報告認為依照335專利方法不能達到拆分氨氯地平的目的。一、二審法院據(jù)此認為中奇公司、華盛公司、歐意公司提供的專利方法不能實現(xiàn)拆分氨氯地平的目的,中奇公司等應承擔相應的侵權責任。為驗證依照歐意公司的335專利能否制得左旋氨氯地平,最高人民法院根據(jù)各方當事人的請求,對歐意公司制造左旋氨氯地平的方法進行了現(xiàn)場勘驗,由歐意公司依照335專利中記載的方法進行現(xiàn)場試驗。試驗結果表明,歐意公司依照335專利中記載的方法成功制得了左旋氨氯地平。

最高人民法院再審認為:歐意公司的現(xiàn)場試驗結果與其他相關證據(jù)相互印證,可以證明歐意公司使用自有方法能夠制得左旋氨氯地平,歐意公司關于依照自有方法制造左旋氨氯地平的抗辯理由成立?,F(xiàn)場試驗結果足以證明法源中心出具的檢驗報告的結論錯誤,因此,歐意公司關于該檢驗報告不能采信的再審理由成立。在進行化學試驗時,操作人員的經(jīng)驗以及對操作技巧和訣竅的掌握程度均可能對試驗結果產(chǎn)生實質性的影響。例如,在本案中,歐意公司在335專利說明書的實施例1中僅以“將所得固體在乙醇中重結晶”對重結晶步驟進行了相對概括的描述,但在現(xiàn)場試驗過程中,歐意公司的工作人員實際上對重結晶步驟進行了認真、細致地觀察和操作。因此,雖然法源中心組織的鑒定人員依照335專利無法制得左旋氨氯地平,但并不足以據(jù)此認定歐意公司依照該專利亦無法制得左旋氨氯地平。原審法院忽視了試驗操作人員所掌握的經(jīng)驗、技巧以及訣竅對試驗結果可能帶來的實質影響,在歐意公司明確提出其在實施335專利時還擁有一定的經(jīng)驗、技巧和訣竅的情況下,對于歐意公司要求由其工作人員進行試驗操作的請求置之不理,輕易采信法源中心的檢驗報告,有所不當。

結語

每年定期發(fā)布知識產(chǎn)權案件年度報告,已經(jīng)成為最高人民法院的一項制度化工作。這項工作既是最高人民法院統(tǒng)一法律適用標準、指導全國法院知識產(chǎn)權審判工作的重要方式,也是推進司法公開、自覺接受監(jiān)督、樹立司法權威的重大舉措;既是對最高人民法院當年審判經(jīng)驗的回顧和總結,也是為將來制定司法解釋和司法政策積累資源;既能全面展示知識產(chǎn)權法官們的司法智慧,也能充分詮釋知識產(chǎn)權法官們?yōu)楣痉ǜ冻龅钠D辛和努力。同時也需要說明,本年度報告選用的案件體現(xiàn)了最高人民法院在具體的知識產(chǎn)權案件中對法律適用和裁判方法問題的認識和探索,而裁判具有較強的個案色彩,法律適用本身亦是一個與時俱進的過程,相關司法政策也會隨著社會經(jīng)濟科技文化發(fā)展狀況而進行相應調整,對此有關方面在參考借鑒本年度報告的法律適用意見時應充分注意。在知識產(chǎn)權審判工作方面,最高人民法院仍將根據(jù)形勢和任務的要求,深入貫徹國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略,依法公正高效審理各類知識產(chǎn)權案件,積極回應社會公眾的司法需求,通過對個案糾紛的裁決和化解,更加奮發(fā)有為地為經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉變、經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整和實現(xiàn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展提供有力的司法保障,從而營造有利于創(chuàng)新發(fā)展的社會氛圍,激發(fā)社會創(chuàng)造活力,為建設創(chuàng)新型國家作出積極努力。

 


 
 
 
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